Rekest number 2009/AR/2697

HOF VAN BEROEP TE BRUSSEL
AR nr. 2009/A.R/2697




INZAKE : de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HEIN GERICKE DEUTSCHLAND GMBH
Appellerende partij, met als raadsman Mr. M. SCHNEIDER




TEGEN : DE BENELUX ORGANISATIE VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
Geïntimeerde, met als raadslieden Mr. L. DE GRYSE en Mr. B. DAUWE




I. FEITEN EN RECHTSPLEGING

De procedure voor het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE)
- Op 9 november 2007 vraagt de vennootschap HEIN GERICKE DEUTSCHLAND de internationale inschrijving van het woordmerk HIPROTEC voor waren in klasse 9.

- Het BBIE diende zich uit te spreken over de bescherming van dit merk in het Beneluxgebied.

Op 22 januari 2009 stelde het BBIE de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom (OMPI) in kennis van zijn voorlopige weigering tot inschrijving in de Benelux van het teken “HIPROTEC” voor de genoemde waren.
De voorlopige weigering is gebaseerd op artikel 2.11, lid 1, b en c BVIE.

Op 7 augustus 2009 deed het BBIE kennisgeving van zijn beslissing tot definitieve weigering op basis van de in de voorlopige weigering van 22 januari 2009 opgenomen gronden.

Op 6 oktober 2009 stelt de vennootschap hoger beroep in tegen de weigering van de inschrijving van het merk “HIPROTEC”.

De inschrijvingsprocedure in de overige Europese landen
Alleen de Benelux heeft de inschrijving van het merk “HIPROTEC” geweigerd.
Andere landen als Oostenrijk, Frankrijk, Italië, Groot-Brittannië hebben alle het merk aanvaard.
Het gaat hierbij om inschrijvingsaanvragen voor identieke merken voor identieke producten.

Een nieuwe aanvrage, op 8 februari 2010, om inschrijving “HIPROTEC” is op absolute gronden door het BHIM aanvaard
De vennootschap HEIN GERICKE DEUTSCHLAND heeft een aanvrage om inschrijving van een gemeenschapsmerk voor het teken “HIPROTEC” bij het Bureau voor de Harmonisatie in de Interne Markt (BHIM) ingediend. Deze aanvrage betreft identieke waren in klasse 9 (namelijk schokbeschermers voor de bescherming van lichaamsdelen; veiligheidskleding in leer, nylon en textielstoffen).
Het BHIM heeft deze merkaanvraag op absolute gronden aanvaard.
Het gaat hierbij ook om een merkaanvraag voor een identiek teken en identieke waren.


II. Argumenten van de vennootschap HEIN GERICKE DEUTSCHLAND

De weigering is gebaseerd op artikel 2.11 b en c BVIE. Beide weigeringsgronden moeten afzonderlijk onderzocht worden.

(1) Ontbreken van beschrijvend karakter voor het teken “HIPROTEC”
Het BBIE moet het beschrijvend karakter van het bewuste merk in zijn geheel onderzoeken.

Het onderscheidend vermogen van een merk moet enerzijds worden beoordeeld in relatie tot deze waren of diensten en anderzijds in relatie tot de perceptie ervan door het relevante publiek, dat bestaat uit de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van die waren of diensten.
Nu het kleding ter bescherming tegen ongevallen betreft, bestaat het doelpubliek uit de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde motorrijder.
Met betrekking tot een inschrijvingsaanvraag voor de Benelux gebruikt deze gemiddelde consument een of meer in de drie betrokken landen gesproken talen.

Het element HI

De term “HI” heeft geen betekenis in het Frans, Nederlands, Duits.
Hetzelfde geldt voor het Engels.
“HI” heeft geen onmiddellijke betekenis.
In het Engels kan “HI” verwijzen naar velerlei concepten en begrippen.
De afkorting “HI” kan ook talrijke geografische betekenissen hebben.
De door het BBIE genoemde voorbeelden ter staving van een geregeld gebruik van het woord “HI” vallen alle onder het terrein van de audiovisuele technologie. Een enkel losstaand voorbeeld dat door geïntimeerde aangehaald wordt betreft de vloeren.

Het element “PROTEC”

Appellante bestrijdt het feit dat het relevante publiek in de Benelux de term “PROTEC” verstaat en gebruikt voor kleding tegen ongevallen en andere voorvallen.
De gebruikelijke woorden voor die motortoebehoren zijn in het Frans “protection”, in het Nederlands “bescherming”, in het Duits “schutz” en in het Engels “protector”.
Het gaat hoogstens om een allusie op de stam van het woord of de Engelse term “protector” of op de Franse term “protection”.
De term “Protec” kan dus niet dienen tot aanduiding van de soort, de hoedanigheid of de bestemming van de waar waarvoor appellante de inschrijving van haar teken heeft aangevraagd.

Het merk “HIPROTEC” als geheel genomen

Het teken “HIPROTEC” als geheel genomen beschrijft niet de kenmerken van de betrokken waren. Het heeft geen eigen betekenis met betrekking tot de betrokken waren. Het verwijst niet onmiddellijk en concreet naar de betrokken waren.
Het gaat om een nieuw woord dat ontstaan is uit een ongebruikelijke combinatie, van semantische aard. Niet is bewezen dat het merk uitsluitend bestaat uit een teken of aanwijzing die in de omgangstaal gebruikelijk is geworden.

Het onderscheidend vermogen van het teken “HIPROTEC”

Het onderscheidend vermogen van het merk “HIPROTEC” betreft het vermogen dat dit merk heeft om de kleding tegen ongevallen te identificeren als afkomstig van de onderneming van appellante en dus om die waren te onderscheiden van die van andere ondernemingen.
Dit is de essentiële functie van een merk.
Het onderzoek van dit onderscheidend vermogen moet aan de hand van het teken, zoals het gedeponeerd is, plaatsvinden.
Onderzocht kan worden of het gedoelde publiek op basis van het merk en volgens de ervaringen die het met de waar heeft gehad zijn keuzes kan maken hetzij om ze opnieuw te kopen hetzij om zulks te vermijden.
In casu gaat het om waren die voor het gespecialiseerde publiek van motorrijders zijn bestemd. Het onderscheidend vermogen van het teken “HIPROTEC” moet in functie van de concrete totaalindruk worden beoordeeld die dit merk in de perceptie van het bedoelde publiek kan achterlaten.
Het woord “HIPROTEC” bestaat niet als zodanig in een van de Beneluxtalen, noch in het Engels waarop het merk geïnspireerd zou zijn.
De termen “HI” en “PROTEC” bestaan als zodanig niet.
Het neologisme “HIPROTEC” kan worden opgevat als een blikvanger zonder dat het betrokken publiek een verband legt met kleding tegen ongevallen of andere voorvallen.
Het teken “HIPROTEC” is niet alledaags. Het vertoont geen directe en concrete band met de waren waarvoor appellante het gebruikt.
Het teken is geschikt om een onderscheidende kracht te verlenen en de functie van een merk te vervullen.
De weigering tot inschrijving is niet gegrond.
Het merk “HIPROTEC” is al als merk ingeschreven voor identieke waren in Duitsland.
Andere Europese staten hebben de inschrijving van het merk “HIPROTEC” voor identieke waren aanvaard.
Geïntimeerde heeft te strenge criteria gehanteerd om de inschrijving van het merk te weigeren.
Het BHIM heeft de aanvraag om inschrijving van het merk “HIPROTEC” voor identieke waren op absolute gronden toegewezen.
Appellante is van mening dat de beslissingen van het BHIM over een identieke merkaanvraag voor identieke waren het BBIE binden.
Het arrest van het HvJEU van 12 februari 2009, BILD DIGITAL GMBH & CO is niet op dit geval van toepassing.
Talrijke merken die de elementen “HI” en “PROTEC” bevatten hebben geleid tot een inschrijving in de Benelux of in gemeenschapsverband.
Het merk “HIPROTEC” heeft door gebruik onderscheidend vermogen verkregen.
Ten slotte suggereert appellante subsidiair om een prejudiciële vraag te stellen.


III. Argumenten van de BENELUX ORGANISATIE VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

De toetsing door het BBIE voor inschrijving mag noch marginaal noch minimaal zijn, ze dient nauwgezet, diepgaand en volledig te zijn.

De weigeringsgrond ziet niet enkel op “uitsluitend beschrijvende” merken. Niet is vereist dat de consument een directe en onmiddellijke band legt tussen het teken en de bedoelde waren of diensten.

Het bestaan van een eventueel onderscheidend vermogen van een merk moet in relatie tot de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd en in relatie tot de perceptie door het relevante publiek worden beoordeeld.
Het relevante publiek bestaat uit de gemiddelde consument van die waren of diensten.
Een woordmerk dat kenmerken van waren of diensten beschrijft mist noodzakelijkerwijs ook elk onderscheidend vermogen met betrekking tot diezelfde waren of diensten.

(1) BESCHRIJVEND KARAKTER : artikel 2.11 lid 1 c BVIE

Het gedeponeerde teken bestaat uit de twee elementen “HI” en “PROTEC”, het beschrijvend karakter moet in functie van de combinatie van beide elementen onderzocht worden.

1° Het beschrijvend karakter van de elementen waaruit het ter inschrijving voorgelegde teken bestaat: “HI” en “PROTEC”.
In casu richten de waren zich tot een welbepaald en gespecialiseerd publiek.

a. Het element “HI”
De term “HI” verwijst naar “HIGH”.
Het woord “HI” voor “HIGH” is alom bekend en wordt zeer geregeld in de omgangstaal in de Benelux gebruikt, in het bijzonder om innoverende concepten of nieuwe technologieën aan te wijzen.
De Engelse taal wordt door een breed publiek in de Benelux begrepen en gesproken.
Het woord “HI” kan gebruikt worden om waren met hoge bescherming bij ongeval van zwakke gebruikers aan te wijzen.

b. Het element “PROTEC”
Het woord “PROTEC” is een afkorting van het Engelse woord “protector”.
Het woord protection in het Engels wordt door het relevante publiek begrepen. Het gaat ook om een afkorting van het Franse woord dat op dezelfde manier geschreven wordt en dezelfde betekenis als het Engelse woord heeft. Beide termen hebben een gezamenlijke Latijnse oorsprong. Het gaat om de afkorting van het woord dat ook tot een taal behoort die in een groot deel van de Benelux gesproken wordt.
Het relevante publiek verstaat het woord “PROTEC” als de afkorting van het woord “protection”.
Het woord “PROTEC” wordt heel vaak ter kennis van het Benelux publiek gebracht.
Het woord “PROTEC” kan dus dienen tot aanduiding van de soort, hoedanigheid en/of bestemming van de waren waarvoor appellante de inschrijving van haar teken heeft aangevraagd.
Er bestaat geen twijfel over het beschrijvend karakter van het element “PROTEC” voor de ter inschrijving aangevraagde waren.

2° Het beschrijvend karakter van het teken “HIPROTEC” als geheel genomen

De uitdrukking “HIPROTEC” als geheel genomen is eveneens beschrijvend voor de in de aanvrage om inschrijving van het teken genoemde waren.

a. De geldigheid van een teken wordt op synthetische wijze beoordeeld

De combinatie van twee beschrijvende elementen vormt een geheel dat eveneens beschrijvend is, tenzij er merkbaar verschil bestaat tussen het woord en de loutere optelsom van zijn beschrijvende bestanddelen.
Het beschrijvend karakter wordt met betrekking tot het relevante publiek en in functie van de waren waarvoor de inschrijving is aangevraagd beoordeeld.

b. De beschrijvende termen « HI » en « PROTEC » zijn in een gangbare uitdrukking samengevoegd, zonder aan de loutere optelsom van zijn bestanddelen enig element toe te voegen waardoor aan het geheel een ongebruikelijke wending wordt gegeven, ondermeer van syntactische of semantische aard.
Het geheel heeft geen eigen betekenis waardoor het een zelfstandig niet beschrijvend teken zou worden.

c. Het gebruik dat de vennootschap thans van het teken “HIPROTEC” maakt getuigt van het beschrijvend karakter van de in de inschrijvingsaanvraag genoemde waren. De vennootschap gebruikt dit teken om voorzieningen en beschermingskleding voor motorrijders aan te wijzen met het oog op de beperking van de lichamelijke schade die door eventuele ongevallen veroorzaakt wordt.

d. Het feit dat de aanvrage om inschrijving twee keer het woord protection bevat is ook veelzeggend.

De perceptie van het teken door het publiek moet ook toekomstgericht zijn. Een onmiskenbaar bestemmingsverband hoeft niet te worden aangetoond.


(2) Gebrek aan onderscheidend vermogen: artikel 2.11, lid1, b BVIE.

Aangezien de combinatie « HIPROTEC » uitsluitend bestaat uit tekens die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van de soort, de hoedanigheid en de bestemming van de waren waarvoor de inschrijving is aangevraagd, mist het teken ook elk onderscheidend vermogen voor dezelfde waren

Onderzoekt men de weigering tot inschrijving gebaseerd op artikel 2.11 lid1 b BVIE los van artikel 2.11 lid 1 c, dan mist het teken HIPROTEC eveneens elk onderscheidend vermogen.
Het gaat hierbij om een teken dat de ter inschrijving aangevraagde waren beschrijft. Het beschrijft de soort, de hoedanigheid en/of de bestemming van de in klasse 9 genoemde waren.
Het betwiste teken heeft niet een ongebruikelijk karakter waardoor de waar waarvoor de inschrijving is aangevraagd herkend kan worden als afkomstig van een bepaalde onderneming en dus waardoor deze waar van die van andere ondernemingen kan worden onderscheiden.

(3) Antwoorden van het BBIE op de door appellante ingeroepen grieven

1° De hoofdletters van Hi en PROTEC en het ontbreken van een spatie tussen beide woorden laten niet toe het teken, in zijn geheel, een onderscheidend vermogen te verwerven. Het woordmerk HIPROTEC bestaat uit twee hoofdletters. Een hoofdletter is geen element van creatieve aard waardoor het uitgevonden woord de optelsom van de bestanddelen kan overstijgen.

2° De in aanmerking te nemen criteria om het beschrijvend karakter van een merk te onderzoeken.
Appellante verwijst naar criteria die in arresten van het Gerecht van Eerste Aanleg van de Europese Gemeenschappen gehanteerd zijn, alsook naar het arrest BABY - DRY om te stellen dat de door het BBIE gemaakte toepassing van artikel 2.11 lid 1 c BVIE onjuist zou zijn.

De door het arrest BABY - DRY van het Hof van Justitie voorgestelde criteria zijn niet overgenomen in de latere rechtspraak van het Hof van Justitie (bv. arresten DOUBLEMINT, POSTKANTOOR en BIOMILD).

Bepaalde arresten van het Gerecht van Eerste Aanleg van de Europese Gemeenschappen formuleren voorwaarden met betrekking tot de weigering van de inschrijving van een beschrijvend merk die noch in het BVIE noch in de Europese regelgeving zijn opgenomen.

3° Het beweerdelijk onderscheidend vermogen van het teken in zijn geheel dat een ongebruikelijke combinatie vormt
HIPROTEC is geen ongebruikelijke combinatie.
Ze beschrijft de ter inschrijving aangevraagde waren.

4° HIPROTEC is geen gebruikelijke benaming die de betrokken waren aanwijst of zou kunnen aanwijzen
De weigering tot inschrijving is niet gebaseerd op artikel 2.11 lid 1 d BVIE.
De vraag of het woord HIPROTEC al dan niet een in het normale taalgebruik gangbare aanduiding is geworden heeft geen uitstaans met dit geschil.

5° De inschrijving van het teken “HIPROTEC” door andere bevoegde autoriteiten binnen de Europese Unie
De inschrijving van het betwiste teken in andere landen kan niet door appellante ingeroepen worden om het BBIE te dwingen tot inschrijving van het betwiste teken.

6° De aanvrage om inschrijving van het teken HIPROTEC bij het BHIM
De waren in de twee inschrijvingsaanvragen (Benelux en BHIM) zijn niet identiek.
De weigeringsgronden voor de inschrijving van een teken op absolute gronden worden zelfstandig door de bevoegde autoriteiten beoordeeld.
De door appellante aangevoerde stelling mist elke wettelijke basis.
Het Hof van Justitie heeft al geoordeeld dat de bevoegde autoriteit van een Lidstaat niet is gebonden noch door een beslissing met betrekking tot een identiek merk voor identieke waren of diensten die door de bevoegde autoriteit van een andere Lidstaat is genomen (zie HvJEU 12 februari 2009, C-39/08 en C-43/08, BILD DIGITAL, punten 14 en 15), noch door een beslissing die de bevoegde autoriteit van dezelfde Lidstaat eerder zou hebben genomen (zie HvJEU 12 februari 2009, C-39/08 en C-43/08, BILD DIGITAL, punten 16 en 17).

De door appellante geformuleerde prejudiciële vraag is doelloos.
7° De inschrijving van tekens die het woord “HI” en “PROTEC” bevatten
Het is aan het BBIE om het betwiste depot volgens zijn eigen merites te beoordelen. (HvJEU 12 januari 2006, C-173/04, punt 49).

De lange lijst van merken vermeld op pagina 12 en 13 van de conclusies van appellante doet niet terzake.

8° Inburgering
a. Appellante beroept zich op inburgering van het teken “HIPROTEC” maar laat na te verwijzen naar de te vervullen voorwaarden (zie arrest CHIEMSEE 4 mei 1999, punt 25).

b. Het volstaat niet voor appellante te beweren dat ze dit teken sinds meerdere jaren gebruikt en een aantal facturen over te leggen.
De door deposant verstrekte documenten zijn ontoereikend.

c. De online verkoop richt zich niet tot het Benelux publiek.
De online catalogus is uitsluitend in het Duits. De website kan niet in het Frans geraadpleegd worden.
Het enkele bestaan van winkels bewijst niet dat het betwiste teken in deze is gebruikt.
De facturen zijn van latere datum dan de aanvrage om inschrijving van het betwiste teken.
Vòòr 9 november 2007 bewijzen de facturen de verkoop van 89 stukken met het teken “HIPROTEC”.

d. De GOOGLE search in België naar de term “HIPROTEC”. Deze levert geen aanwijzing van inburgering op. Alle referenties hebben betrekking op websites van (door)verkoop tussen particulieren van waren met deze naam.
De resultaten van de zoekmachine GOOGLE zijn niet relevant. Ze bewijzen niet dat het betwiste teken onderscheidend vermogen heeft verkregen voor de indiening van de aanvrage om inschrijving.

Het BBIE heeft derhalve terecht geweigerd het teken “HIPROTEC” voor waren in klasse 9 in te schrijven.



ADVIES

1. Inleiding

Het merk is een teken waarmee een producent of handelaar zijn waren of diensten aanwijst. Bijvoorbeeld BASE voor een mobiele telecommunicatiedienst; MARCOLINI voor chocolade.

Merken verlenen een uitsluitend recht aan hun houders.

Het merk is dus een onderscheidend teken van waren of diensten waarop de houder een uitsluitend recht bezit.

Het merk stelt dus de “vennootschap” in staat haar waren of diensten aan te wijzen om ze van die van haar concurrenten te onderscheiden.

Het merk speelt een belangrijke rol in het bedrijfsleven.

Omdat het een gelijke oorsprong garandeert wijst het merk op een kwaliteit van de waar of dienst die met dit merk wordt aangeduid.

Het merk heeft ook een niet te verwaarlozen reclamefunctie. Het vormt een zeer belangrijke drager ervan.

Zonder merk ziet men geen mogelijkheid om voor de waar of dienst reclame te maken.

Niet zelden gebeurt het dat dankzij de gemaakte reclame-investeringen merken een waarde verwerven die losstaat van de voorwerpen (bv. de merken Ferrari, Microsoft, Apple, …).

Men zal het merk niet verwarren met de handelsnaam die het teken is waarmee de handelaar zijn bedrijf uitbaat. De handelsnaam is het onderscheidend teken van de onderneming (en niet van de waar of dienst).

Men zal het merk en de handelsnaam evenmin verwarren met de firmanaam of statutaire benaming (d.w.z. de naam van de vennootschap die in de statuten is opgenomen).

Als men een merk in België wil beschermen, kan men kiezen voor het Benelux merk (zie Benelux verdrag inzake de intellectuele eigendom van 1 december 2006) of het gemeenschapsmerk (zie verordening EG nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993).

De tekens die als merk kunnen worden beschouwd vallen uiteen in 4 categorieën:

- Woordmerken;
- Grafische of beeldmerken;
- Complexe of samengestelde merken;
- Zogenaamde niet conventionele merken.

Woordmerken zijn bedoeld om in het oor op te vallen. In deze categorie vindt men:

- Benamingen die uitgevonden dan wel aan de omgangstaal ontleende woorden zijn (bv. Parasol voor limonade); woorden van buitenlandse oorsprong (bv. SWING voor een internet portal); woordencombinaties (bv. Bâton de berger voor een worst);
- Slogans of aanprijzende slagzinnen;
- Familienamen (bv. BOSCH), pseudoniemen;
- Cijfers en letters, alleen of in combinatie (bv. ABX, BMW);
- Geografische of fantasienamen (bv. Mont Blanc, Côte d’Or).

Om juridisch beschermd te worden moet een Benelux of gemeenschapsmerk voor een grafische voorstelling vatbaar zijn, niet vallen onder een van de uitsluitingsgronden, onderscheidend, rechtmatig en beschikbaar zijn.

Het teken moet het voorwerp kunnen uitmaken van een duidelijke, nauwkeurige, als zodanig volledige grafische voorstelling. Ze moet begrijpelijk, duurzaam en objectief zijn.

Het teken mag niet onder de uitsluitingen vallen.

Men moet een nagenoeg onbeperkt monopolie op vormen die onder het octrooirecht vallen vermijden (bv. de vorm van een taartvorm).

Een merk moet onderscheidend zijn:

A. Het gaat om een relatief begrip.

Het merk moet niet origineel of nieuw zijn in de absolute zin.

Het onderscheidend vermogen van een merk is de geschiktheid ervan om een waar of dienst te identificeren zodat het publiek in staat is deze te herkennen als afkomstig van een bepaalde onderneming en dus deze te onderscheiden van waren en diensten van andere ondernemingen.

Het is niet nodig dat het teken een nauwkeurige informatie overbrengt met betrekking tot de identiteit van de fabrikant van de waar of de dienstverlener.

Het onderscheidend vermogen van een merk is een relatief begrip; het wordt in concreto beoordeeld, d.w.z. met betrekking tot de waren of diensten die het aanduidt (zie Hof van Beroep Brussel, 18e kamer, 11 maart 2010, nr. 2009/A.R./777, p. 7).

Anders gezegd kan een teken onderscheidend zijn om een waar aan te duiden en niet onderscheidend zijn met betrekking tot een andere waar (bv. PARASOL is onderscheidend om een limonade aan te wijzen, maar kan niet als merk dienen om het voorwerp parasol aan te duiden).

Om concreet te beoordelen of een merk onderscheidend is, onderzoekt de rechtspraak alsook de inschrijvingsautoriteit (het Benelux Bureau) of het noch nodig, noch gebruikelijk, noch generiek is om de waar of dienst aan te duiden, noch uitsluitend beschrijvend is voor de aard, de eigenschappen of de bestemming van de waar of dienst, noch dermate alledaags dat het hierdoor elk onderscheidend vermogen mist.

Men zal uitsluitend beschrijvende merken niet verwarren met merken die louter verwijzen naar de aard, de hoedanigheid, de bestemming van het voorwerp. Zo zijn aanvaard omdat ze louter verwijzend zijn: Kinder voor chocolade; BABY DRY voor babyluiers.

B. Wat van belang is, is de verwijzing naar het publiek


Het volstaat niet dat het teken op zich geschikt is om een merk te vormen ten aanzien van de betreffende waren of diensten. Het teken moet in staat zijn als zodanig door het publiek opgevat en herkend te worden.

Als het betrokken publiek het teken als een decoratief element opvat, zal het merk nietig zijn.

In dezelfde zin, als het publiek het teken als een niet zelfstandig onderdeel van een geheel opvat.

Om welk publiek gaat het? Het gaat om het relevante publiek. Het gaat niet om het publiek in het algemeen doch om het publiek dat met de waar of de dienst te maken krijgt. Anders gezegd, de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende consumenten of gebruikers van de waren of diensten.

Een merk dat oorspronkelijk elk onderscheidend vermogen mist kan dit door gebruik verwerven. Dit wordt de INBURGERING genoemd.

De in aanmerking te nemen elementen zijn het marktaandeel van het merk, de intensiteit, de geografische spreiding en de duur van het gebruik van dit merk, de hoogte van de reclamekosten van de onderneming voor het merk.

2. IN CASU

Het onderscheidend vermogen van het betwiste teken moet worden beoordeeld in functie van de concrete totaalindruk die van het merk kan uitgaan in de perceptie door het betrokken publiek.

Deze aanpak staat er evenwel niet aan in de weg dat in eerste instantie de bestanddelen van het merk achtereenvolgens in aanmerking worden genomen (HvJ arrest 30 juni 2005, zaak Eurocermex, C-286/04, punten 22 en 23; HvJEG arrest 25 oktober 2007, zaak Develey, punt 82).
Bij een merk dat uit verschillende woorden bestaat die als beschrijvend kunnen worden bestempeld kan het onderzoek van het onderscheidend vermogen niet beperkt worden tot dat van de bestanddelen maar dient het op het geheel betrekking te hebben (HvJEG arrest 19 april 2007, zaak Celltech, C-273/05, punten 77, 78 en 79).

Het teken HIPROTEC bestaat uit de twee elementen HI en PROTEC.

Het element “HI”

Het staat vast dat het element “HI” naar het woord “HIGH” verwijst. Het is een afkorting van HIGH INTENSITY, een verkleinwoord van high.

Ook al bestaat het niet in de Franse taal, toch wordt het door het publiek gebruikt om nieuwe technologieën te duiden maar ook vernieuwende concepten.

De kennis van de Engelse taal heeft een redelijk ontwikkeld verstandsniveau bij de gemiddelde consument bereikt, en meer dan gemiddeld bij het specifieke relevante publiek.

Het woord “HI” kan worden gebruikt om waren met hoge bescherming bij ongevallen van zwakke gebruikers aan te duiden. Deze waar heeft aldus betrekking op een beperkter publiek, namelijk brandweermannen, politiemannen.

Het element “PROTECT”

Het gaat om de afkorting van het Engelse woord “protection”.

Het relevante publiek begrijpt gemakkelijk dit Engelse woord.

Het gaat ook om de afkorting van het Franse woord “protection”. De etymologische oorsprong is dezelfde.

Het woord “PROTEC” vormt ongetwijfeld voor het relevante publiek een afkorting van het woord protection.
Het woord “PROTEC” heeft meestal betrekking op de term protection.
Anders gezegd, de term “PROTEC” kan gebruikt worden om de soort, de hoedanigheid zelfs de bestemming van de waren waarvoor HEIN GERICKE DEUTSCHLAND de inschrijving van het teken heeft aangevraagd aan te duiden.
Het beschrijvend karakter van de term “PROTEC” voor de ter inschrijving aangevraagde waren is in dit geval aanwezig.

Het teken “HIPROTEC” in zijn geheel
Bestaat er een merkbaar verschil tussen het woord “HIPROTEC” en de loutere optelsom van de beschrijvende bestanddelen waaruit het bestaat?

De globale beoordeling van het teken, als geheel genomen, is niet anders dan die van beide woorden individueel genomen.
Ten aanzien van het onderscheidend vermogen dat uitgaat van de totaalindruk die het teken “HIPROTEC” kan wekken is er geen merkbaar verschil tussen beide woorden en hun optelsom, die uit loutere aaneenvoeging van de woorden voortvloeit.
Het eerder vastgestelde beschrijvend karakter voor beide woorden geldt ook voor het teken in zijn geheel.

Door de inschrijving van het teken “HIPROTEC” te weigeren omreden dat het kan dienen tot aanduiding van een kenmerk van de bedoelde waren heeft het BBIE een juiste toepassing gegeven aan artikel 2.11 lid 1 onder c van het Benelux verdrag inzake de intellectuele eigendom.

De weigering op grond van artikel 2.11 lid 1 onder b BVIE is eveneens gegrond.
Het woord “HIPROTEC” is helemaal niet ongebruikelijk om de waar te kunnen identificeren als afkomstig van een bijzondere onderneming en dus om de waar van die van andere ondernemingen te onderscheiden.

Met betrekking tot het feit dat het teken “HIPROTEC” door andere bevoegde nationale autoriteiten binnen de Europese Unie moet gewezen worden op de beoordelingsvrijheid van de voor merkinschrijving bevoegde autoriteit (zie HvJEU 12 februari 2004, POSTKANTOOR, C-363/99, punt 43).

Dezelfde redenering kan met betrekking tot de aanvrage om gemeenschapsdepot van het teken HIPROTEC d.d. 8 februari 2010 bij het BHIM worden gevolgd (HvJEU 12 februari 2009, BILD DIGITAL, punten 13 en 17).

Eiseres is van mening dat het teken “HIPROTEC” door het gebruik ervan onderscheidend vermogen heeft verkregen en hierdoor inschrijving geboden is.

Uit de door eiseres overgelegde stukken blijkt dat genoemd teken inderdaad is gebruikt, desalniettemin bewijst eiseres niet een gebruik van zodanige duur in het Beneluxgebied (bv. de facturen bewijzen de verkoop van 89 stukken met het teken voor 9 november 2007) dat het relevante publiek het zou hebben opgevat als een teken ter identificering van de in de aanvrage genoemde waren als afkomstig van haar onderneming.

Besluit : De vordering moet worden afgewezen.
Het BBIE heeft terecht geweigerd het teken “HIPROTEC” in te schrijven voor de waren uit klasse 9.


Brussel, 27 april 2010


G. COLOT
Substituut-generaal