Uitspraak : 5 februari 1998
Rekestnr. : 97/657
HET GERECHTSHOF TE ‘s-GRAVENHAGE, kamer M C-5,
heeft de volgende beschikking gegeven op verzoek van :
Kees Marinus,
wonende te Amsterdam,
verzoeker,
procureur : mr P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt
tegen
Het BENELUX-MERKENBUREAU,
gevestigd te 's-Gravenhage,
verweerder,
procureur : Mr C.J.J.C. van Nispen
De procedure
Bij op 21 augustus 1997 ter griffie van het hof ingekomen verzoekschrift (met producties) heeft verzoeker het hof verzocht het Benelux-Merkenbureau te bevelen over te gaan tot inschrijving van het depot van het merk EROTISCH HUISHOUDTEXTIEL, zoals verricht op 26 augustus 1996 onder nummer 877371.
Verweerder, hierna te noemen het Bureau, heeft bij op 1 oktober 1997 ter griffie ingekomen verweerschrift (met producties) het hof verzocht het verzoek af te wijzen, met veroordeling van Marinus in de proceskosten.
De mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden op 12 januari 1998, waarbij partijen hun standpunten hebben doen toelichten aan de hand van pleitnotities, Marinus door zijn raadsman, Mr R.E. Verkerke, advocaat te Amsterdam, en het Bureau door zijn procureur.
Beoordeling van het verzoek
1. Het verzoekschrift is tijdig ingekomen.
2. Uit het verzoekschrift en de ten processe overgelegde bescheiden blijkt het volgende:
a. Marinus heeft op 26 augustus 1996 bij het Bureau het teken EROTISCH HUISHOUDTEXTIEL onder 877371 gedeponeerd als woordmerk voor de waren en diensten in de klassen 10, 16 tot en met 22, 24 tot en met 28, en 40 tot en met 42, als vermeld op de bij het depot behorende bijlage, en bij brief van 23 september 1996 aangevuld met de diensten in klasse 35: Exposeren voor publicitaire en educatieve doeleinden van EROTISCH HUISHOUTEXTIEL en voor de waren in klasse 37 : Verhuur van bouwmaterialen.
b. Het Bureau heeft bij brief van 29 november 1996 Marinus laten weten de inschrijving van het depot 877371 voorlopig te weigeren. Als reden(en) heeft het Bureau opgegeven:
"Het teken EROTISCH HUISHOUDTEXTIEL is uitsluitend beschrijvend voor de in de klassen 10, 16 tot en met 22, 24 tot en met 28, 35, 37 en 40 tot en met 42 genoemde waren en diensten voor zover deze betrekking hebben op erotisch huishoudtextiel. Derhalve mist het teken ieder onderscheidend vermogen zoals bedoeld in artikel 6bis, eerste lid onder a. van de Eenvormige Beneluxwet op de merken . . ."
c. Marinus heeft bij brief van 3 december 1996 tegen deze voorlopige weigering bezwaar aangetekend.
d. Het Bureau heeft daarin geen aanleiding gezien zijn voorlopige weigering te herzien.
e. Bij brief van 26 juni 1997 heeft het Bureau Marinus in kennis gesteld van zijn beslissing, inhoudende definitieve weigering van de inschrijving van het depot.
3. Marinus heeft het hof op de voet van artikel 6ter van de Eenvormige Beneluxwet op de merken (BMW) verzocht het Bureau te bevelen tot inschrijving van het depot over te gaan. Marinus stelt zich op het standpunt dat de woordcombinatie EROTISCH HUISHOUDTEXTIEL niet kan worden aangemerkt als een teken dat louter beschrijvend is en ieder onderscheidende vermogen mist voor de waren en diensten in de klassen waarvoor het is gedeponeerd.
4. Het Bureau heeft zijn beroep op niet-ontvankelijkheid van Marinus, wiens verzoekschrift niet door een procureur is ingediend, niet langer gehandhaafd nu zich alsnog een procureur voor hem heeft gesteld, zodat het hof op dit beroep niet meer behoeft in te gaan.
5. Het Bureau, dat zijn beslissingen heeft gebaseerd op artikel 6bis eerste lid, onder a BMW, heeft verzocht het verzoek af te wijzen.
6. Volgens artikel 6bis lid 1, aanhef en onder a, BMW moet de inschrijving van een depot worden geweigerd indien het gedeponeerde teken niet beantwoordt aan de in artikel 1 gegeven omschrijving van een merk, met name wanneer het ieder onderscheidend vermogen in de zin van artikel 6 quinquies B, onder 2, van het Verdrag van Parijs mist.
Die bepaling luidt :
"Fabrieks- en handelsmerken, als in dit artikel bedoeld, zullen slechts in de volgende gevallen ter inschrijving geweigerd of nietig verklaard kunnen worden :
1. . . .
2. wanneer zij elk onderscheidend kenmerk missen ofwel uitsluitend bestaan uit tekens of aanwijzingen, welke in de handel kunnen dienen tot aanduiding van de soort, de hoedanigheid, de hoeveelheid, de bestemming, de waarde, de plaats van herkomst der waren of het tijdstip van voortbrenging, of gebruikelijk zijn geworden in de gangbare taal of de eerlijke en vaststaande gewoonten van de handel in het land waar de bescherming wordt gevraagd;"
7. Het gaat thans om de vraag of de combinatie van de woorden "huishoudtextiel" en "erotisch" voor de waren en diensten in de klassen, waarvoor het depot is verricht, onderscheidend vermogen heeft. Zowel het woord “huishoudtextiel" als het woord "erotisch" zijn in het Nederlandse taalgebruik gangbare woorden (zie van Dale Groot Woordenboek der Nederlandse Taal, 12e druk). De combinatie van deze woorden heeft een beschrijvend karakter voorzover deze betrekking heeft op waren van huishoudtextiel met een erotisch karakter dan wel op diensten die die waren betreffen. Niet gebleken is dat het (in aanmerking komende) publiek zal begrijpen dat de woordcombinatie voor dergelijke waren en diensten als merk fungeert. Daarbij komt dat aanvaarding als merk voor dergelijke waren en diensten zou verhinderen dezelfde of soortgelijke waren (of diensten) aan te duiden met deze woordcombinatie (te denken valt bijvoorbeeld aan het te koop aanbieden van een zeemleren jurkje met erotische uitstraling met de aanduiding "erotisch huishoudtextiel").
Marinus heeft betoogd dat de woordcombinatie origineel en verrassend is doordat zij twee woorden, die een geheel verschillende "lading" hebben en tegengestelde associaties oproepen, combineert en aldus een zekere spanning creëert. Naar het oordeel van hof kan aan de woordcombinatie een zekere originaliteit niet worden ontzegd voor andere waren en diensten dan hierbovenbedoeld. Voor de hierbovenbedoelde waren en diensten prevaleert het beschrijvende karakter zozeer dat in dat verband niet van een originele, verrassende en/of fantasievolle aanduiding kan worden gesproken.
8. Het bovenstaande brengt mee dat het verzoek van Marinus moet worden afgewezen voor de waren, voor zover die betrekking hebben op huishoudtextiel met een erotisch karakter, en voor de diensten die die waren betreffen, een en ander zoals na te melden, en voorts dat het verzoek voor het overige zal worden toegewezen.
Nu beide partijen deels in het ongelijk zijn gesteld, zal het hof, nu het Bureau een kostenveroordeling heeft verzocht, de kosten compenseren.
Beslissing
Het hof :
beveelt het Benelux-Merkenbureau over te gaan tot inschrijving van het depot van het woordmerk EROTISCH HUISHOUDTEXTIEL, zoals verricht op 29 maart 1996 onder nummer 877371 en nader aangevuld zoals boven omschreven, voor de waren en diensten in :
- klasse 10 : Orthopedische artikelen;
- klasse 16 : Plastic materialen, waaronder tassen voor zover niet begrepen in andere klassen;
- klasse 17 : Rubber , guttapercha, gummi , latex , p.v.c., polypropyleen, polyether en halfbewerkte plastic producten en hieruit vervaardigde producten waaronder wanddecoraties en bedtextiel, sexlingerie onder en bovenkleding en matten en zeilen en dekzeilen waarin deze materialen zijn verwerkt, voor zover niet begrepen in andere klassen en voor zover niet betrekking hebbend op huishoudtextiel met een erotisch karakter;
- klasse 18 : Leder, kunstleder en lakleer en hieruit vervaardigde producten, waaronder tassen, waaronder wanddecoraties en bedtextiel, sexlingerie, onder en bovenkleding en matten en zeilen en dekzeilen voor zover niet begrepen in andere klassen en voor zover niet betrekking hebbend op huishoudtextiel met een erotisch karakter; klasse 19 : Bouwmaterialen niet van metaal;
- klasse 20 : Meubelen, van kurk, riet, bies, hoorn, been ivoor, balein schildpad, meerschuim, vervangingsmiddelen van al deze stoffen of van plastic vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen;
- klasse 21 : Gerei voor de huishouding of de keuken, wanddecoraties voor zover niet begrepen in andere klassen, voor zover niet betrekking hebbend op huishoudtextiel met een erotisch karakter;
- klasse 22 : Netten, dekzeilen, zeilen en ruwe vezelige materialen en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen;
- klasse 24 : Textielwaren te weten weefsels, en hieruit vervaardigde producten; dekens, bedtextiel, wanddecoraties, tafellakens, voor zover niet betrekking hebbend op huishoudtextiel met een erotisch karakter;
- klasse 25 : Textielwaren te weten: sexlingerie, onder en bovenkleding, voor zover niet betrekking hebbend op huishoudtextiel met een erotisch karakter;
- klasse 26 : Kant en borduurwerk en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen;
- klasse 27 : Tapijten, vloermatten, en matten en andere vloerbedekking wandbedekking, niet van textielmateriaal;
- klasse 28 : Spellen;
- klasse 37 : Verhuur van bouwmaterialen;
- klasse 40 : Kleermakerij; bewerking en veredeling van huiden, leer, lakleer, bont, textiel, rubber, guttapercha, gummi, latex, p.v.c., polyether, halfbewerkte plastic producten, dekzeilen, zeilen en ruwvezelige producten zoals begrepen in klasse 42, voor zover niet betrekking hebben op huishoudtextiel met een erotisch karakter;
- klasse 41 : Exploitatie waaronder het doen laten exposeren in musea winkels, galeries, openbare gelegenheden; produceren van films; publiceren en uitgeven van boeken, kranten en tijdschriften, voor zover niet betrekking hebbend op erotisch huishoudtextiel;
- klasse 42 : Het ontwerpen, verhuren, verkopen en doen exposeren van waren, (zoals genoemd in Kl1.) (Kl.10.) - Orthopedische artikelen, (Kl.16.) - Plastic materialen, waaronder tassen voor zover niet begrepen in andere klassen, (Kl.17.) - Rubber, guttapercha , gummi , latex, p.v.c., polyether en halfbewerkte plastic producten en hieruit vervaardigde producten waaronder wanddecoraties en bedtextiel en matten waarin deze materialen zijn verwerkt, (Kl.18.) - Leder, kunstleder en lakleer en hieruit vervaardigde producten waaronder tassen voor zover niet begrepen in andere klassen, (Kl.19.) - Bouwmaterialen niet van metaal, (Kl.20.) - Meubelen van kurk, riet, bies, hoorn, been ivoor, balein schildpad, meerschuim, vervangingsmiddelen van al deze stoffen of van plastic vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen, (Kl.21.) - Gerei voor de huishouding of de keuken, wanddecoraties voor zover niet begrepen in andere klassen, (Kl.22.) - Netten, dekzeilen, zeilen en andere ruwe vezelige materialen e n hier uit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen, (Kl.24.) - Textielwaren te weten weefsels, en hieruit vervaardigde producten; dekens, bedtextiel, wanddekoraties, tafellakens, (Kl.25.) - Textielwaren, te weten : sexlingerie, onder en bovenkleding, (Kl.26.) - Kant en borduurwerk en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen, (Kl.27.) - Tapijten, vloermatten, en matten en andere vloerbedekking wandbekleding, niet van textielmateriaal, (Kl.28.) - Spellen onder de naam EROTISCH HUISHOUDTEXTIEL;
Het maken van foto's en fotoreportages,
een en ander behoudens voor zover de diensten waren betreffen die betrekking hebben op huishoudtextiel met een erotisch karakter;
wijst het verzoek af voor het overige;
compenseert de kosten van de procedure aldus, dat iedere partijen de eigen kosten draagt.
Deze beschikking is gegeven door Mrs Brinkhof, Fasseur - van Santen en van Sandick, en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 5 februari 1998, in tegenwoordigheid van de griffier.