Het HOF VAN BEROEP te Brussel, 8 ste kamer, na beraad spreekt het volgend arrest uit :
1998/AR/3412 & 1998/AR/3413/ & 1998/AR/3415
IN ZAKE VAN :
De NV ARTESIA BANK, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Emile Jacqmainlaan 162,ingeschreven in het handelsregister te Brussel. onder het nummer 310.763;
appellante,
vertegenwoordigd door Me. Van Innis Thierry, advocaat te 1150 Brussel, Tervurenlaan 268
TEGEN :
Het BENELUX-MERKENBUREAU afgekort BMB, Dienst gemeenschappelijk aan de Beneluxlanden, waarvan de zetel gevestigd is te 2591 XR Den Haag, (Nederland), Bordewijklaan 15;
geïntimideerde,
vertegenwoordigd door Mr. De Gryse Ludovic, advocaat te 1060 Brussel, Henri Wafelaertsstraat, 47-51;
Gelet op de gedingstukken en onder meer de drie verzoekschriften die op 8 december 1998 werden neergelegd op de griffie van het hof, waarbij de N.V. Artesia Bank op grond van artikel 6 ter van de Benelux Merkenwet en binnen de in dit artikel gestelde termijn vraagt dat het Benelux- Merkenbureau zou worden bevolen om drie depots in te schrijven;
Gehoord de raadslieden van de partijen op de terechtzitting van 19 oktober 1999;
Samenvoeging
Overwegende dat de zaken met de rolnummers 1998/3412, 1998/3413 en 1998/3415 samenhangend zijn gezien ze alle eenzelfde geschil betreffen, met name de weigering van het Benelux-Merkenbureau om drie voor merkdepot aangeboden tekens in te schrijven; dat het derhalve past om ze samen te voegen ten einde er in één arrest uitspraak over te doen;
De feiten en het voorwerp van de vordering
Overwegende dat eiseres op 5 september 1997 drie woordtekens voor inschrijving van een merkdepot heeft aangeboden op het Benelux-Merkenbureau (verder afgekort als BMB) voor de klassen 9, 16, 36 en 42, waaronder hoofdzakelijk bankkaarten en financiële diensten; dat het de tekens betreft: "WAAR BANKIEREN EEN KUNST IS", "L'ART DE LA BANQUE" en "THE ART OF BANKING";
Overwegende dat het BMB op 3 februari 1998 aan de gemachtigde van eiseres heeft meegedeeld dat de inschrijving van de drie vermelde tekens voorlopig werd geweigerd, omdat deze voor de in geciteerde klassen genoemde waren en diensten ieder onderscheidend vermogen missen met betrekking tot bankieren;
Overwegende dat in de navolgende periode van zes maanden briefwisseling werd gevoerd tussen de gemachtigde van eiseres en verweerster, die op 8 oktober 1998 haar definitieve weigering tot inschrijving van de depots meedeelde gezien haar bezwaren tegen de inschrijving niet binnen de gestelde termijn werden opgeheven;
Overwegende dat Artesia tegen de voorlopige weigering van het BMB aanvoerde dat de tekens weliswaar op een slagzin berusten, maar in hun geheel beschouwd een onderscheidend vermogen bezitten;
dat ze in ondergeschikte orde stelde dat de slagzinnen sinds jaren ingeburgerd zijn en hoe dan ook op die grond onderscheidend vermogen hebben verkregen;
Overwegende dat het BMB hierop repliceerde dat een slagzin slechts als merk kan dienen indien hij iets meer biedt dan een gewoon zinnetje, waardoor het publiek de zin kan begrijpen als een merk;
dat het inzake de inburgering stelde dat het niet onderscheidend teken langdurig en intensief moet zijn gebruikt als merk in de Benelux of een groot deel daarvan en dat zulk gebruik niet werd aangetoond;
dat het verder opmerkte dat in de overtuigingsstukken de slagzinnen telkens werden gebruikt in combinatie met 'Paribas';
Overwegende dat de partijen ieder op hun standpunt zijn gebleven en het BMB op 8 oktober 1998 heeft betekend dat gezien haar bezwaren niet binnen de gestelde termijn (van zes maanden) waren opgeheven, de inschrijvingen definitief werden geweigerd; dat het daarbij verwees naar de brief van 3 februari 1998 en de navolgende briefwisseling;
Overwegende dat eiseres inmiddels op 13 oktober 1998 dezelfde slagzinnen voor inschrijving heeft gedeponeerd, maar met toevoeging van het woord 'Artesia', hetgeen door het BMB als een onderscheidend teken werd aanvaard;
Overwegende dat eiseres, die net binnen de twee maanden haar inleidend verzoekschrift neerlegde, het BMB in eerste orde ten grieve duidt dat het zijn weigeringsbeslissing niet heeft gemotiveerd; dat ze verder betoogt dat het BMB de door haar aangevoerde nietigheidsgrond niet bewijst;
dat ze tenslotte stelt dat het BMB niet op gemotiveerde wijze aannemelijk maakt dat de gedeponeerde woordtekens voor alle in het depot geviseerde waren en diensten niet in staat waren door het betrokken publiek in de Benelux te worden opgevat als een individueel merk voor al deze waren en diensten, afkomstig van een welbepaalde onderneming;
Overwegende dat eiseres zodoende vordert dat het BMB zou worden bevolen over te gaan tot de inschrijving van de depots nummers 083016, 083017 en 083018 en het te veroordelen tot de kosten;
Overwegende dat het BMB ieder van deze grieven bestrijdt en stelt dat de vordering moet worden verworpen;
Beoordeling
De grief inzake redengeving
Overwegende dat krachtens artikel 6 bis. lid 3 en 4 BMW, het BMB van zijn voornemen om de inschrijving te weigeren en van een navolgende weigering tot inschrijving onverwijld schriftelijk kennis dient te geven aan de deposant onder opgave van redenen;
Overwegende dat het BMB in de brieven dd. 3 februari 1998 waarin het voornemen om inschrijving te weigeren werd aangemeld, als reden heeft opgegeven dat de tekens ieder onderscheidend vermogen misten voor de door de deposant geviseerde klassen van waren en diensten;
Overwegende dat in de briefwisseling die werd gevoerd tijdens de termijn van zes maanden, ingaand na 3 februari 1998 en gedurende dewelke de bezwaren van het BMB konden worden opgeheven, de standpunten over en weer nader werden gestoffeerd;
dat het BMB in de brief van 8 oktober 1998 de inschrijving definitief heeft geweigerd onder verwijzing naar het motief vermeld in de brief van 3 februari 1998 en naar de gevoerde briefwisseling;
Overwegende dat het BMB aldus naar behoren opgave heeft gedaan van de redenen die naar zijn oordeel de weigering van inschrijving van het depot rechtvaardigden en zijn wettelijke verplichting heeft nageleefd;
dat de grief geput uit het beweerd ontbreken van motivering derhalve ongegrond is;
De toetsing van het depot
Overwegende dat uit het gemeenschappelijk commentaar van de regeringen bij het Protocol van 2 december 1992 tot wijziging van de BMW -met uitwerking op 1 januari 1996- blijkt dat ervoor werd geopteerd om het BMB aIs bevoegde autoriteit te belasten met een preventieve controle ten aanzien van de deugdelijkheid van de merkdepots die voor inschrijving in het merkenregister worden aangeboden (Belgisch Staatsblad 12 maart 1996, 5325 en volgende);
dat deze optie wordt verantwoord zowel in functie van de betrouwbaarheid van het register, als van de bevordering der rechtszekerheid van deposanten en derden;
Overwegende dat zodoende in artikel 6bis BMW aan het BMB de opdracht werd verleend om van bepaalde depots de inschrijving te weigeren in twee gevallen, met name wanneer naar zijn oordeel (a) het gedeponeerd teken ieder onderscheidend vermogen mist in de zin van artikel 6 quinquies B, onder 2, van het Verdrag van Parijs en (b) het depot een merkteken betreft als bedoeld onder artikel 4, onder 1 en 2 BMW;
Overwegende dat het BMB bij de uitoefening van die bevoegdheid een beleid in volle omvang voert inzake preventieve inhoudelijke toetsing van de deugdelijkheid van voor inschrijving aangemelde depots; dat, steeds volgens het voormeld commentaar van de regeringen, het hierbij de 'evident ontoelaatbare depots' dient te herstellen of te weigeren, hetgeen aldus lijkt te moeten worden begrepen dat het zich terughoudend opstelt en dus geen parallelle uitlegging verschaft van de BMW;
dat het BMB zich derhalve laat leiden door de uitlegging die reeds door het Benelux Gerechtshof werd verstrekt en, via de uitlegging van de Eerste Harmonisatierichtlijn van 21 december 1988 en desgevallend de Verordening nr 40/94 dd. 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk, ook door deze verleend door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap, dewelke primeert op deze van het Benelux Gerechtshof;
Overwegende dat het BMB binnen het bestek van de besproken bevoegdheid ten aanzien van een deposant niet de bewijslast draagt dat door een depot reeds verkregen rechten door nietigheid zijn aangetast op één van de twee gronden die het vermag in aanmerking te nemen tot staving van een weigering om in te schrijven;
Overwegende dat de deposant de rechten die door de BMW worden verbonden aan het depot immers slechts verkrijgt indien het gedeponeerd teken metterdaad wordt ingeschreven;
dat eens de inschrijving is verkregen het depot wel zijn uitwerking- eventueel in termen van prioritaire rechten ten aanzien van een later depot door een derde- krijgt met ingang van de datum van het depot;
dat deze zienswijze overigens ook steunt vindt in artikel 4 BWM, waar wordt gesteld dat, binnen de grenzen van artikel 6 bis, 6 ter en 14 BMW, het depot geen recht op een merk verleent in de aldaar opgesomde gevallen;
Overwegende dat het BMB bijgevolg door inschrijving te weigeren belet dat merkrechten worden verkregen, ondanks een depot, en het tijdens de periode waarin het zich voorneemt om een inschrijving te weigeren dan ook niet de nietigheid van verkregen rechten dient te bewijzen;
Overwegende dat eiseres, na te hebben overwogen dat haar bezwaren niet werden opgeheven binnen de reglementaire termijn van zes maanden, zodoende binnen de perken van artikel 6 bis BMW kon beslissen de depots niet in te schrijven;
Over de door het BMB aangevoerde grond tot weigering
Overwegende dat het BMB heeft gesteld dat de depots "De kunst van het bankieren", "L'art de la banque" en "The art of banking" niet konden worden ingeschreven omdat ze ieder onderscheidend vermogen missen (weigeringsgrond uit artikel 6 bis 1.a BMW);
Overwegende dat de afwezigheid van onderscheidend vermogen van die tekens voor de klassen van goederen en diensten die bij het depot werden geviseerd en die het bankieren betreffen, door het BMB wordt afgeleid uit het feit dat het slagzinnen betreft die niets 'extra' bezitten en dat het publiek deze zinnen ook niet als merk zou erkennen, maar als een eenvoudige aanprijzing;
dat het betreffende de voorgehouden inburgering van de bij hypothese niet onderscheidende tekens voorhoudt dat ze niet door een intensief en langdurig gebruik in de Benelux onderscheidend vermogen hebben verkregen;
Overwegende dat met het protocol van 2 december 1992 werd beoogd de BMW af te stemmen op de Eerste Richtlijn van 21 december 1988 betreffende de harmonisatie van het merkenrecht van de Lid-Staten;
dat de interpretatie van de BMW dan ook geschiedt in het licht van de inhoud van de vermelde richtlijn (Benelux Gerechtshof, 16 december 1998, inzake Dior/ Evora);
Overwegende dat de weigeringsgrond bedoeld in artikel 6 bis onder 1. a, -onder verwijzing naar het Verdrag van Parijs-die de afwezigheid van ieder onderscheidend vermogen betreft, op zich staat en overeenstemt met deze ingesteld in artikel 3, 1. a) van de geciteerde richtlijn;
Overwegende dat het begrip 'onderscheidend vermogen' aldus moet worden begrepen dat het merk zich leent om de waar of dienst waarvoor de inschrijving wordt gevraagd, als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en ze alzo van die van andere ondernerningen te onderscheiden (H.v.J. EG 4 mei 1999, inzake Windsurfing Chiemsee, C-108/97 en C-109/97, overweging 49; H.v.J. EG 20 juni 1999, inzake Lloyd Shuhfabrik Meyer, C-342/97, overweging 22);
Overwegende dat eiseres niet betwist dat zij slagzinnen (slogans) als merkteken heeft gedeponeerd;
dat een slagzin in gewoon taalgebruik beoogt met kernachtige bewoordingen een suggestieve mededeling te doen;
Overwegende dat een slogan kan worden tot merk indien hij vermag een identiteit te verlenen aan de waren en diensten die hij beoogt herkenbaar te maken als afkomstig van een bepaalde onderneming (dat wat hij ook beoogt te suggereren);
Overwegende dat de slogans evenwel geen abstractie vormen, zoals enig individueel verbaal teken, maar de samenstellende woorden ervan een onderling intellectueel verband hebben -waarvan de draagwijdte door intensief gebruik van de slogan weliswaar zou kunnen teloor gaan- en te dezen refereren aan een bepaalde kwaliteit van bankieren;
Overwegende dat het geheel van de woorden die de slogans vormen, zonder toevoeging van enig disparaat woordteken, op zich evenwel niet meer oproepen dan dat een bepaald vak wordt beheerst, hetgeen per se banaal voorkomt, en de slogans dan ook niet vermogen een waar of dienst te onderscheiden van soortgelijke waren of diensten die door anderen worden aangeboden;
dat uit overgelegde stukken trouwens blijkt dat zinsneden die een verwijzing inhouden naar de 'kunst' van een bepaald beroep -te dezen bankieren- verspreid worden gebruikt voor beroepen uit heel verschillende sectoren (aanneming, gastronomie, diensten) en onder meer door verschillende bankiers;
dat de slagzinnen voorheen door eiseres trouwens telkens werden gebruikt in onmiddellijke samenhang met haar merkteken 'Paribas' (thans vervangen door Artesia);
Overwegende dat zodoende niet kan worden aangenomen dat het publiek waarvoor die tekens bestemd zijn door de enkele waarneming van één van de genoemde slogans de waren en diensten die ermee geviseerd worden, zou kunnen identificeren als afkomstig van N.V Artesia en derhalve als merktekens zouden kunnen onderkennen;
Overwegende dat het BMB derhalve terecht heeft gesteld dat het de gedeponeerde tekens aan ieder onderscheidend vermogen ontbreekt;
Overwegende dat eiseres het BMB overigens niet verwijt te hebben geoordeeld dat de geweigerde tekens geen onderscheidend vermogen hebben verkregen door inburgering, zodat dit aspect geen verder onderzoek behoeft;
OM DEZE REDENEN,
HET HOF,
Rechtdoende op tegenspraak;
Gelet op artikel 24 van de wet van 15 juni 1935 betreffende het gebruik der talen in rechtszaken;
Voegt de zaken met de rolnummers 1998/AR/3412, 1998/AR/3413 en 1998/AR/3415 samen;
Ontvangt de vorderingen maar wijst ze af.
Veroordeelt eiseres tot betaling van de gedingkosten, begroot op 7.500 + 2.100 + 8.400 + 7.500 + 2.100 + 7.500 + 2.100 frank voor haarzelf en op 8.500 frank voor het Benelux-Merkenbureau.
ALDUS GEVONNIST DOOR:
Mevrouw VAN CAUWELAERT K., Voorzitter,
De heer BLONDEEL P., Raadsheer,
De heer RAES S., Raadsheer,
magistraten van de 8 ste KAMER van het hof van beroep te BRUSSEL, die aan de beraadslaging hebben deelgenomen overeenkomstig artikel 778 van het Gerechtelijk Wetboek,
gezien de wettige verhindering van Mevrouw de Voorzitter VAN: CAUWELAERT,
UITGESPROKEN overeenkomstig de beschikking van de heer Eerste Voorzitter Van 22.XII.1999 , en bij toepassing van artikel 779 van het Gerechtelijk Wetboek, in openbare burgerlijke zitting van dezelfde kamer op 22.XII.1999
WAAR AANWEZIG WAREN:
De heer BLONDEEL P., Raadsheer dd. Voorzitter,
De heer CLAEYS BOUUAERT P., Raadsheer,
De heer RAES S., Raadsheer,
Dhr. DE COOMAN, Adjunct-Griffier,