Na beraad, wijst volgend arrest:
A.R. Nr. 2008/AR/2126
IN ZAKE VAN:
WARTNER EUROPE BV., een vennootschap naar Nederlands recht, met maatschappelijke zetel te Keileweg 8, 3029 BS Rotterdam, Nederland, ingeschreven bij de Nederlandse Kamer van Koophandel onder het nummer 20104491 0000;
Verzoekster, vertegenwoordigd door Mr. Jochen SCHRAEYEN, advocaat te 1930 ZAVENTEM, Minervastraat 5;
TEGEN:
DE BENELUX-ORGANISATIE VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM, (Merken en Tekeningen of Modellen), opgericht krachtens het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of modellen), met internationale rechtspersoonlijkheid krachtens artikel 1.4 van het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (hierna aangeduid als de BOIE), vertegenwoordigd door de Directeur-Generaal van het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE), waarvan de zetel gevestigd is te 2591 XR Den Haag (Nederland), Bordewijklaan 15;
Verwerende partij,
vertegenwoordigd door Mr. Brigitte DAUWE, advocaat te 1000 BRUSSEL, Loksumstraat 25;
OVER DE RECHTSPLEGING.
1. Met de inleidende akte wordt het hof geadieerd met toepassing van artikel 2.12.1 van het Benelux Verdrag voor de Intellectuele Eigendom (BVIE) van 25 februari 2005.
Het beroep is gericht tegen de beslissing tot doorhaling van een inschrijving van een merkdepot, die bij brieven van 1 november 2007, 23 april 2008 en 5 juni 2008 werd megeedeeld door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE).
2. Het verzoekschrift werd op 1 augustus 2008 ingediend op de griffie van het hof.
3. De advocaten van de partijen werden gehoord op de openbare terechtzitting van 7 september 2009.
DE FEITEN EN HET VERLOOP VAN DE PROCEDURE.
4. Eiseres heeft op 24 oktober 2007 het woordteken CRYOPHARMA gedeponeerd voor de inschrijving ervan als merk voor de volgende waren uit de administratieve klassen 3, 5, 8 en 10;
- Klasse 3: bleekmiddelen en andere wasmiddelen; reinigings-, polijst-, ontvettings- en schuurmiddelen; zepen; parfumerieën; etherische oliën, cosmetische middelen, haarlotions; tandreinigingsmiddelen.
- Klasse 5: farmaceutische en diergeneeskundige producten; hygiënische producten voor medisch gebruik; diëtische substanties voor medisch gebruik, voedingsmiddelen voor baby’s; pleisters, verbandmiddelen; tandvulmiddelen en afdrukmateriaal voor tandartsen; ontsmettingsmiddelen; middelen ter verdelging van ongedierte; schimmeldodende en onkruidverdelgende middelen.
- Klasse 8: handgereedschappen en –instrumenten, met de hand te bedienen; messenmakerswaren, vorken en lepels; blanke wapens; scheerapparaten.
- Klasse 10: chirurgische, medische, tandheelkundige en diergeneeskundige toestellen en instrumenten; kunstledematen, -ogen en –tanden; orthopedische artikelen; hechtmateriaal.
Het depot kreeg het nummer 1145799 en werd met toepassing van de spoedprocedure vermeld in artikel 2.8 BVIE op 24 oktober 2007 ingeschreven onder het nummer 0831833.
5. Bij brief van 1 november 2007 deelde het BBIE aan de merkgemachtigde van eiseres mee dat de inschrijving van het teken voorlopig geweigerd werd en dat het zou doorgehaald worden om de volgende redenen:
“Het teken CRYOPHARMA is beschrijvend. Het is samengesteld uit het in de medische branche gangbare voorvoegsel CRYO en het eveneens in de medische branche gangbare achtervoegsel PHARMA. Deze kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid of bestemming van de in de klassen 3, 5, 8 en 10 genoemde waren. De gevormde samenstelling is ook beschrijvend. Het teken mist bovendien ieder onderscheidend vermogen. Wij verwijzen naar artikel 2.11, lid 1, sub b. en c. BVIE”.
De verwijzing betreft de gevallen van ontstentenis van elk onderscheidend vermogen (2.11.1.b) en van de omstandigheid dat het merk uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot de aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of het tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of de diensten (2.11.1.c).
6. De merkgemachtigde van eiseres reageerde per brief van 15 april 2008. Hij was het niet eens met de beslissing van het BBIE en motiveerde dit als volgt:
“Wij gaan niet akkoord met dit oordeel omdat het voorvoegsel CRYO geen directe, voor de hand liggende, objectieve band heeft met de waren waarvoor de inschrijving werd aangevraagd en dus ook niet beschrijvend is. Dit heeft tot gevolg dat ook het merk CRYOPHARMA in zijn totaliteit niet beschrijvend kan zijn (art. 3, lid 1 sub b BVIE). Bovendien zijn wij van mening dat zelfs indien het voorvoegsel CRYO beschrijvend zou zijn, het teken CRYOPHARMA in zijn geheel in ieder geval onderscheidend vermogen heeft (art. 3, lid 1 sub c BVIE).
Ten aanzien van het beschrijvend karakter (art.3, lid 1, sub c BVIE).
Het staat vast dat de geschiktheid van een merk om waren of diensten van een onderneming te onderscheiden van die van andere ondernemingen in concreto beoordeeld moet worden m.a.w. in relatie tot de waren of diensten waarvoor de inschrijving ervan is aangevraagd en in relatie tot de perceptie van het relevante publiek ervan, rekening houdend met alle relevante feiten en omstandigheden.
Bij de beoordeling van de vraag of een woordmerk uit voor het publiek in aanmerking te nemen beschrijvende onderdelen bestaat, mag niet van een onderzoek in abstracto worden uitgegaan. (Brussel, arrest 11 maart 2008, Softperfection vs. BBIE, nr. 2005/AR/3223)
Met betrekking tot woorden moet de vaststelling van hun beschrijvend karakter berusten op de constatering dat het relevante publiek onmiddellijk en zonder verder nadenken een concreet en rechtstreeks verband zal leggen tussen de betrokken producten en de betekenis van het woordteken. Er dient dan ook aangetoond te worden dat de termen waaruit het merk bestaat opgevat worden als een indicatie van de aard van de in de inschrijvingsaanvraag bedoelde waren en van hun bestemming. (GvEA, arrest 14 april 2005, CellTech t. BHIM, punt 38; Hof van Justitie, arrest 19 april 2007, BHIM t. CellTech, C_273/05 P)
De betekenis van het voorvoegsel CRYO is ijs-, koude- (Van Daele, Engels-Nederlands woordenboek).
Het is van belang dat rekening wordt gehouden met de perceptie van de consument, Welnu, in casu is het niet zo dat de gemiddelde, normaal geïnformeerde, redelijk omzichtige en oplettende consument die naar de beoogde waren op zoek is, de betekenis van het woord CRYO begrijpt. Daaruit volgt dat uit geen enkel concreet gegeven blijkt dat het relevante publiek het teken opvat dan wel kan opvatten als een aanprijzing van een essentiële eigenschap van de waren waarvoor de inschrijving wordt gevraagd.
Zelfs indien dit wel zo zou zijn, zal het relevante publiek niet onmiddellijk en zonder verder nadenken een concreet en rechtstreeks verband leggen tussen de betrokken producten en de betekenis van het woord CRYO. Het woord CRYO verwijst namelijk niet naar de kenmerken van de waren waarvoor de inschrijving van het merk CRYOPHARMA wordt aangevraagd.
Het woord CRYO houdt immers geen verband met een objectieve en concrete eigenschap die aan de betrokken producten gemeen is, noch met hun bestemming. Het verstrekt de consument geen directe informatie terzake. Het BBIE mag er niet zomaar van uitgaan dat het woord CRYO beschrijvend is ten aanzien van de betrokken waren louter omdat het woord vaker in de medische branche gebruikt wordt.
Nu het teken niet kan worden opgevat als een beschrijving van een kenmerk van de waren, wordt het algemeen belang dat aan artikel 3, lid 1, onder c) van de richtlijn ten grondslag ligt, niet miskend wanneer tot inschrijving van het merk wordt overgegaan.
Het merk is dus niet beschrijvend en er is geen aanleiding te stellen dat het beschrijvend zou kunnen worden mbt de in dit geding van belang zijnde producten.
De algehele weigering van het BBIE, in zoverre zij op artikel 3, lid 1, sub c), van de richtlijn is gebaseerd, is ongegrond.
Het Bureau wordt dan ook verzocht om de merkaanvraag in te schrijven.”
7. Het BBIE antwoordde op 23 april 2008:
“Wij hebben geen aanleiding gevonden onze beslissing te herzien. Wij handhaven deze dan ook en merken ter toelichting van ons standpunt het volgende op.
Beschrijvend.
Zoals door het HvJ EU aangegeven (arrest Postkantoor, IER 2004/22) is er sprake van een beschrijvend teken indien het kan dienen ter aanduiding van (kenmerken van) de bij depot aangeduide producten. Daarvoor is niet vereist dat het een gebruikelijke aanduiding betreft, of het verband tussen het beschrijvende woord en de producten al dan niet direct is, of het woord in het woordenboek voorkomt en of er wellicht synoniemen (zelfs als deze gebruikelijker of directer beschrijvend zijn) voor de aanduiding bestaan. De enige vraag is of het kan dienen ter beschrijving.
Dit laatste vloeit ook logischerwijze voort uit de aard van de weigeringsgrond gedefinieerd in artikel 2.11, lid 1 sub c BVIE. Deze dient om ervoor zorg te dragen dat in het algemeen belang beschrijvende aanduidingen voor iedereen vrij ter beschikking blijven om te kunnen gebruiken.
Met betrekking tot tekens die samengesteld zijn uit dergelijke beschrijvende aanduidingen geldt dat deze in beginsel eveneens beschrijvend zijn. Dit is alleen anders indien het gevormde geheel daardoor “iets extra’s” heeft verkregen. Daarbij moet worden gedacht aan een verrassende wending in syntactisch of semantisch opzicht. Nogmaals verwijzen wij hier naar POSTKANTOOR (t.a.p.).
Uw teken
Het door u gedeponeerde teken bestaat, zoals wij ook al aangaven in onze eerste beslissing, uit twee beschrijvende aanduidingen. CRYO is een voorvoegsel met de betekenis koude-. Het is een aanduiding die met name in de medische wereld zeer veel in deze betekenis wordt gebruikt in relatie tot allerhande behandelwijzen met behulp van koude. PHARMA- is een zeer gangbare verkorting voor farmaceutica. Beide aanduidingen kunnen dienen ter beschrijving van (soort, hoedanigheid of bestemming van) de bij depot aangeduide waren.
Met betrekking tot de aanduiding PHARMA lijkt u het overigens met ons eens te zijn, u merkt over dit woordelement niets op in uw brief.
In de gevormde samenstelling kunnen wij niets ontwaren dat maakt dat de beschrijvende betekenis van de woorden is verdwenen als gevolg hiervan. De woorden zijn eenvoudigweg achter elkaar geplaatst en gezien het feit dat CRYO-een voorvoegsel is zelf volgens gangbare taalregels samengesteld. Zo er al sprake is van een meerwaarde door de samenstelling dan maakt deze de beschrijvende betekenis alleen maar directer duidelijker, de elementen versterken elkaar in hun beschrijvend karakter. Het gevormde teken communiceert dat het gaat om farmaceutische producten die werken middels koude.
U voert terzake aan dat het woord CRYO-onbekend zou zijn. En hoewel dit argument gezien het bovenstaande niet terzake doet is het ook nog eens niet juist. Een korte zoektocht op het internet levert (middels Google, binnen het Nederlandse taalgebied) 28 800 treffers op. Een kort overzicht hiervan:
-Cryo behandeling (cryopreservatie)
(…)
Wij kunnen hier uiteraard niet alle treffers weergeven maar nodigen u uit dit onderzoekje te herhalen.
Wij realiseren ons dat een aantal sites die wij vonden zeker betrekking hebben op gespecialiseerde producten. Wij wijzen er echter op dat deze producten veelal terug te voeren zijn op de medische wereld, nu juist de branche waarin deposant zich ook beweegt. Bovendien zijn er veel verschillende specialisaties die deze term blijken te gebruiken, waardoor een algemene kennis van dit woord voor de hand liggend wordt. Uiteraard volgt uit bovengenoemde voorbeelden dat de term ook ten overstaan van het “gewone” publiek wordt gebruikt.
Met betrekking tot de overige door u aangehaalde argumenten en jurisprudentie merken wij op dat deze niet terzake doen. Uiteraard hebben wij het beschrijvend karakter van het teken in concreto onderzocht. Het Ben GH heeft hierover reeds in BIOMILD (OPZOEKEN) uitspraak gedaan en de stellingname van ons terzake ook bevestigd. Met betrekking tot de door u aangehaalde stellingen uit de beschikking inzake SOFTPERFECTION merken wij op dat deze niet stroken met de opvatting van het HvJ EU terzake dat voor het vaststellen van een beschrijvend karakter niet eist dat er sprake is van een verband tussen teken en waren dat onmiddellijk, zonder verder nadenken, rechtstreeks en concreet wordt gelegd. Het criterium waaraan moet worden getoetst is of het teken kan beschrijven. De redenering in SOFTPERFECTION lijkt terug te voeren op de inmiddels achterhaalde leer van het BenGH over de nog niet aan de Europese Merkenrichtlijn aangepaste BMW (de zaken KINDER en JUICY FRUIT).
Met betrekking tot de zaak CELLTECH merken wij op dat het HvJ EU in deze zaak niet aan de juistheid van de redenering van het GEA in die uitspraak toe is gekomen. Het HvJ EU werd in deze gebonden door de regels van (cassatie)recht en kwam als gevolg van de door het GEA vastgestelde feiten niet toe aan een beoordeling van de manier waarop het GEA de rechtsvraag
Evenmin geldt voor een beschrijvend teken de aanvullende eis dat dit moet aanprijzen dan wel een essentiële eigenschap van de aangeduide producten moet beschrijven om te kunnen worden geweigerd. Wij verwijzen nogmaals naar POSTKANTOOR.
Onderscheidend vermogen.
Met betrekking tot de door ons aangevoerde weigeringsgrond van artikel 2.11, lid, sub b BVIE merken wij op (POSTKANTOOR, t.a.p.) dat het HvJ EU duidelijk heeft aangegeven dat voor iedere beschrijvende aanduiding geldt dat deze tevens ieder onderscheidend vermogen mist. Andersom hoeft dit overigens niet het geval te zijn.
Andere depots.
Inderdaad dienen wij ieder depot aan de hand van het toepasselijk recht te beoordelen. Het daarbij betrekken van andere depots, bij welke instantie dan ook, zou niet getuigen van een serieuze toetsing. Dit is dan ook inmiddels een element van de vast rechtspraak over de door ons verrichte toetsing aan de absolute weigeringsgronden (het Haagse Gerechtshof (BIOMILD, IER 1997/229, ANTI ANGIN, BIA 1999/114), het Hof te Brussel (A PIED, Cour d’appel Bruxelles, 22 oktober 1999, 1998/AR/2463, R. 1999/4642), de beroepskamer van het BHIM (bijvoorbeeld PRO ECO, R127/99_1), het GEA (TRUSTEOLINK, 26/10/2000, T_345/99; STREAMSERVE, 27/02,2002, T_106/00) en het HvJEU (POSTKANTOOR, t.a.p.)).
Wel merken wij op dat wij geen eigen principes hanteren bij de toetsing. Wij passen het recht toe zoals vastgesteld in het BVIE, de Merkenrichtlijn en door de hoogste Europese rechters, Van enige eigen criteria is gene sprake. Overigens zijn wij het met u eens dat het inderdaad wenselijk is dat de verschillende instanties die op basis van dezelfde criteria merkdepots toetsen in elk individueel geval tot dezelfde rechtens juiste beslissing zouden komen.
(…)
Zoals aangegeven handhaven wij onze beslissing. Wij merken tenslotte op dat de bezwaartermijn af zal lopen op 1 mei.”
8. Op 5 juni 2008 liet het BBIE per brief aan de merkgemachtigde van eiseres weten:
“Wij verwijzen naar onze correspondentie betreffende de voorlopige beslissing tot weigering van 1 november 2007.
Aangezien onze bezwaren niet binnen de gestelde termijn zijn opgeheven, wordt de inschrijving ervan doorgehaald.
(…)”
9.De gedinginleidende akte wijst de brieven van 5 juni 2008, 23 april 2008 en 1 november 2007 aan als bestreden akten.
Volgens artikel 2.12, 1 BVIE kan enkel de kennisgeving bedoeld in artikel 2.11, lid 4 BVIE aanleiding geven tot een verzoek aan het hof om “een bevel tot inschrijving van het merk te verkrijgen”, waaruit volgt dat de brieven van 1 november 2007 en 23 april 2008 op zich en afzonderlijk genomen geen aanvechtbare akten vormen.
De voorziening tegen de kennisgevingen van 1 november 2007 en van 23 april 2008 zou overigens ingesteld zijn buiten de termijn van twee maanden voorgeschreven in artikel 2.12.1 BVIE.
Echter, de brief van 5 juni 2008 bevat geen enkele inhoudelijke motivering voor de weigering, maar verwijst naar de correspondentie van het BBIE en naar het feit dat zijn bezwaren niet zijn opgeheven. De drie in de inleidende akte vermelde brieven van 1 november 2007, 23 april 2008 en 5 juni 2008 vormen als beslissing dan ook één geheel.
DE STANDPUNTEN VAN DE PARTIJEN, HET VOORWERP VAN DE VORDERING EN DE BESLUITEN.
10. Eiseres voert ten grond aan: (1) dat het door haar gedeponeerde teken CRYOPHARMA niet beschrijvend is in de zin van artikel 3, lid 1, sub c BVIE, (2) dat het door haar gedeponeerde teken CRYOPHARMA onderscheidend vermogen bezit in de zin van artikel 3, lid 1 sub b BVIE, en (3) dat de bestreden beslissing strijdig is met de beslissingspraktijk van het BBIE en met de inzichten van het BHIM en het Franse Merkenbureau.
Op basis daarvan vraagt zij dat de beslissing van het BBIE teniet wordt gedaan.
Ondergeschikt vraagt eiseres de gedeeltelijke handhaving van het depot voor waren waarvoor het teken CRYOPHARMA niet beschrijvend is.
11. Na een toelichting over het regelgevend kader en de juridische uitgangspunten in verband met het beschrijvende karakter van een teken, roept eiseres specifiek betreffende CRYOPHARMA het volgende in.
12. Het relevante publiek is niet “de medische wereld”, dit is slechts zo voor enkele van de betrokken waren. Bovendien moet ook voor die waren aangetoond worden dat het teken CRYOPHARMA voor het publiek uit de medische sector beschrijvend is.
Een teken is slechts beschrijvend als dit zo is voor “een aanzienlijk deel van het relevante publiek”.
De drie officiële Benelux-talen, Nederlands, Frans en Duits, zijn relevant voor de beoordeling.
13. De aanvraag van eiseres heeft betrekking op diverse waren en niet uitsluitend op farmaceutische producten.
In de logica van het BBIE is het teken CRYOPHARMA niet beschrijvend voor de waren van de klassen 3, 8 en 10.
14. Het BBIE had haar weigeringsbeslissing moeten motiveren voor elk van de in de aanvraag opgegeven waren, of minstens voor alle in de aanvraag opgegeven categorieën of groepen van waren (die niet noodzakelijk overeenstemmen met de “klassen” van de Nice Classificatie).
15. Het teken CRYO heeft geen beschrijvend karakter.
In het normaal taalgebruik kan het vanuit het oogpunt van een aanzienlijk deel van het relevante publiek niet dienen ter aanduiding, rechtstreeks of door vermelding van één van de essentiële kenmerken ervan, van de waren waarvoor de inschrijving gevraagd is, en dit zelfs als het relevante publiek enkel bestaat uit personen van de medische sector.
Dit wordt bevestigd door de resultaten van een in opdracht van eiseres uitgevoerde steekproef bij het gemiddelde Nederlandstalige en Franstalige publiek; slechts een klein percentage van de klanten van een apotheek wist wat het woord CRYO betekent.
Het onderzoek van het BBIE op Google toont het beschrijvend karakter van het teken CRYO niet aan.
16. Bij de beoordeling van het beschrijvend karakter speelt ook het auditief aspect een rol.
Het overgrote deel van het relevante publiek in de Benelux is vertrouwd met het Engels zodat mag aangenomen worden dat het woord CRYO eerder een visueel en auditief verband zal leggen met het alom gekende Engelse werkwoord “to cry” (vertaling: huilen).
17.Het woord CRYO geeft geen precieze informatie over de aard, de soort of de bestemming van het product in kwestie want het geeft geen precieze informatie over de door de producten vervulde functie of het met hun gebruik bereikte resultaat.
CRYO houdt geen verband met een objectieve en concrete eigenschap of met een bestemming die aan alle producten gemeen is.
Dit geldt ook voor de farmaceutische producten alleen. Het is niet duidelijk wat het BBIE bedoelt wanneer het stelt dat het teken CRYO verwijst naar producten die ‘werken middels koude’.
18. In het verleden heeft het BBIE verschillende merken ingeschreven waarin het woord CRYO opgenomen is.
19. Het teken PHARMA heeft geen beschrijvend karakter.
Dit woord bestaat noch in het Nederlands, noch in het Frans, noch in het Duits, en evenmin in het Engels.
Het BBIE beaamt dit door te stellen dat PHARMA de afkorting is van “farmaceutica”, maar hij bewijst dit helemaal niet.
De betekenis van PHARMA staat niet vast, is niet algemeen aanvaard en heeft geen officieel karakter.
Een niet-bestaand woord kan niet beschrijvend zijn in de zin van artikel 2.11,c BVIE.
Het staat vast dat het teken PHARMA geen voldoende rechtstreeks en concreet verband heeft met de betrokken waren opdat het relevante publiek – voornamelijk de gemiddelde consument – in staat zou zijn er onmiddellijk en zonder verder nadenken een beschrijving in te zien van de betrokken waren of van één van de kenmerken ervan.
20. De waren waarvoor de inschrijving gevraagd werd, zijn niet uitsluitend farmaceutische producten. Voor de andere producten is PHARMA zeker niet beschrijvend.
21. In tal van merkinschrijvingen werd het woord PHARMA door het BBIE aanvaard, inzonderheid ook voor waren uit klasse 5 dat farmaceutische producten omvat.
22. Het teken CRYOPHARMA heeft geen beschrijvend karakter.
Aangezien noch CRYO, noch PHARMA beschrijvend is, is de combinatie CRYOPHARMA dit evenmin.
23. Zelfs als CRYO en PHARMA als beschrijvend zouden beschouwd worden, is de samenstelling CRYOPHARMA dit niet.
Het teken CRYOPHARMA is voor het relevante publiek van de Benelux geen in de omgangstaal gebruikelijke aanduiding voor de waren waarvoor de inschrijving gevraagd werd.
Dit is zelfs zo voor de farmaceutische producten (klasse 5):
- Het BBIE heeft niet aangetoond dat het algemeen publiek onmiddellijk en zonder nadenken een verband legt tussen de term CRYOPHARMA en “farmaceutische producten die werken middels koude”,
- Het BBIE heeft niet aangetoond dat het doelpubliek het teken uitsluitend zal opvatten als een indicatie voor het type waren waarop het teken betrekking heeft.
24. Het teken CRYOPHARMA bestaat uit de in de gewone omgangstaal syntactisch ongebruikelijke juxtapositie van de twee woorden CRYO en PHARMA, wat een extra element verschaft.
25. Voor derden is er geen enkele noodzaak om het teken CRYOPHARMA te gebruiken, er wordt dus geen afbreuk gedaan aan het algemeen belang en de mogelijkheid van derden om hun producten op een normale, in de praktijk gangbare wijze aan te duiden.
Eiseres gebruikt het teken CRYOPHARMA voor de aanduiding van een wrattenbestrijdingsproduct.
Voor haar concurrenten is het niet noodzakelijk om hun concurrerend wrattenbestrijdingsproduct dezelfde benaming te geven om het op een normale, in de praktijk gangbare wijze aan te duiden.
26. Er zijn geen marktindiciën waaruit blijkt dat het woordgebruik in één van de talen van de Benelux zo zou evolueren dat voor de waren waarvoor eiseres bescherming gevraagd heeft, in de nabije toekomst het woord CRYOPHARMA zou gebruikt worden.
27. De resultaten van de steekproef verricht in opdracht van eiseres bevestigen het niet-beschrijvend karakter van het teken CRYOPHARMA.
28. Na een toelichting over het regelgevend kader en de juridische uitgangspunten in verband met het onderscheidend vermogen van een teken, roept eiseres specifiek betreffende CRYOPHARMA het volgende in.
29. Het BBIE heeft in haar beslissing geoordeeld dat een beschrijvende aanduiding ook elk onderscheidend vermogen mist, maar hoewel de respectieve werkingssferen van de absolute weigeringsgronden elkaar overlappen, gaat het toch om afzonderlijke weigeringsgronden die afzonderlijk moeten onderzocht worden.
30. Het BBIE had zijn weigeringsbeslissing in verband met het onderscheidend vermogen moeten motiveren voor elk van de verschillende waren, minstens voor alle in de aanvraag opgegeven categorieën of groepen van producten (wat niet noodzakelijk hetzelfde is als de “klassen” van de Nice Classificatie).
31. Voor de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument is CRYOPHARMA geen merk dat elk onderscheidend vermogen mist want het wordt niet gewoonlijk in de handel gebruikt ter aanduiding van de waren waarvoor de inschrijving gevraagd werd.
CRYOPHARMA is een fantasievolle combinatie want in het gewone taalgebruik bestaat het niet. Het gaat om de combinatie van een voor- en een achtervoegsel wat op auditief en op visueel vlak een ongebruikelijke indruk oplevert in die zin dat beide concepten gewoonlijk niet samen gebruikt worden.
Het teken zal door het relevante publiek opgevat worden als een zelfstandig, individueel herkenbaar woord dat, in zijn geheel beschouwd, de consument in staat stelt om de betrokken onderneming – eiseres – en de waren ervan te herkennen.
Voor het publiek van de Benelux heeft het teken CRYOPHARMA geen bijzondere betekenis en is het dus in staat om de beoogde waren van die ven een andere herkomst te onderscheiden.
32. De genomen beslissing is strijdig met de beslissingspraktijk van het BBIE en de inzichten van het BHIM en het Franse Merkenbureau.
(a) Eiseres heeft het teken CRYOPHARMA vroeger reeds als Beneluxmerk geregistreerd zonder dat het BBIE hierover een opmerking formuleerde.
Eiseres heeft ook het teken CRYOPHARMA PRO als merk ingeschreven.
(b) Het BBIE heeft al de inschrijving van merken bestaande uit de tekens CRYO of PHARMA uitgevoerd.
Sommige van die tekens, zoals PHARMA ONE, hebben een meer beschrijvend karakter dan CRYOPHARMA.
(c) Het BHIM en het Franse Merkenbureau hebben de inschrijving van CRYOPHARMA als merk wel aanvaard.
33. Ondergeschikt vraagt eiseres de gedeeltelijke handhaving van het depot voor producten waarvoor het teken CRYOPHARMA niet beschrijvend is.
In zijn brief van 15 april 2008 heeft de merkgemachtigde van eiseres gesteld: “De algehele weigering van het BBIE, in zoverre zij op artikel 3, lid 1, sub c van de richtlijn is gebaseerd, is ongegrond”.
Aldus heeft de merkgemachtigde van eiseres minstens impliciet te kennen gegeven dat indien het BBIE de inschrijving van het teken voor bepaalde klassen zou weigeren, eiseres in elk geval een inschrijving voor de overblijvende klassen nastreefde, zo luidt de redenering.
Het BBIE argumenteert dus onterecht dat eiseres niet voor de eerste keer voor het hof van beroep de inschrijving kan vorderen voor één van de aangegeven klassen.
34. De vordering van eiseres strekt ertoe:
- haar hoger beroep ontvankelijk en gegrond te horen verklaren,
- bijgevolg de bestreden beslissing van het BBIE tot doorhaling van de inschrijving van het door eiseres gedeponeerde merk CRYOPHARMA, zoals megedeeld aan eiseres in de brieven van het BBIE van 1 november 2007, 23 april 2008 en 5 juni 2008, integraal teniet te horen doen,
- opnieuw recht te horen doen, en:
- verweerster (en het BBIE) te horen bevelen om:
= in hoofdorde: het onder nummer 1145799 ingeschreven depot van het merk CRYOPHARMA voor de in het depot opgegeven waren uit de klassen 3, 5, 8 en 10 te handhaven,
= in uiterst ondergeschikte orde, zo het hof van mening zou zijn dat het merk CRYOPHARMA beschrijvend is voor bepaalde waren; het onder nummer 1145799 ingeschreven depot van het merk CRYOPHARMA te handhaven voor de in depot opgegeven klassen of waren waarvoor het teken CRYOPHARMA niet beschrijvend is,
- verweerster te horen veroordelen tot de kosten van het geding, voor eiseres begroot op € 186 (kosten inleidend verzoekschrift) en € 1.200 (rechtsplegingvergoeding)
35. Na een toelichting over het rechtskader en de toepasselijke principes, zet verweerster specifiek betreffende het teken CRYOPHARMA uiteen waarom zij meent terecht te hebben geoordeeld dat dit beschrijvend is en ieder onderscheidend vermogen mist.
Voorts formuleert verweerster een antwoord op de beroepsgrieven van eiseres.
36. In verband met het beschrijvende karakter van het teken CRYOPHARMA stelt verweerster dat het relevante publiek een gemengde samenstelling heeft: enerzijds personen uit de medische sector en anderzijds het algemene publiek.
37. De enige vraag die moet beantwoord worden is of het teken CRYOPHARMA kan dienen ter beschrijving van een kenmerk van de betrokken waren.
Daartoe wordt nagegaan of de samenstellende delen en of het teken als geheel een beschrijvend karakter hebben, waarvoor het voldoende is dat het teken in zijn geheel beschrijvend is in één van de talen van de Benelux.
38. Het voorvoegsel CRYO betekent koude, wat blijkt uit zowel Franse als Nederlandse woordenboeken.
De beschrijvende betekenis van CRYO blijkt ook uit een onderzoek van het BBIE op internet via Google: voor CRYO leverde dit in het Nederlands 28 800 treffers op.
Op haar eigen internetsite gebruikt eiseres, zowel in het Nederlands als in het Frans, het voorvoegsel CRYO op een beschrijvende manier, met de betekenis “koude”, voor de omschrijving van haar wrattenbestrijdingsproduct en van het procédé van cryotherapie.
De betekenis van het voorvoegsel CRYO zal door het relevante publiek, voor de waren waarvoor de inschrijving gevraagd wordt, als een aanduiding van een kenmerk, met name “koude” begrepen kunnen worden.
39. PHARMA is een gebruikelijke afkorting voor wat betrekking heeft op farmaceutische producten en een beschrijvende term voor de aangeduide waren.
Dit blijkt uit een groot aantal woorden in het Frans die betrekking hebben op geneesmiddelen.
De term PHARMA, die fonetisch identiek is aan “farma”, zal ook in die zin verstaan worden door het relevante publiek en zelfs door de gemiddelde consument van de Benelux. Voor deze consument geeft het bestanddeel PHARMA louter aan dat de aangeduide producten betrekking hebben op farmaceutische en medische producten en toestellen, met inbegrip van tandheelkundige en diergeneeskundige producten en toestellen.
40.De combinatie CRYOPHARMA zal door het relevante publiek kunnen opgevat worden als de aanduiding van de soort, hoedanigheid of bestemming van de medische en farmaceutische producten waarvoor de inschrijving gevraagd wordt, met name dat zij behandelen door de koude. Voor de aangegeven waren heeft CRYOPHARMA dus een beschrijvend karakter.
De inschrijving als merk van CRYOPHARMA wordt door eiseres in de eerste plaats beoogd voor farmaceutische en medische producten, en het teken CRYOPHARMA wordt thans door haar gebruikt voor een product dat wratten op de huid bestrijdt.
Het feit dat de inschrijving als merk van CRYOPHARMA ook gevraagd wordt voor andere dan medische en farmaceutische producten, doet geen afbreuk aan de toepassing van de absolute nietigheidsgrond voorzien in artikel 2.11, lid 1, sub c BVIE.
Eiseres had in het kader van de aanvraagprocedure kunnen vragen dat het BBIE het teken CRYOPHARMA enkel als merk zou inschrijven voor de waren die geen medische of farmaceutische producten zijn, maar dat heeft zij niet gedaan, en zij kan dit niet voor het eerst voor het hof van beroep vragen.
41. Artikel 3, lid 1, c Harmonisatierichtlijn verbiedt ook de inschrijving als merk van de tekens die in de toekomst door de betrokken ondernemingen als aanduiding van de kenmerken van de betrokken waren of diensten kunnen gebruikt worden.
42. Aangezien de combinatie CRYOPHARMA uitsluitend samengesteld is uit tekens die in de handel kunnen dienen om de soort, hoedanigheid of bestemming van de waren waarvoor de inschrijving gevraagd werd, aan te duiden, mist deze combinatie elk onderscheidend vermogen.
43. Dit gebrek aan onderscheidend vermogen blijkt ook bij een afzonderlijk onderzoek van deze weigeringsgrond.
De twee elementen CRYO en PHARMA zijn gewoon samengevoegd en er is geen bijkomend element op basis waarvan de combinatie van CRYO en PHARMA ongewoon zou zijn of een eigen betekenis zou hebben waardoor in de perceptie van het betrokken publiek de waren van eiseres zouden kunnen onderscheiden worden van die met een andere commerciële herkomst.
44. Op grond van de door haar ingeroepen middelen en argumenten besluit de BOIE dat het hoger beroep en de vorderingen van eiseres ongegrond zijn.
Zij vraagt de veroordeling van eiseres tot de kosten.
BEOORDELING DOOR HET HOF.
A. DE TOEPASSELIJKE BEGINSELEN.
45. Krachtens de rechtspraak van het Hof van Justitie EU (arrest inzake Koninklijke KPN Nederland ‘Postkantoor’ van 12 februari 2004, C-363/99, punten 31, 35, 36 en 73, en arrest inzake MT & C “The Kitchen Company” en 15 februari 2007, C-236/05, punten 31 tot en met 36) gelden samengevat volgende beginselen wanneer een merkenautoriteit zijn onderzoek verricht naar de inschrijving van een merk.
Het onderzoek naar het onderscheidend vermogen mag niet in abstracto worden gevoerd, maar dient rekening te houden met alle relevante feiten en omstandigheden van de registratieaanvraag.
De afweging van die relevante feiten en omstandigheden dient te gebeuren tot op het ogenblik waarop een definitieve beslissing wordt genomen over de aanvraag.
De toetsing dient te geschieden voor ieder van de waren of diensten en desgevallend kan de merkenautoriteit voor de in aanmerking genomen waren en diensten tot uiteenlopende conclusies komen.
Voor elk van de in de aanvraag om inschrijving opgegeven waren en diensten dient de conclusie te worden vermeld, maar wanneer eenzelfde weigeringsgrond wordt ingebracht voor een categorie of groep van waren of diensten kan een globale motivering volstaan.
De rechterlijke instantie bij wie een verhaal is ingesteld tegen de beslissing van de merkenautoriteit dient eveneens rekening te houden met alle relevante feiten en omstandigheden binnen de grenzen van de uitoefening van haar bevoegdheden, zoals vastgesteld door de toepasselijke nationale regelgeving.
De rechterlijke instanties die te oordelen hebben over een door het BBIE genomen beslissing tot weigering van een inschrijving, mogen enkel die gegevens in aanmerking nemen op grond waarvan het BBIE beslist heeft of had moeten beslissen, zodat die rechterlijke instanties niet kunnen oordelen over aanspraken die buiten de beslissing van het BBIE vallen of die haar niet zijn voorgelegd (Benelux Ger.h., 15 december 2003, nummer A 2002/2/6, Benelux – Merkenbureau / Vlaamse Toeristenbond, www.courbeneluxhof.be).
46. Bij de toetsing van de beslissing van het BBIE dient voor ogen gehouden te worden dat de uitvoering van de opdracht als doel heeft de vrijwaring van het algemeen belang, dat als oogmerk bij elk van de weigeringsgronden aanwezig is (HvJ EU 18 juni 2002 inzake Philips, C-299/99, punt 77; HvJ EU 06 mei 2001 inzake Libertel, Z.C.-104/01, punt 51; HvJ EU 12 februari 2004 inzake Koninklijke KPN, C-363/99, punt 55; HvJH EU 16 september 2004 inzake SAT. 1, punt 25; HvJ EU 19 april 2007 inzake Celltech, C-273/05, punt 74).
Een teken moet desgevallend dan ook in het algemeen belang dienen vrijgehouden te worden wanneer de toewijzing ervan aan een merkhouder, onevenredige hinder zou veroorzaken ten nadele van nieuwe marktdeelnemers, precies doordat het teken onderscheidende elemementen bezwaart die eenieder ter beschikking dienen te staan.
47. De absolute weigeringsgrond bedoeld in artikel 2.11.1 b, BVIE die de afwezigheid van ieder onderscheidend vermogen betreft, beantwoord aan deze ingesteld bij artikel 3, 1.b) van de richtlijn Raad EU van 21 december 1988 (89/104/EEG) betreffende de harmonisatie van het merkenrecht van de Lid-Staten.
De absolute weigeringsgrond vermeld in artikel 2.11.1 c. BVIE die de beschrijvende tekens of benamingen betreft, stemt overeen met deze ingesteld bij artikel 3, 1. c) van voormelde richtlijn.
Ze dienen derhalve begrepen te worden in de betekenis die er in het Gemeenschapsrecht werd aan gegeven door het Hof van Justitie.
48. Bij het onderzoek naar het onderscheidend vermogen dient het teken waarvoor merkbescherming wordt gevraagd, te worden beschouwd zoals het wordt gedeponeerd en in functie van de waren en diensten waarvoor de inschrijving wordt gevraagd.
Dit impliceert dat het als zodanig in zijn geheel moet worden beoordeeld, hetgeen niet betekent dat de eventuele samenstellende onderdelen die er kunnen worden in herkend op zich geen beoordelingselement kunnen vormen (HvJ EU 30 juni 2005, inzake Eurocermex, C-286/04, punten 22 en 23; HvJ EU 25 oktober 2007, inzake Develey, punt 82).
Betreft het een beschrijvend teken in de zin van artikel 3, 1. c) van de richtlijn dan geldt daarnaast ook een toetsing over hun betekenis in het licht van de duiding zelf van de waren en diensten of de eigenschappen ervan.
49. Het begrip ‘onderscheidend vermogen’ moet conform de constante rechtspraak van het Hof van Justitie EU aldus worden begrepen dat een merk zich ertoe behoort te lenen dat de waren of diensten waarvoor de inschrijving wordt gevraagd, als afkomstig van een bepaalde onderneming worden geïdentificeerd en ze er door van deze van andere ondernemingen worden onderscheiden (HvJ EU 04 mei 1999, inzake Windsurfing Chiemsee, C-108/97 en C-109/97, punt 49; HvJ EU 20 juni 1999, inzake Lloyd Shuhfabrik Meyer, C-342/97, punt 22; HvJ 18 juni 2002, inzake Philips, C-299/99, punt 35; HvJ EU, 08 april 2003, inzake Linde & Winward, C-53/01 & C-55/01, punt 40; HvJ EU 25 oktober 2007, inzake Develey, C-238/06, punt 79).
50. Tekens of aanduidingen die gewoonlijk in de handel kunnen dienen tot aanduiding van de kenmerken van de waren en diensten waarvoor de registratie wordt aangevraagd, kunnen niet worden geregistreerd ter wille van het algemeen belang. Dit vereist dat die tekens of aanduidingen door eenieder vrij moeten kunnen worden gebruikt (HvJ 23 oktober 2003 inzake Wrigley (Doublemint), C-191/01 P, punt 31; HvJ EU 12 januari 2006 inzake Deutsche SISI-Werke, C-173/04, punt 62; HvJ EU 19 april 2007, inzake Celltech, C-276/05, punt 75).
Aldus komen niet voor inschrijving als merk in aanmerking, de tekens of aanduidingen als bedoeld in artikel 3, 1 c. van de merkenrichtlijn, welke in het normale taalgebruik vanuit het oogpunt van de consument kunnen dienen ter aanduiding van één van de eigenschappen van een waar of dienst als die waarvoor de inschrijving is aangevraagd (HvJ EU 12 februari 2004 inzake Postkantoor C-363/99, punt 57; HvJ EU 23 oktober 2003 inzake Wrigley, C-191/01 P, punt 32).
Ook de toekomstige te verwachten ontwikkeling is op dit vlak relevant, zij het dat de op dit punt te verwachten evolutie niet louter hypothetisch mag zijn maar moet steunen op concrete en actuele of minstens in een nabij toekomst aannemelijke marktomstandigheden (HvJ EU, 4 mei 1999, inzake Windsurfsing Chiemsee, C_108/97 en C_109/97, punten 31 en 37; GEA, 12 maart 2008, inzake Compagnie SAS, T_341/06, punt 43).
51. In het geval een merk gevormd wordt door een combinatie van bestanddelen volstaat niet dat elk van de bestanddelen beschrijvend is, maar moet dit karakter worden vastgelegd van het geheel, vooraleer het als zodanig kan worden gekwalificeerd.
Indien ieder van de bestanddelen op zich beschrijvend is, is de combinatie ervan zulks in regel ook, maar het valt niet uit te sluiten dat de indruk die de combinatie wekt verschilt van de indruk die de loutere samenvoeging van de bestanddelen wekt. In dit geval is de combinatie niet beschrijvend in de zin van artikel 3. 1 c. van de richtlijn. Bestaat het merk uit verschillende woorden of een hersamengesteld woord, dan kan het onderzoek naar het beschrijvend karakter niet beperkt blijven tot dat van de samenstellende delen, maar dient het geheel te worden beschouwd (HvJ EU 19 april 2007, inzake Celltech, C-273/05, punten 77, 78 en 79).
52. Het BBIE heeft in zijn voorlopige beslissing tot weigering terloops twee absolute weigeringsgronden vermeld, maar betoogt in wezen dat er gebrek aan onderscheidend vermogen is wegens de uitsluitend beschrijvende tekens in het merken.
Het onderzoek van de feiten behoort nochtans verschillend te zijn in functie van de twee vermelde gronden tot weigering.
Het teken dat uitsluitend bestaat uit beschrijvende tekens of benamingen zoals bedoeld in artikel 2.11. 1 c. komt hoe dan ook niet in aanmerking voor registratie, ongeacht de vraag naar het onderscheidend vermogen.
Omgekeerd volgt de ontstentenis van onderscheidend vermogen niet noodzakelijk alleen uit het feit dat een merk uitsluitend bestaat uit beschrijvende tekens of benamingen.
Het onderzoek kan dus wel een verband tussen beide gronden tot weigering opleveren.
B. TOETSING VAN HET TEKEN CRYOPHARMA.
53. Eiseres heeft het woordteken CRYOPHARMA gedeponeerd voor goederen van de administratieve klassen 3, 5, 8 en 10, zoals hierboven meer gedetailleerd opgesomd.
54. De producten waarvoor de merkbescherming gevraagd wordt, zijn bestemd voor professionelen van de medische sector (geneesheren, dierenartsen, tandartsen, apothekers, verplegers, …): de producten van de klassen 5 en 10.
Deze producten zijn echter ook bestemd voor de gewone consument, zoals blijkt uit de opsomming van de klassen 3 en 8.
De producten van de klassen 5 en 10 zijn deels ook bestemd voor de gewone consument.
Daar de producten waarvoor de inschrijving als merk gevraagd wordt aldus niet uitsluitend voor professionelen bedoeld zijn maar ook voor de gewone consumenten, wordt ter zake het relevante publiek gevormd door de gemiddelde consument in het algemeen.
Met “gemiddelde consument” wordt bedoeld de normaal geïnformeerde, redelijke, omzichtige en oplettende consument.
55. Het teken CRYOPHARMA bestaat uit het voorvoegsel CRYO en de afkorting PHARMA, en behoort niet tot het officiële Nederlandse woordenschat.
Het teken CRYOPHARMA zelf is een woord dat niet in het taalgebruik voorkomt.
56. PHARMA kan wellicht door de gemiddelde consument begrepen worden als een verwijzing naar dat wat betrekking heeft op farmacie.
CRYO daarentegen wordt op zich in het gangbare taalgebruik niet benut door de gemiddelde consument zodat deze er niet vanzelfsprekend een voorvoegsel met de betekenis “koude” in zal herkennen.
Er zijn geen afdoende concrete aanwijzingen dat dit in een nabije toekomst wel het geval zou zijn.
De opzoekingen van het BBIE op Google maar niet het voorkomen ervan in het gangbare taalgebruik nu of in een nabije toekomst.
57. Het teken CRYOPHARMA heeft op zich voor de gemiddelde consument geen specifieke betekenis en het leent er zich als zuiver fantasiewoord dan ook toe om de waren waarvoor de inschrijving gevraagd werd te identificeren als afkomstig van een bepaalde onderneming en ze te onderscheiden van de waren afkomstig van andere ondernemingen.
Anders uitgedrukt; het teken CRYOPHARMA stelt het relevante publiek in staat om op grond van de herkenning ervan tot de aankoop of tot het vermijden van de aankoop van dezelfde goederen te beslissen.
Het teken CRYOPHARMA heeft bijgevolg onderscheidend vermogen, onder voorbehoud van het resultaat van het navolgende onderzoek naar het beweerde beschrijvende karakter ervan.
58. Ten overvloede wijst het hof er op dat de Europese merkenautoriteit, het BHIM, dat in verband met de inschrijving van merken ter uitvoering van de Verordening nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk, dezelfde criteria hanteert als deze uit de Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008, betreffende de harmonisatie van het merkenrecht van de Lid – Staten, de inschrijving van het teken CRYOPHARMA als merk wel aanvaard heeft voor de klassen 3, 5, 8 en 10, -als gevolg van een depot dat op dezelfde datum werd verricht als het betwiste depot- terwijl het BBIE dat dezelfde criteria hanteert dit niet gedaan heeft, en dat het BBIE vroeger reeds de inschrijving van het teken CRYOPHARMA als merk aanvaard heeft voor de klassen 3 en 5.
De bewering als zou de rechtspraak van het HvJ EU ondertussen zijn geëvolueerd zijn, kan niet in aanmerking genomen worden, nu verweerster niet uiteenzet om welke evolutie het zou gaan, noch in welke zin ze relevant zou zijn in het voorliggende geval.
59.PHARMA (auditief en in het Nederlands “farma”) is een courante term voor de verwijzing naar wat betrekking heeft op “farmacie” (in het Frans “pharmacie”).
CRYO is een voorvoegsel dat “koude” betekent en komt voor zowel in de Nederlandse als Franse technische woordenschat (zie de woordenboeken “Le Nouveau Petit Robert” en “Van Dale”).
In de medische en in de wetenschappelijke wereld is de term CRYO ingeburgerd, met name voor methodes en producten die koude en invriezen betreffen (bijvoorbeeld: cryogenetica, cryotherapie, cryoscopie). Dit geldt zowel voor de Nederlandse als voor de Franse terminologie.
Dit is echter niet zo voor het gangbare taalgebruik in hoofde van het relevante publiek zoals dit boven werd aangegeven, en, zoals ook reeds aangestipt, zijn er geen afdoende concrete aanwijzingen dat dit in een nabij toekomst wel het geval zou zijn.
Er kan derhalve niet aangenomen worden dat CRYO voor de gemiddelde consument een beschrijvende term is.
60. De tekens CRYO en PHARMA zijn in het teken CRYOPHARMA eenvoudig samengevoegd, zonder enige weglating, toevoeging of wijziging. Het teken moet ook in zijn globale verschijningsvorm worden beoordeeld op zijn eventueel beschrijvend karakter.
Aangezien het teken CRYO niet beschrijvend is in de perceptie van het relevante publiek, kan ook niet zondermeer aangenomen worden dat CRYOPHARMA dat wel zou zijn.
Dit voorvoegsel samen gelezen met de afkorting PHARMA geeft integendeel in de perceptie van de gemiddelde consument een totaalindruk die niet beschrijvend is voor de waren of kenmerken van de waren waarvoor de inschrijving gevraagd werd.
61.Uit het bovenstaande volgt dat noch CRYOPHARMA, noch een van zijn twee samenstellende onderdelen, met name CRYO, kan beschouwd worden als een teken dat gewoonlijk in de handel kan dienen ter aanduiding van de waren of van een kenmerk van de waren waarvoor de registratie aangevraagd werd.
Het teken CRYOPHARMA is dus niet beschrijvend in de zin van artikel 2.11.1.c. BVIE voor de waren waarvoor de inschrijving als merk voor het teken aangevraagd werd door eiseres, zodat de genoemde verdragsbepaling zich niet tegen de inschrijving verzet.
62. Uit het voorgaande volgt dat het BBIE onterecht de inschrijving als merk geweigerd heeft voor de klassen van waren waarvoor de inschrijving gevraagd werd (klassen 3, 5, 8 en 10).
Hieruit volgt dat de hoofdvordering van eiseres gegrond is.
Bijgevolg is haar vordering in ondergeschikte orde zonder voorwerp geworden.
68. Verweerster wordt bijgevolg veroordeeld tot de kosten.
Als rechtsplegingvergoeding wordt ter zake het basisbedrag toegekend, dit is hier € 1.200, met name het basisbedrag voor een niet in geld waardeerbare vordering.
OM DEZE REDENEN,
HET HOF,
Rechtsprekende na tegenspraak,
In acht genomen de voorschriften van de wet van 15 juni 1935 op het taalgebruik in gerechtszaken,
Verklaart de hoofdvordering van eiseres ontvankelijk en gegrond.
Verklaart de subsidiaire vordering van eiseres zonder voorwerp geworden.
Vernietigt de bestreden beslissing waarbij de inschrijving in het Benelux – Merkenregister van het door eiseres gedeponeerde merk wordt geweigerd.
Beveelt de BOIE om het merk dat gedeponeerd werd onder het nummer 1145799 in te schrijven in het Benelux – Merkenregister voor de in het depot opgegeven waren uit de klassen 3, 5, 8 en 10.
Veroordeelt verweerster tot de gedingkosten, vereffend op € 1.200 voor haarzelf en op € 1.386 voor eiseres.
*********
Aldus gevonnist en uitgesproken in openbare burgerlijke terechtzitting van de kamer 18 van het Hof van Beroep te Brussel op 26-01-2010
waar aanwezig waren:
- Dhr. P. BLONDEEL Voorzitter
- Mevr. S. GADEYNE Raadsheer
- Dhr. E. BODSON Raadsheer
- Mevr. D. VAN IMPE Griffier