Uitspraak 8 september 2009
A.R. Nr. 2008/AR/2620
IN ZAKE VAN:
Mevrouw Francine VERMEIREN, wonende te 8300 KNOKKE, Paul Parmentierlaan 212, eiseres,
vertegenwoordigd door Mr. Vera VERREET loco Mr. Guy CAYRON, advocaat te 1850 GRIMBERGEN, Hellebeekstraat 6;
TEGEN:
BENELUX-ORGANISATIE VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM, met zetel te Borderwijklaan 15, 2591 XR DEN HAAG (NEDERLAND) , vertegenwoordigd door de Directeur-Generaal van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom, verweerster,
vertegenwoordigd door Mr. DAUWE Brigitte, advocaat te 1000 BRUSSEL, Loksumstraat 25
Over de rechtspleging.
01. Met de inleidende akte wordt het hof geadieerd met toepassing van artikel 2.12.1 van het Benelux Verdrag voor de Intellectuele Eigendom (BVIE) van 25 februari 2005.
Het beroep is gericht tegen de beslissing tot doorhaling van een inschrijving van een merkdepot, die bij brieven van 20 december 2007 en 15 augustus 2008 werd meegedeeld door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE).
02. Het verzoekschrift werd op 10 oktober 2008 ingediend op de griffie van het hof.
03. De advocaten van de partijen werden gehoord op de openbare terechtzitting van 27 april 2009.
De feiten en het onderwerp van de vordering.
04. Eiseres heeft op 19 november 2007 een samengesteld teken gedeponeerd met het oog op de inschrijving ervan als merk voor waren en diensten uit de administratieve klassen 16, 41 en 44.
De waren en diensten werden als volgt omschreven voor:
- klasse 16: drukwerk;
- klasse 41: opvoeding, onderwijs en het produceren van beeld- en geluidsopnamen;
- klasse 44; diensten met betrekking tot de methodiek van afslanken, therapeutische en fysiotherapeutische diensten; beheer en diensten van gezondheidscentra en van schoonheidssalons.
Het depot kreeg het nummer 1147562 en werd met toepassing van de spoedprocedure, vermeld in artikel 2.8 BVIE, op 23 november 2007 ingeschreven onder het nummer 883709.
05. Het teken is samengesteld uit het grafisch gestileerde woordteken bodystyling, dat weergegeven is in een groene kleur en de schaduwen van elk van de letters zijn grijsgroen gekleurd; zowat in het midden van het teken, onder de letter ‘s’ is een plus teken (+) aangebracht.
De kleuren worden als zodanig onder de merkbescherming vermeld.
BODYSTYLING
06. Bij brief van 20 december 2007 deelde het BBIE aan de merkgemachtigde van eiseres mee dat de inschrijving van het teken voorlopig werd geweigerd en dat het zou worden doorgehaald, omwille van volgende reden(en):
‘Het teken bodystyling is beschrijvend. Het kan immers dienen tot aanduiding van de soort, hoedanigheid van de in de klassen 16, 41 en 44 genoemde waren en diensten. Het teken mist bovendien ieder onderscheidend vermogen. Wij verwijzen naar artikel 2.11, lid 1 sub b. en c. BVIE. De gekozen grafische weergave heft het gebrek aan onderscheidend vermogen van het teken niet op’.
De verwijzing betreft de gevallen van ontstentenis van elk onderscheidend vermogen (2.11.1.b.) en van de omstandigheid dat het merk uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of het tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of de diensten (2.11.1.c.).
07. De merkgelastigde van eiseres heeft niet gereageerd op die brief.
08. Met een brief van 15 augustus 2008 deelde het BBIE dan het volgende mee: ‘(…) Wij verwijzen naar onze brief van 20 december 2007. De termijn van zes maanden waarbinnen u kon reageren op onze beslissing tot voorlopige weigering is inmiddels verstreken. Aangezien wij van u geen reactie ontvangen hebben, zullen wij de inschrijving van het merk BODYSTYLING dan ook doorhalen op grond van de in onze brief van 20 december 2007 genoemde motivering. (…)’.
09. De inleidende akte wijst de brieven van 20 december 2007 en 15 augustus 2008 aan als bestreden akten.
Volgens artikel 2.12, 1. BVIE kan enkel de kennisgeving bedoeld in artikel 2.11, lid 4 BVIE aanleiding geven tot een verzoek aan het hof om ‘een bevel tot inschrijving van het merk te verkrijgen’, waaruit volgt dat de brief van 20 december 2007 als zodanig geen aanvechtbare akte vormt.
De voorziening tegen de kennisgeving van 20 december 2007 zou overigens ingesteld zijn buiten de termijn van twee maanden voorgeschreven in artikel 2.12.1 BVIE.
De brief van 15 augustus 2008 bevat geen enkele inhoudelijke motivering voor de weigering, maar verwijst naar de redengeving vermeld in de brief van 20 december 2007. Deze beide brieven vormen als beslissing dan ook één geheel.
De standpunten van de partijen.
10. Voor het hof voert eiseres ten gronde tegen de weigeringsbeslissing vooreerst als bezwaar aan dat het gedeponeerde teken onterecht als beschrijvend wordt gekwalificeerd en vervolgens dat het teken onterecht elk onderscheidend vermogen wordt ontzegd.
11. De grief inzake het beschrijvende karakter steunt op volgende overwegingen:
- bij de beoordeling van het beweerde beschrijvend karakter van het merk is niet in aanmerking genomen dat het woord ‘bodystyling’ als zodanig niet bestaat en heeft het BBIE enkel aangegeven dat de samenstellende delen van het teken beschrijvend zijn in de perceptie van het betrokken publiek;
- het gaat om een complex merk en zodoende kan de beoordeling ervan niet beperkt bllijven tot elk van de samenstellende onderdelen ervan, maar moet die gesteund zijn op een globale beoordeling ervan;
- het woord ‘bodystyling’ legt als zodanig geen enkel rechtstreeks en concreet verband met de waren en diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd en het resultaat van de ongebruikelijke samenvoeging van ‘body’ en ‘styling’ verwijst niet direct naar een afslankmethode; de totaalindruk van het teken is voldoende verwijderd van de beschrijving van een of meer kenmerken van de waren en diensten waarvoor inschrijving van het merk wordt gevraagd.
12. Inzake de ontstentenis van onderscheidend vermogen voert eiseres het volgende aan:
- het merk is samengesteld uit een verzonnen woord in een opvallende gestileerde grafische en gekleurde voorstelling; het depot beoogt enkel exclusieve rechten op het geheel en niet op de samenstellende delen;
- de beoordeling van het onderscheidend vermogen van een samengesteld teken moet steunen op het merk in zijn geheel beschouwd en er bestaat geen vermoeden dat bestanddelen die afzonderlijk onderscheidend vermogen missen, dat samengevoegd ook niet kunnen hebben; het volledige teken werd door het BBIE niet beoordeeld;
- het teken is geschikt om de waren waarvoor de inschrijving is aangevraagd te onderscheiden van waren van andere ondernemingen; ondermeer ook het gebruikte teken ‘+’ is zeldzaam;
13. Zodoende vordert verzoekster om haar beroep ontvankelijk en gegrond te verklaren, de beslissing waarbij de inschrijving wordt doorgehaald te vernietigen en het BBIE te bevelen over te gaan tot de registratie van het onder nummer 1147562 gedeponeerde teken voor de in het depot opgegeven waren in klasse 16 en de diensten in de klassen 41 en 44.
Verder vraagt ze het BBIE te veroordelen tot betaling van de gedingkosten, die begroot worden op 1.386 euro, 1.200 euro rechtplegingsvergoeding inbegrepen.
14. Het BBIE werpt vooreerst tegen dat het beroep van eiseres niet ontvankelijk is omdat ze geen gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid die artikel 2.11.3 BVIE en artikel 1.15.1 van het Uitvoeringsreglement biedt om te antwoorden op de voorlopige beslissing tot weigering. Ze leidt hieruit af dat ze geen bezwaar had tegen die beslissing en dat een navolgend beroep dan ingaat tegen de geest van de inschrijvingsprocedure die gericht is op uitwisseling van argumenten.
Zou het hof er anders over oordelen, dan meent ze dat het hof enkel rekening kan houden met de feitelijke gegevens en aanspraken die aan het BBIE zijn voorgelegd tijdens de fase die aan de definitieve weigering voorafging.
15. Op basis van een toepassing van de geldende uitlegging van de relevante verdragsbepalingen handhaaft het verder zijn standpunt dat de doorhaling van de inschrijving van het depot moet gehandhaafd blijven en de inschrijving derhalve moet worden geweigerd op basis van de beide door haar opgeworpen gronden tot weigering.
Inzake het beschrijvend karakter voert ze aan dat de beide bestanddelen van het teken ‘body’ en ‘styling’ tot de Nederlandse taal behoren en samen duiden op het vormgeven van een lichaam, hetgeen kan begrepen worden als een kenmerk van de diensten met betrekking tot de methodiek van het afslanken en de door eiseres geclaimde klassen 16, 41 en 44.
Ze wijst er op dat de twee bestanddelen werden samengevoegd zonder er één element aan toe te voegen dat aan het geheel een ongebruikelijke wending geeft.
In dat verband wijst ze er ook op dat volkomen irrelevant is dat het publiek toe wie het teken gericht is geen onmiddellijk en rechtstreeks verband zal leggen tussen het teken en de betrokken waren en diensten.
Uit het beschrijvend karakter volgt verder dat het teken noodzakelijkerwijs elk onderscheidend vermogen ontbeert.
Ze oppert in dat verband dat de gekozen grafische weergave van het teken dit geen onderscheidend vermogen bezorgen. De grafische elementen zelf zijn volgens het BBIE onvoldoende onderscheidend om de aandacht van het in aanmerking komende publiek op deze elementen te vestigen en niet op de woordbestanddelen.
Verder werpt ze tegen dat de vage verwijzing naar ‘diverse tinten groen’ een ontoereikende precisering vormt en ook om die reden niet kan worden aanvaard.
16. Het BBIE besluit zodoende dat het beroep niet ontvankelijk moet worden verklaard en in elk geval ongegrond, zodat de vordering tot vernietiging van de bestreden beslissing en om het BBIE te bevelen het depot in te schrijven moet worden verworpen.
Ze vordert de veroordeling van eiseres tot betaling van 1.200 euro rechtsplegingsvergoeding.
Beoordeling.
a. De toepasselijke beginselen.
17. Volgens de rechtspraak van het Hof van Justitie EG (arresten Koninklijke KPN Nederland ‘Postkantoor” van 12 februari 2004, C-363/99, punten 31, 35, 36 en 73, en MT & C ‘The Kitchen Company’ van 15 februari 2007, punten 31 tot en met 36) dienen de nationale merkenautoriteiten bij het onderzoek naar de inschrijving van een merk volgende beginselen in aanmerking te nemen.
Het onderzoek naar het onderscheidend vermogen mag niet in abstracto worden gevoerd, maar dient rekening te houden met alle relevante feiten en omstandigheden van de registratieaanvraag.
De afweging van die relevante feiten en omstandigheden dient te gebeuren tot op het ogenblik waarop een definitieve beslissing wordt genomen over de aanvraag.
De toetsing dient te geschieden voor ieder van de waren of diensten en desgevallend kan de merkenautoriteit voor de in aanmerking genomen waren en diensten tot uiteenlopende conclusies komen.
Voor elk van de in de aanvraag om inschrijving opgegeven waren en diensten dient de conclusie te worden vermeld, maar wanneer eenzelfde weigeringsgrond wordt ingebracht voor een categorie of groep van waren of diensten kan een globale motivering volstaan.
De rechterlijke instantie bij wie een verhaal is ingesteld tegen de beslissing van de merkenautoriteit dient eveneens rekening te houden met alle relevante feiten en omstandigheden binnen de grenzen van de uitoefening van haar bevoegdheden, zoals vastgesteld door de toepasselijke nationale regelgeving.
18. Betreffende de opdracht van de rechterlijke instanties –in dit geval de hoven van beroep te Brussel, Den Haag en Luxembourg- ten aanzien van een door het BBIE genomen beslissing tot weigering van een inschrijving heeft het Benelux Gerechtshof geoordeeld dat zij alleen maar de gegevens in aanmerking hebben te nemen op grond waarvan het BBIE heeft beslist of had moeten beslissen en zodoende niet kan oordelen over aanspraken die buiten de beslissing van het BBIE vallen of die haar niet zijn voorgelegd (Ben.Gerechtshof, 15 december 2003, arrest Benelux-Merkenbureau /Vlaamse Toeristenbond. www.courbeneluxhof.be).
Binnen het kader van de aan het BBIE voorgelegde aanspraken dient het hof rekening te houden met alle feiten en omstandigheden die door de deposant worden aangevoerd om te stellen dat het gedeponeerde teken aan de voorwaarden voor inschrijving beantwoordt. Voor de inhoudelijke toetsing is verder van geen belang of de feiten en omstandigheden betreffende een grondslag die tijdens de inschrijvingsprocedure zijn naar voor gebracht, al dan niet ook tijdens die procedure werden aangevoerd (Ben. Gerechtshof, 29 juni 2006, inzake Bovemij Verzekeringen / Benelux Merkenbureau).
19. Bij de toetsing van de beslissing van het BBIE dient voor ogen gehouden te worden dat de toetsing van de absolute weigeringsgrond als doel heeft de vrijwaring van het algemeen belang, dat als oogmerk bij elk van de weigeringsgronden voorzit (HvJ EG 18 juni 2002 inzake Philips, C-299/99, punt 77; HvJ EG 06 mei 2001 inzake Libertel, Z.C.- 104/01, punt 51; HvJ EG 12 februari 2004 inzake Postkantoor, C-363/99, punt 55; HvJ EG 16 septemper 2004 inzake SAT.1, punt 25; HvJ EG 19 april 2007 inzake Celltech, C-273/05, punt 74; HvJ EG 08 mei 2008 inzake Eurohypo, C-304/06P, punt 55).
Een teken kan desgevallend dan ook in het algemeen belang dienen vrijgehouden te worden wanneer de toewijzing ervan aan een merkhouder, onevenredige hinder zou veroorzaken ten nadele van nieuwe marktdeelnemers, precies doordat het teken onderscheidende elementen bezwaart die eenieder ter beschikking dienen te staan.
Het primaat van de vrije en correcte mededinging beperkt in die mate de toewijzing aan een potentiële titularis van exclusieve en in de tijd onbeperkt hernieuwbare merkenrechten op een teken.
20. De absolute weigeringsgrond bedoeld in artikel 2.11.1 b. BVIE die de afwezigheid van ieder onderscheidend vermogen betreft, beantwoordt aan deze ingesteld bij artikel 3, 1. b) van de richtlijn van de Raad EG van 21 december 1988 (89/104/EEG) betreffende de harmonisatie van het merkenrecht van de Lid-Staten.
De absolute weigeringsgrond vermeld in artikel 2.11.1 c. BVIE die de beschrijvende tekens of benamingen betreft, stemt overeen met deze ingesteld bij artikel 3,1.c.) van de vermelde richtlijn.
De beide begrippen dienen derhalve uitgelegd te worden in de betekenis die er in het Gemeenschapsrecht werd aan gegeven door het Hof van Justitie.
21. Bij het onderzoek naar het onderscheidende vermogen dient het teken waarvoor merkbescherming wordt gevraagd, te worden beschouwd zoals het wordt gedeponeerd en in functie van de waren en diensten waarvoor de inschrijving wordt gevraagd.
Dit impliceert dat het als zodanig in zijn geheel moet worden beoordeeld, hetgeen niet betekent dat de eventuele samenstellende onderdelen die er kunnen worden in herkend op zich geen beoordelingselement kunnen vormen (HvJ EG 30 juni 2005, inzake Eurocermex, C-286/04, punten 22 en 23; HvJ EG 25 oktober 2007, inzake Develey, punt 82).
De totaalindruk die het merk maakt bij het relevante publiek is determinerend en er is geen vermoeden dat elementen die afzonderlijk geen onderscheidend vermogen hebben dat bij combinatie ervan evenmin kunnen hebben (HvJ 08 mei 2008, inzake Eurohypo, C-304/06 P, punt 41).
Betreft het een beschrijvend teken in de zin van artikel 3, 1. c) van de richtlijn dan geldt daarnaast ook een toetsing van het teken of de samenstellende delen ervan in het licht van hun betekenis in de omgangstaal met het oog op de aanduiding zelf van de waren en diensten of de essentiële eigenschappen ervan.
22. Luidens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie EG dient het begrip ‘onderscheidend vermogen’ aldus worden begrepen dat een merk zich ertoe behoort te lenen om de waren of diensten waarvoor de inschrijving wordt gevraagd, als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en ze van deze van andere ondernemingen te onderscheiden (HvJ EG 04 mei 1999, inzake Windsurfing Chiemsee, C-108/97 en C-109/97, punt 49; HvJ EG 20 juni 1999, inzake Lloyd Shuhfabrik Meyer, C-342/97, punt 22; HvJ 18 juni 2002, inzake Philips, C-299/99, punt 35; HvJ EG, 08 april 2003, inzake Linde & Winward, C53/01 & C-55/01, punt 40; HvJ EG 25 oktober 2007, inzake Develey, C-238/06, punt 79; HvJ EG 08 mei 2008, inzake Eurohypo, C-304/06 P, punt 54.
Anders uitgedrukt, wanneer een teken wegens de ontstentenis van identificerende werking het relevante publiek niet in staat stelt om te beslissen een aankoop van goederen of diensten te hernieuwen wanneer de vorige meeviel of die te vermijden wanneer de vorige tegenviel, bezit het geen onderscheidend vermogen (Gea EG, 12 maart 2008, zaak Compagnie SAS, T-341/06, punt 29).
23. Bij de beoordeling van de vraag of een teken in aanmerking komt om als merk te worden geregistreerd, moeten de waren en diensten in aanmerking worden genomen waarvoor de inschrijving wordt gevraagd en dient uitgegaan van de perceptie ervan door het relevante publiek (HvJ EG arrest van 08 mei 2008, zaak Eurohypo C-304/06 P, punten 41 en 67).
Zijn de waren of diensten bestemd voor alle consumenten, dan moet worden, aangenomen dat het relevante publiek bestaat uit de normaal geïnformeerde, redelijke, omzichtige en oplettende gemiddelde consument (HvJ EG 06 mei 2003, inzake Libertel, C-104/01, punt 46; HvJ EG 16 september 2004, inzake SAT.1 SatellitenFersehen, punt 24).
24. Tekens of aanduidingen die gewoonlijk in de handel kunnen dienen tot aanduiding van de kenmerken van waren en diensten waarvoor de registratie wordt aangevraagd, kunnen niet worden geregistreerd ter wille van het algemeen belang. Dit vereist dat die tekens of aanduidingen door eenieder vrij moeten kunnen worden gebruikt (HvJ 23 oktober 2003 inzake Wrigley, punt 31; HvJ EG 12 januari 2006 inzake Deutsche SiSi-Werke, C-173/04, punt 62; HvJ EG 19 april 2007, inzake Celltech, C-276/05, punt 75).
Aldus komen niet voor inschrijving als merk in aanmerking, de tekens of aanduidingen als bedoeld in artikel 3, 1 c. van de richtlijn, welke in het normale taalgebruik vanuit het oogpunt van de consument kunnen dienen ter aanduiding, hetzij rechtstreeks, hetzij door vermelding van één van de eigenschappen ervan, van een waar of dienst als die waarvoor de inschrijving is aangevraagd (HvJ EG, 20 september 2001, inzake Procter & Gamble, C-383/99, punt 39). Dit laatste arrest (‘baby-dry’) gewaagt wel van ‘essentiële eigenschappen’, maar artikel 3, lid 1 van de Richtlijn 89/104/EEG maakt geen onderscheid al naargelang de eigenschappen (Gea EG, 17 juni 2009, inzake Korsch AG, T-464/07, punt 48).
Ook de toekomstige te verwachten ontwikkeling inzake normaal taalgebruik is op dit vlak relevant (HvJ EG 4 mei 1999 inzake Windsurfsing Chiemsee, punten 31 en 37), zij het dat de op dit punt te verwachten evolutie niet louter hypothetisch mag zijn, maar behoort te steunen op concrete en actuele of minstens in een nabije toekomst aannemelijke marktomstandigheden (Gea EG, 12 maart 2008, zaak Compagnie SAS, T-341/06, punt 43).
25. Tekens of aanduidingen kunnen het aldus begrepen beschrijvende karakter evenwel overstijgen wanneer ze worden gepresenteerd of geschikt op een wijze die het geheel merkbaar onderscheidt van de gebruikelijke wijzen van aanduiding van de betrokken waren of diensten of van de essentiële eigenschappen ervan, dan wel wanneer hun presentatie een surplus oplevert voor het geheel ten aanzien van de samenstellende delen.
Wanneer de presentatie van een samengesteld teken merkbaar afwijkt van de gangbare wijze van aanduiding van de waren of diensten, en de afwijking een belangrijk aspect van het gedeponeerde teken betreft waardoor het geheel ongewoon wordt, verleent dit een extra element waardoor het geheel zich van het gangbare kan onderscheiden. Hetzelfde doet zich voor wanneer de combinatie een eigen betekenis heeft verkregen die losstaat van zijn bestanddelen (HvJ EG, 19 september 2002 inzake Companyline, C-104/00 P, punten 21 en 23; HvJ EG, 12 februari 2004 inzake Campina Melkunie, C-265/00, punt 41.
26. In het geval een merk gevormd wordt door een combinatie van bestanddelen volstaat niet dat elk van de bestanddelen beschrijvend is, maar moet dit karakter worden vastgesteld voor het geheel.
Indien ieder van de bestanddelen op zich beschrijvend is, is de combinatie ervan zulks in regel ook, maar het valt niet uit te sluiten dat de indruk die de combinatie wekt verschilt van de indruk die de loutere samenvoeging van de bestanddelen wekt. Indien die combinatie zulke verschillende indruk wekt, is ze niet beschrijvend in de zin van artikel 3. 1c. van de richtlijn. Bestaat het merk uit verschillende woorden of een hersamengesteld woord, dan kan het onderzoek naar het beschrijvend karakter niet beperkt blijven tot dat van de samenstellende delen, maar dient het geheel te worden beschouwd (HvJ EG 19 april 2007, inzake Celltech, C-273/05, punten 77, 78 en 79; Gea EG 17 juni 2009, inzake Korsch AG, T-464/07, punt 35).
b) Over de ontvankelijkheid van het beroep en de toetsing door het hof.
27. Betreffende de exceptie als zou het beroep niet kunnen worden ontvangen nu eiseres geen gebruik heeft gemaakt van de haar geboden mogelijkheid om op te komen tegen de voorlopige weigeringsbeslissing, dient het volgende te worden overwogen.
28. Het BBIE heeft in zijn voorlopige beslissing tot weigering twee absolute weigeringsgronden aangevoerd, met name het beschrijvend karakter van het gedeponeerde teken en ‘bovendien’ de ontstentenis van onderscheidend vermogen ervan. Er wordt toegevoegd dat de gekozen grafische weergave het gebrek aan onderscheidend vermogen niet opheft.
29. Uit de bepaling in artikel 2.11.3° BVIE moet beslist worden afgeleid dat de procedure in twee etappes waarbij eerst een voorlopige weigering wordt genotificeerd vooraleer een definitieve beslissing wordt genomen, beoogt om tijdens de gestelde termijn uitwisseling van argumenten te bewerkstelligen.
Zulks veronderstelt evenwel dat de ‘opgave van redenen’ vermeld in artikel 2.11.3° zich niet beperkt tot een verwijzing naar verdragsartikelen en het beknopt weergeven van hun inhoud, maar dat integendeel een gedachtegang wordt ontwikkeld die leidt tot de conclusie dat één van de weigeringsgronden voorhanden is.
Indien het BBIE stelt dat een teken beschrijvend is en/of onderscheidend vermogen mist, mag de deposant dus verwachten dat ook wordt meegedeeld op grond van welke feitelijke gegevens en omstandigheden die conclusie wordt bereikt. Eerst dan kunnen immers argumenten hierover worden gewisseld. Ook enkel daaruit kan overigens blijken dat de merkenautoriteit de haar opgedragen onderzoeksopdracht heeft uitgevoerd ten aanzien van alle voorliggende gegevens en omstandigheden ten aanzien van elk van de weigeringsgronden die ze aanvoert.
De passus in artikel 2.11.3° waarbij gewag wordt gemaakt van ‘opgave van redenen’ kan dan ook enkel aldus worden begrepen dat de beslissing tot voorlopige weigering met reden moet worden omkleed.
30. In het voorliggende geval heeft het BBIE een beslissing meegedeeld, maar de reden die ze aangeeft laten geheel in het onzekere welke gegevens haar er toe hebben gebracht om te stellen dat het gedeponeerde teken beschrijvend is, dat het geen onderscheidend vermogen heeft en dat de grafische weergave ervan aan die conclusie niet verandert.
Zodoende kon eiseres bij ontstentenis van redengeving ook geen argumenten aanbrengen om een gedachtegang te weerleggen.
31. Derhalve, zelfs indien verweerster zou worden gevolgd in haar standpunt dat een beroep tegen een definitieve beslissing niet kan worden toegelaten indien de voorlopige beslissing niet werd bekritiseerd, dan nog kan in het voorliggende geval alleen maar worden vastgesteld dat bij ontstentenis van redengeving eiseres niet in de mogelijkheid werd gesteld om inhoudelijke kritiek te leveren.
De exceptie wordt verworpen.
32. In overeenstemming met het arrest van 29 juni 2006 van het Benelux Gerechtshof, mag eiseres voor het hof alle feiten en omstandigheden ter beoordeling voorleggen waarvan ze meent dat ze aantonen dat het depot aan de voorwaarden voldoet om te worden ingeschreven en die vallen binnen de aanspraken die ze voor het BBIE heeft geformuleerd.
In het voorliggende geval zijn die aanspraken vervat in het depot en dienen de te beoordelen feiten en omstandigheden betrekking te hebben op de twee door de BBIE aangevoerde grondslagen tot weigering.
33. Aangezien eiseres tijdens de procedure voor het BBIE niet heeft verzocht om de inschrijving eventueel te beperken tot één van de door haar aangegeven klassen, heeft de omstandigheid dat het merk niet aan de voorwaarden voor inschrijving voldoet voor een deel van de waren of diensten behorend tot de aangegeven klassen voor gevolg dat het voor geen enkele klasse kan worden ingeschreven (Gea EG, 17 juni 2009, inzake Korsch AG, punt 45.)
Het hof is overigens gehouden om het verzoek tot inschrijving te beoordelen zoals het voorlag bij het onderzoek door het BBIE (Ben. Gerechtshof, 15 december 2003 arrest Benelux Merkenbureau/VTB).
c. Het onderzoek van de grieven.
34. In het voorliggende geval heeft eiseres het onder randnummer 05. weergegeven merk gedeponeerd voor twee waren en diensten uit de administratieve klassen 16, 41 en 44.
Het teken wordt in eerste instantie gevormd door de samenvoeging van de twee woorden ‘body’ en ‘styling’ die een Engelse oorsprong hebben, maar deel uitmaken van de Nederlandse taal. Ze betekenen ‘lichaam’ en ‘vormgeving’. De samenvoeging van de twee levert een nieuw samengesteld woord op dat als zodanig niet deel uitmaakt van een taal.
Daarnaast geeft het merk een figuratief element te zien dat gevormd wordt door: (-) het speciaal lettertype, (-) de schaduw van elke letter, die bekomen wordt door het woordteken in schuine vorm en in een andere kleur aan te brengen, hetgeen als effect oplevert dat twee tekens met enig perspectief achter elkaar lijken te zijn geplaatst, (-) een groene en groen-grijze tint en (-) een plusteken onder de letter s.
Het betreft aldus een samengesteld teken waarvan het onderscheidende vermogen moet beoordeeld worden op basis van de totaalindruk die het laat voor de aangegeven diensten en het product ‘drukwerken’.
35. De waren en diensten waarvoor merkbescherming wordt gevorderd, blijken bestemd voor de doorsnee verbruiker.
Het relevante publiek dat het hof in aanmerking moet nemen bij de inschatting van de perceptie van het merk dient dus op zijn ruimst te worden genomen en bestaat uit alle personen die met de aangeboden diensten in contact kunnen komen.
Aangenomen moet worden dat dit gemiddeld publiek normaal geïnformeerd is en zich redelijk, omzichtig en oplettend gedraagt.
36. Vooreerst dient overwogen dat de totaalindruk die het merk, in zijn geheel beschouwd, niet kan gereduceerd worden tot de perceptie van een nieuw samengesteld woord in een gestileerde voorstelling.
Die samenstelling is overigens van die aard dat de doorsnee consument er niet enkel de woorden ‘body’ en ‘styling’ in hun gangbare betekenis kan in herkennen, maar dat hij –zonder voorafgaand consulteren van een woordenboek-plausibel net zo goed zou kunnen aannemen dat het woord als zodanig bestaat en er ‘stileren van het lichaam’ zou kunnen uit begrijpen.
Overigens stemt het merkteken geenszins overeen met een teken dat gewoonlijk in de handel wordt gebruikt om de betrokken waren of diensten voor te stellen.
De voorstelling van het woord ‘bodystyling’, neemt in het geheel duidelijk een overwegende plaats in. Het + teken onder de letter’s’ kan staan voor de uitdrukking van de vorming van het woordteken ‘body’ + ‘styling’ = ‘bodystyling’ en tegelijk symbolisch appeleren aan een ‘surplus’ dat kan worden bereikt door het ‘stylen’.
De kleurelementen die als onderdeel van het merk worden geclaimd vervullen een rol van betekenis. Het is bekend dat kleuren een psychologische betekenis hebben en in dit geval roepen de groene tinten een gevoel op van jeugd, hoop, vrede, rust en natuur.
In dit verband werpt verweerster overigens onterecht tegen dat de omschrijving van die kleuren in het depot op zich niet kan volstaan om als onderdeel van het merk te kunnen worden geclaimd. De geclaimde kleuren zijn eenvoudig deze die in het depot werden gebruikt.
37. De totaalindruk die het merk laat, wordt aldus minstens in even belangrijke mate beïnvloed door de voorstelling van het woord en de benutte kleuren als door het woord zelf.
In zijn geheel beschouwd bezit het teken een duidelijke graad van herkenbaarheid voor de waren en diensten waarvoor het is gedeponeerd.
Het publiek tot wie het is gericht kan wegens de mogelijkheid om de waren en diensten te duiden met het woord “ bodystyling’ in samenhang met het plusteken en de duidelijk benoembare combinatie van kleuren, die waren en diensten toeschrijven aan een bepaalde onderneming ten opzichte van een andere onderneming.
De presentatie beantwoordt in niets aan een voorstelling die gebruikelijk is in de sector.
Integendeel levert die presentatie precies een element op van herkenbaarheid die er aan bijdraagt dat de waren die onder zulke opvallende presentatie in het economische verkeer worden gebracht, herkend worden als afkomstig van een bepaalde onderneming.
38. Het algemeen besluit luidt dan dat het teken van eiseres niet tekort schiet inzake onderscheidend vermogen en bijgevolg vanuit dit oogpunt voor registratie in aanmerking komt.
De weigeringsgrond uit artikel 2.11.1.b. BVIE op zich is niet voorhanden. Hierbij blijft vooralsnog voorbehouden of het onderscheidend vermogen kan verloren gaan wegens het eventueel beschrijvend karakter van het samengestelde teken.
39. De twee woorden in het figuratieve teken, die samen het overwegende bestanddeel van het merk vormen, hebben elk een betekenis die gekend is op het grondgebied van de Benelux.
Het woord ‘body’ behoort zowel in het Frans als in het Nederlands tot de gewone omgangstaal, weze het dat ‘body’ in het Frans een specifieke betekenis om een kledingsstuk te duiden. Boven is reeds vermeld dat ook het woord ‘styling’ behoort tot de Nederlandse taal.
Overigens is de Engelse taal op het grondgebied van de Benelux voldoende doorgedrongen opdat het publiek tot wie het gedeponeerde teken is gericht de twee woorden in hun gebruikelijke betekenis zou onderkennen.
De woordcombinatie zal door het relevante Nederlandstalige publiek dan ook worden begrepen in zijn Nederlandse betekenis als ‘in vorm brengen van het lichaam’.
40. Zonder twijfel heeft elk van die woorden, die tot de gewone omgangstaal behoren, een beschrijvend karakter en kunnen ze in de handel dienen om diensten waarvoor het is gedeponeerd aan te duiden naar soort en kenmerk.
Inzonderheid is zulks het geval voor de in het depot aangegeven diensten uit de klasse 44, die kunnen appeleren aan vormgeving van het lichaam.
De twee verbale tekens worden onderling ook niet zodanig aangewend dat ze samen een geheel bieden dat verschillend kan geacht worden van hun enkele combinatie. Die enkele voeging tot een ‘nieuw’ woordteken overstijgt als zodanig het beschrijvende dan ook niet.
41. Evenwel wordt het onderscheidend vermogen duidelijk niet overwegend opgeleverd door de vermelde voeging van beschrijvende tekens.
Boven is al vastgesteld dat de grafische voorstelling van de woorden en de kleurencombinatie waarmee het geheel vorm is gegeven minstens een even belangrijke factor vormen met het oog op de herkenbaarheid als de woorden op zich. De blik van de doorsnee consument tot wie het teken gericht is blijft minstens evenzeer hangen aan de kleuren, de symboliek en de globale esthetiek van het merk als aan de gevoegde woordtekens erin.
Het standpunt van het BBIE als zou de presentatie van het teken in zijn geheel niets afdoen aan het uitsluitend beschrijvend karakter van een nieuw samengesteld woordteken waarvan de samenstellende delen kunnen dienen tot aanduiding van de soort en een kenmerk van de waren waarvoor het is gedeponeerd, kan dan ook niet worden beaamd.
42. Bijgevolg staat de absolute weigeringsgrond uit artikel 2.11.1 c. BVIE evenmin aan de inschrijving van het gedeponeerd teken in de weg.
De inschrijving verleent eiseres overigens slechts exclusieve rechten op het complex teken in zijn geheel, maar geenszins meteen op alle samenstellende delen ervan afzonderlijk beschouwd.
43. Bij ontstentenis van een relevante grond tot weigering behoorde de inschrijving niet te worden doorgehaald en mocht de registratie van het depot dan ook niet worden geweigerd.
De vordering van eiseres moet bijgevolg worden toegewezen.
44. De rechtsplegingsvergoeding die toekomt aan verzoekster dient te worden begroot op 1.200 euro, nu de vordering niet op geld waardeerbaar is.
OM DEZE REDENEN
HET HOF,
In acht genomen de wet van 15 juni 1935 op het taalgebruik in gerechtszaken,
Beslist na tegenspraak,
Ontvangt de vordering en verklaart ze gegrond.
Vernietigt de bestreden beslissing waarbij de inschrijving in het Benelux-Merkenregister van het door eiseres gedeponeerde merk wordt geweigerd.
Beveelt de BOIE om het merk dat gedeponeerd werd onder het nummer 1147562 in te schrijven in het Benelux-Merkenregister voor de in het depot opgegeven waren en diensten uit de klassen 16, 41 en 44.
Veroordeelt de BOIE tot betaling van de gedingkosten die worden begroot op 1.386 euro voor eiseres en op nul euro voor haarzelf.
Aldus gevonnist en uitgesproken in openbare burgelijke terechtzitting van de kamer 18 van het Hof van Beroep te Brussel op 08-09-2009
waar aanwezig waren:
- Dhr. P. BLONDEEL, kamervoorzitter,
- Dhr. E. BODSON, raadsheer,
- Dhr. I. MERCELIS plaatsvervangend raadsheer,
- Mevr. D. VAN IMPE, griffier.