Het HOF VAN BEROEP TE BRUSSEL,
18e KAMER,
na beraadslaging, wijst volgend arrest:
A.R. Nr. 2009/AR/3023
INZAKE VAN :
1. De vennootschap naar Amerikaans recht CBP CARBON INDUSTRIES INC., met maatschappelijke zetel te 10019 New York (US), 75 Rockefeller Plaza, suite 1819,
2. De vennootschap naar Slowaaks recht CPB EUROPE LTD,-met maatschappelijke zetel te 811 06 Bratislava, Vysoka 26, 2nd Floor,
Verzoekende partijen, die ten kantore van hun raadslieden Mr. Sandrine Kinart en Yves Van Couter, advocaten te 1200 Brussel, Neerveldstraat 101-103, domicilie kiezen;
Vertegenwoordigd door Meester S. KINART loco Mr. Yves Van Couter, advocaat te 1200 Brussel, Neerveldstraat 101-103,
TEGEN:
DE BENELUX ORGANISATIE VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in Nederland, te 2591 XR Den Haag, Bordewijklaan, 15, postbus 90404,Verweerster,
Vertegenwoordigd door Meester Brigitte Dauwe, advocaat te 1000 BRUSSEL, Central Plaza, Loksumstraat 25,
***
I. De rechtspleging voor het Hof.
01. Op 13 november 2009 werd het inleidend verzoekschrift ter griffie van het hof neergelegd op grond van artikel 2.12 van het Benelux verdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE) van 25 februari 2005.
Het beroep is gericht tegen de beslissing van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) van 25 september 2009 tot weigering van de inschrijving van het woordmerk “CARBON GREEN”.
02. Partijen hebben een conclusie ingediend en zijn in hun middelen gehoord op de openbare terechtzitting van 25 mei 2010.
03. Het openbaar ministerie heeft op 15 juni 2010 schriftelijk advies uitgebracht.
04. Verzoekster heeft op 23 juni 2010 een schriftelijke repliek op dit advies ingediend
05. De zaak is op 24 juni 2010 in beraad genomen.
II. De aangevochten beslissing en het standpunt van partijen
06. Tweede eiseres CBP Europe Ltd, vennootschap naar Slowaaks recht, heeft op 05 mei 2008 bij de Office Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) de internationale inschrijving verkregen van het woordmerk ‘CARBON GREEN’ voor waren in klasse 17: ‘geregenereerd rubber, namelijk: hergebruikte koolstofhoudende stoffen, met name rubberhoudende stoffen, plastic of elastomeer stoffen afkomstig van koolstofhoudende residu’s die uit pyrolyse en rubbermengsels voortkomen, elastomeren of plastic stoffen die uit deze vullingstoffen zijn samengesteld’.
De inschrijving is onder het nummer 973531 verkregen.
In het depot worden geen kleur noch enige specifieke voorstelling van de woordtekens geclaimd.
De houder van de inschrijving heeft zijn merkrechten op 1 oktober 2009 aan eerste eiseres, CBP Carbon Industries Inc., vennootschap naar Amerikaans recht, overgedragen.
07. Nu het internationaal depot de Benelux onder de betrokken landen aanwees, moest het BBIE de inschrijvingsaanvraag ingevolge artikel 5 van de Overeenkomst van Madrid betreffende de internationale inschrijving van merken in behandeling nemen en in voorkomend geval het Internationaal Bureau in kennis stellen van de weigering tot inschrijving onder vermelding van alle gronden.
08. Bij brief van 05 februari 2009 heeft het BBIE het Internationaal Bureau in kennis gesteld van een beslissing tot voorlopige weigering van de inschrijving om de volgende redenen:
‘Het teken GREEN CARBON is beschrijvend. Het bestaat uit de soortnaam CARBON (Engels voor koolstof) en de hoedanigheid GREEN (Engels voor groen, milieuvriendelijk). Deze bestanddelen kunnen dienen tot aanduiding van de soort, de hoedanigheid, de bestemming en de plaats van herkomst van de in klasse 17 vermelde waren en diensten. De gevormde woordcombinatie is eveneens beschrijvend. Het teken mist tevens elk onderscheidend vermogen. De weigering is gebaseerd op artikel 2.11, eerste lid onder b en c, BVIE.’
Genoemd artikel 2.11. 1° heeft betrekking op de gevallen waarin een merk elk onderscheidend vermogen mist (artikel 2.11.1 onder b.) en waarin het uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of het tijdstip van vervaardiging van de waren of de verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten (artikel 2.11.1 onder c.).
Het Bureau van de OMPI heeft deze mededeling aan de gemachtigde van deposante op 25 februari 2009 overgemaakt.
09. In antwoord op deze mededeling heeft verzoeksters vakraadsman, gemachtigde van eerste eiseres in de Benelux, Bureau Gevers, op 03 augustus 2009 een bezwaarschrift ingediend waarin betoogd werd dat het teken CARBON GREEN een voldoend onderscheidend vermogen bezit om de bedoelde waren aan te wijzen en helemaal niet beschrijvend is voor die waren of de kenmerken ervan.
Ten aanzien van het onderscheidend vermogen wordt gesteld dat het woord ‘carbone’ in het normale taalgebruik verschillende betekenissen heeft en dit woord het publiek niet rechtstreeks informeert over de gedekte waren. In dit verband wordt ook verwezen naar de beslissingspraktijk van het BBIE dat verschillende inschrijvingen met daarin het woord ‘carbone’ voor waren uit klasse 17 heeft aanvaard.
Met betrekking tot het woord GREEN wordt aangevoerd dat de consument het eerst moet vertalen en de eerste betekenis die bij hem opkomt zal niet de milieuvriendelijke betekenis zijn. Het relevante publiek is et eerder toe geneigd aan de groene kleur te denken. Voor dit woord wordt ook verwezen naar verschillende inschrijvingen van het woord GREEN die door het BBIE voor waren uit klasse 17 zijn aanvaard.
Daar komt nog bij dat de combinatie volledig fantasievol is en op zich geen betekenis heeft.
Hieruit wordt afgeleid dat de eventuele band tussen het merk en de waren te vaag en onbepaald is om als een louter beschrijvende aanduiding te worden beschouwd.
10. Met betrekking tot het onderscheidend vermogen wordt gewezen op het fantasievolle karakter doordat de associatie van een woord dat een zwartkleurige stof kan oproepen met een woord dat de groene kleur kan oproepen absoluut geen logica heeft.
Vervolgens wordt aangegeven dat naast het onverwachte en bijzondere karakter van de associatie de structuur van de woordcombinatie niet met de grammaticale regels overeenstemt: deze zouden opleggen dat het bijvoeglijk naamwoord aan het zelfstandig naamwoord voorafgaat. Dit ongebruikelijke element dat geen normale uitdrukking uit de taal vormt zou bij de consument de perceptie versterken van een onderscheidend teken dat de betrokken waren niet beschrijft.
Ten slotte wordt gesteld dat deposante het merk al verschillende jaren in de Benelux gebruikt en ten bewijze hiervan worden diverse documenten overgelegd. In verband hiermee vraagt hij een termijn om dit gebruik nader te onderbouwen voor het geval dat het BBIE de bewijzen onvoldoende zou achten.
11. In zijn brief van 14 september 2009 gaf het Bureau een nadere toelichting op de weigeringsbeslissing die bij deze brief als definitief wordt bevestigd, nu de bezwaren niet binnen de gestelde termijn zijn opgeheven.
Allereerst wordt toegelicht dat het algemeen belang vereist dat uitsluitend beschrijvende tekens voor alle ondernemingen vrij beschikbaar blijven. Volgens hem zijn beide bestanddelen van de woordcombinatie beschrijvend: de inversie van de woorden ‘carbon’ en ‘green’ ten opzichte van de normale grammaticale volgorde zou een ongebruikelijke voorstelling vormen en de woordcombinatie zou bijgevolg niet meer zijn dan de som van haar bestanddelen.
Met betrekking tot het onderscheidend vermogen wordt gesteld dat het teken niet geschikt is om de waren van deposante te onderscheiden van die met een andere herkomst, aangezien de samenstellende elementen elk onderscheidend vermogen ten opzichte van de betrokken waren.
Daarnaast wordt opgemerkt dat uit de overgelegde stukken niet blijkt dat onderscheidend vermogen door gebruik is verkregen en daarbij wordt eraan toegevoegd dat het onmogelijk is een bijkomende termijn toe te kennen voor een nadere bewijsvoering, aangezien het verzoek twee dagen voor het verstrijken van de termijn van zes maanden sinds de datum van voorlopige weigering is gedaan.
Met betrekking tot de beslissingspraktijk van het BBIE wordt eraan herinnerd dat elk gedeponeerd teken op eigen merites moet worden beoordeeld.
12. Eiseressen vorderen dat het BBIE bevolen wordt om over te gaan tot de inschrijving van het woordmerk CARBON GREEN voor waren uit klasse 17 en dat verweerster tot betaling van de gedingkosten wordt veroordeeld, inclusief een rechtsplegingsvergoeding van 1.200 euro.
Ze zetten de grieven uiteen die ze in antwoord op de weigering van het BBIE hebben ontwikkeld en betwisten zowel het gebrek aan onderscheidend vermogen als het beschrijvend karakter van het gedeponeerde teken.
Met betrekking tot het woord ‘CARBON” voegen ze eraan toe dat bijna alles wat zich op aarde bevindt uit koolstof is samengesteld en bijgevolg de band tussen het woord en de waren veel te vaag en onbepaald is om als beschrijvend te worden aangemerkt.
Met betrekking tot het woord ‘GREEN’ wordt opgemerkt dat het in zijn milieuvriendelijke betekenis niet een concrete en objectieve eigenschap van de waren zou kunnen aanwijzen nu deze helemaal niet milieuvriendelijk zijn, maar gerecycleerde stoffen die toxische stoffen zouden kunnen bevatten.
Met betrekking tot het onderscheidend vermogen wordt eraan toegevoegd dat het volstaat dat geen exacte betekenis aan het teken ten overstaan van de bedoelde waren kan worden gegeven opdat dit onderscheidend vermogen erkend wordt. Ze zijn van mening dat zulks in casu het geval is.
13. Verweerder werpt eerst de niet-ontvankelijkheid van de vordering in hoofde van tweede eiseres op, die geen belang meer heeft na de overdracht van haar merkrechten aan eerste eiseres.
Daarnaast houdt hij vol dat wegens de door het HvJEU gegeven uitlegging van het Europees merkenrecht beide weigeringsgronden die in zijn weigeringsbeslissing zijn vermeld zich tegen de inschrijving van het merk verzetten.
14. Allereerst wordt opgemerkt dat het relevante publiek in functie waarvan het onderscheidend vermogen van het betwiste teken moet worden beoordeeld zeer doelgericht en gespecialiseerd is. Het gaat om de producenten van banden en rubberfabrikanten, nu het zwartsel en zijn milieuvriendelijke substitutieproducten een wezenlijk onderdeel van genoemde waren vormen.
Vervolgens geeft het aan dat het woord ‘carbon’ als zodanig in het Nederlands et het Engels bestaat en dan ook kan dienen tot aanduiding van koolstofhoudende stoffen.
De term ‘green’ is een Engels woord dat naar de groene kleur verwijst zodat hij met ecologie geassocieerd wordt. In verband hiermee haalt het de benamingen van verschillende Belgische ondernemingen aan die in de sector hernieuwbare energiebronnen werkzaam zijn en het woord ‘green’ in hun naam hebben opgenomen. Aangezien de Engelse taal door een groot deel van het publiek in de Benelux gesproken wordt, zal dit het woord in die betekenis begrijpen, vooral omdat dit relevante publiek gespecialiseerd is. Hieruit leidt het af dat beide woorden een beschrijvend karakter hebben.
De beoordeling van dit karakter is niet anders voor het teken in zijn geheel, nu het zich beperkt tot de som van de bestanddelen, zonder toevoeging van een element waardoor een ongebruikelijke wending zou ontstaan.
In dit verband wijst het erop dat tweede eiseres in de recyclage van banden en rubberafval gespecialiseerd is.
Nu het gebrek aan onderscheidend vermogen uit het beschrijvend karakter van het teken afgeleid wordt, kant dit niet als merk ingeschreven worden.
Daarnaast is het van oordeel dat het onderscheidend vermogen ontbreekt, los van het beschrijvend karakter, om dat het teken geen kunstmatig aspect vertoont ten opzichte van de waren die het moet identificeren als afkomstig van de onderneming van tweede eiseres.
III. Bespreking
Ten aanzien van de ontvankelijkheid.
15. Eiseressen hebben zelf aangegeven dat de merkrechten waarvan tweede eiseres het depot heeft verricht aan eerste eiseres zijn overgedragen.
Tweede eiseres heeft derhalve geen belang bij de vordering van de vernietiging van de bestreden beslissing waarbij de inschrijving van genoemd merk geweigerd wordt.
De vordering is niet ontvankelijk, wat haar betreft.
Ten gronde
16. Opdat het betwiste teken als merk kan dienen, moet het geschikt zijn om de tot klasse 17 behorende waren te identificeren als afkomstig van verzoeksters onderneming en dus om die waren van die van een andere onderneming te onderscheiden (HvJEU arrest 04 mei 1999, zaken Windsurfing Chiemsee, C-108/97 en C-109/97, punt 49; HvJEU arrest 25 oktober 2007, zaak Develey, C-238/06, punt 79).
Het onderzoek naar dit vermogen moet geschieden aan de hand van het teken zoals het gedeponeerd is, met inachtneming van alle relevante concrete elementen en omstandigheden en in relatie tot de waren waarvoor de inschrijving is aangevraagd.
Hierbij gaat het in wezen om de vraag of het relevante publiek op basis van het merk en naargelang zijn positieve dan wel negatieve ervaringen met de waren zijn keuze kan doen, hetzij om de aankoop te herhalen, hetzij om die te mijden (GEU arrest 12 maart 2008, zaak Compagnie SAS, T-341/06, punt 29).
17. Op grond van artikel 2.11.1 c BVIE moet de inschrijving van een teken geweigerd worden wanneer het uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of het tijdstip van vervaardiging van de waren of de verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten.
Immers, het algemeen belang vereist dat dergelijke tekens of benamingen vrij door iedereen gebruikt kunnen worden (HvJEU arrest 23 oktober 2003, zaak Wrigley [Doublemint] C-191/01, punten 31 en 32; HvJEU arrest 19 april 2007 zaak Celltech C-276/05, punt 75)..
18. Het onderscheidend vermogen moet in het licht van de perceptie van het teken door het relevante publiek en van de gedekte waren beoordeeld worden.
In onderhavig geval richten de in de inschrijvingsaanvraag genoemde waren zich tot een gespecialiseerd publiek, namelijk professionals van banden en rubber, dat een informatie- en aandachtsniveau bereikt dat in ruime dat van de gemiddelde consument overtreft.
Nu het om een louter woordteken en zeer specifieke waren gaat, volgt hieruit dat het merk veeleer in een vergelijkingskader zal worden opgevat waarbij de woordcomponenten veel meer de aandacht zullen trekken en gemakkelijker herkend zullen worden.
19. De beoordeling van de totaalindruk die van het merk kan uitgaan in de perceptie door het betrokken publiek staat er evenwel niet aan in de weg dat in eerste instantie de bestanddelen van het merk achtereenvolgens in aanmerking worden genomen (HvJEU arrest 30 juni 2005, zaak Eurocermex, C-286/04, punten 22 en 23; HvJEU arrest 25 oktober 2007, zaak Develey, punt 82).
Nu het gaat om een uit verschillende als beschrijvend aan te merken woorden samengesteld merk, kan het onderzoek van het beschrijvend karakter niet beperkt worden tot dat van de bestanddelen van dit woord, doch moet het op het geheel betrekking hebben (HvJEU, arrest 19 april 2007, zaak Celltech, C-273/05, punten 77, 78 en 79).
20. Het woord CARBON GREEN bestaat uit twee woorden van Engelse oorsprong die elk een cognitieve inhoud hebben.
Carbon verwijst naar koolstof, een chemische stof. Green heeft allerlei betekenissen, waaronder die van kleur, versheid, wat bloeit of niet rijp is, alsook met betrekking tot ecologie en duurzaamheid en zelfs die van een grasveld en gegazonneerde ruimte rond een golf hole.
Het woord ‘carbon’ bestaat ook in het Nederlands en zijn equivalent in het Frans vertoont weinig fonetisch verschil; ze hebben dezelfde betekenis als het Engelse woord.
Daarnaast maakt het woord ‘green’ ook deel uit van de Franse woordenschat in de betekenis van grasperk (golf), wat zeker slechts bekend is bij het publiek dat de bewuste sport beoefent.
21. De kennis van de Engelse taal heeft ongetwijfeld een zeer uitgebreid begripsniveau bij het relevante publiek bereikt, aangezien het gebruik van deze taal in het zakelijk verkeer in de Benelux sterk verspreid is.
De Engelse woorden zullen dan ook gemakkelijk in de aangegeven betekenis herkend en begrepen worden in het Beneluxgebied.
22. Nu beide woorden als merk gezamenlijk waargenomen worden, wordt hun aaneenschakeling in een relatie begrepen die op de logica een beroep doet, wat veronderstelt dat elk woord in een betekenis wordt begrepen die de aanwezigheid van het andere woord aannemelijk maakt.
Uit dit oogpunt wordt de aanwezigheid van het woord “green” naast het woord “carbone” niet begrepen in een betekenis van een – in casu groene – kleur, aangezien voor de betrokken waren – geregenereerd rubber en gerecycleerde koolstofhoudende stoffen – een associatie met de zwarte kleur voor de hand ligt.
Gelet op genoemde waren krijgt het tweede woord in tegendeel zijn zin in een betekenis die naar duurzaamheid, recyclage en ecologie verwijst.
In die betekenis zal het relevante publiek het woord ‘green’ ervaren.
23. Nu beide woorden gebruikt kunnen worden om een kenmerk van de bij het depot genoemde waren aan te duiden heeft het merk een beschrijvend karakter in de zin van artikel 2.11.1 c BVIE.
24. De globale beoordeling van het teken, als geheel genomen, wijkt nauwelijks af van die van beide woorden afzonderlijk genomen.
Immers, met betrekking tot de totaalindruk die van het teken ‘CARBON GREEN’ kan uitgaan geldt dat er tussen beide woorden en hun som geen merkbaar verschil bestaat, dat uit loutere aaneenvoeging van de woorden ontstaat.
De indruk die door de combinatie van beide woorden gewekt wordt zal niet verwijderd zijn van deze die van de afzonderlijke woorden uitgaat.
25. In dit verband doet het argument dat de logische volgorde van beide woorden volgens de Engelse lexicale regels is omgekeerd niets af aan het vastgestelde beschrijvend karakter.
Dat element is niet van aard het merk een andere zintuiglijke draagwijdte te verlenen dan die volgens de logische volgorde die uit een beschrijvend oogpunt ‘GREEN CARBON’ zou zijn.
Immers, indien deze inversie op een ongebruikelijke lexicale structuur berust, neemt zulks niet weg dat dit element van aard is de aandacht te versterken voor de betekenis van de woorden juist omwillen van het onvoldoende verschil tussen de afzonderlijke woorden en hun som.
26. Het beschrijvend karakter dat voor beide woorden is vastgesteld geldt derhalve ook voor het teken in zijn geheel.
27. Nu het merk als geheel beschouwd uitsluitend bestaat uit tekens die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van de soort, hoedanigheid of een van de kenmerken van de bij het depot genoemde waren, verzet artikel 2.11.1 c BVIE zich tegen de aangevraagde inschrijving.
Uit het beschrijvend karakter van het merk vloeit voort dat het elk onderscheidend vermogen mist.
Hieruit volgt dat het BBIE ertoe gehouden was de inschrijving te weigeren.
28. De vordering dient ten gronde in hoofde van eerste eiseres te worden afgewezen.
29. Met betrekking tot de kosten hebben partijen geen elementen naar voren gebracht die noch een verhoging noch een verlaging van het bij koninklijk besluit van 26 oktober 2007 vastgestelde basisbedrag.
Daar het om een geschil gaat waarvan het bedrag niet in geld waardeerbaar is, dient de rechtsplegingsvergoeding die verweerster toekomt op 1.200 euro te worden begroot.
OM DEZE REDENEN,
HET HOF,
Gelet op de wet van 15 juni 1935 op het taalgebruik in gerechtszaken,
Rechtdoende op tegenspraak,
Ontvangt het beroep wat eerste eiseres betreft, maar verklaart het niet-ontvankelijk wat tweede eiseres betreft;
Verwerpt het beroep ten gronde in hoofde van eerste eiseres;
Veroordeelt eiseressen tot betaling van de gedingkosten die worden begroot op 386 euro voor henzelf en op 1.200 euro rechtsplegingsvergoeding voor verweerster.
***************
Aldus gewezen en ter burgerlijke openbare terechtzitting van de 18e kamer van het hof van beroep te Brussel uitgesproken op 5-10-2010
Waar aanwezig waren
H. P. BLONDEEL Kamervoorzitter,
Mevr. S. GADEYNE raadsheer,
H. E. BODSON, raadsheer,
Mevr. D. VAN IMPE griffier.
***