Uitspraak : 7 januari 1999
Rekestnr. : 98/300
Het GERECHTSHOF te 's-GRAVENHAGE, Kamer M C-5,
heeft de volgende beschikking gegeven op het verzoek van :
CHIPTEC INTERNATIONAL B.V.,
gevestigd te Willemstad (Curaçao),
verzoekster,
procureur : Mr T. Cohen Jehoram
tegen
Het BENELUX-MERKENBUREAU,
gevestigd te 's-Gravenhage,
verweerder,
procureur : Mr D. Rijpma
De procedure
Verzoekster (hierna ook te noemen Chiptec) heeft bij op 8 mei 1998 ter griffie van het hof ingekomen verzoekschrift (met producties) het hof verzocht verweerder (hierna ook te noemen het Bureau) te bevelen over te gaan tot inschrijving van het depot 889538 (BUSINESSCHIP) voor alle geweigerde waren en diensten, althans voor de in het depot genoemde waren en diensten waarvoor het teken niet uitsluitend beschrijvend is, met veroordeling van het Bureau tot betaling van de proceskosten.
Het Bureau heeft bij op 22 juni 1998 ingekomen verweerschrift verzocht het verzoek af te wijzen, met verwijzing van Chiptec in de proceskosten.
De mondelinge behandeling van het verzoek heeft plaatsgevonden op 3 december 1998, waarbij partijen - ieder onder overlegging van producties - hun standpunten hebben doen toelichten aan de hand van pleitnotities, Chiptec door haar procureur en het Bureau door Mr J.H. Spoor, advocaat te Amsterdam.
Beoordeling van het verzoek
1. Het verzoek is tijdig ingekomen.
2. Uit het verzoekschrift en de ten processe overgelegde bescheiden blijkt het volgende :
a. Chiptec heeft op 11 maart 1997 bij het Bureau het teken BUSINESSCHIP onder 889538 gedeponeerd als woordmerk voor de volgende waren en diensten in :
klasse 9: elektrische en elektronische toestellen en instrumenten, fotografische, cinematografische, optische, controle(inspectie-)toestellen en instrumenten; apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van gegevens op beeld: magnetische gegevensdragers, schijfvormige gegevensdragers; magnetische en machine-afleesbare kaarten met daarop gecodeerde informatie, waaronder begrepen financiële informatie; autorisatiekaarten, kaarten voor het verkrijgen en opslaan van informatie, bevattende actieve componenten en zijnde gegevensdragers; betaalpassen, creditcards en debitcards voorzien van een magneetstrip; verkoopautomaten en mechanismen voor apparaten met vooruitbetaling; kasregisters, apparatuur voor het verwerken van gegevens; computerhard- en software.
klasse 16: papier en papierwaren en hieruit vervaardigde produkten voor zover niet begrepen in andere klassen; drukwerken, tijdschriften, magazines; gegevensdragers van papier of karton.
klasse 36: uitgifte en verspreiding van waardebonnen, cadeaubonnen, magnetische financiële gegevensdragers, credit- en debitcards; financiële dienstverlening en betaalpasdiensten namelijk "creditcard" en "debitcard" diensten.
b. Het Bureau heeft bij brief van 25 juli 1997 Chiptec laten weten de inschrijving van het depot 889538 voorlopig te weigeren.
Als reden(en) heeft het Bureau opgegeven :
"Het teken BUSINESSCHIP duidt op zeer voor de hand liggende wijze de in de klassen 09, 16 en 36 genoemde waren en diensten aan met betrekking tot een chipkaart aangaande handel (Engels: business). Derhalve mist het teken ieder onderscheidend vermogen zoals bedoeld in artikel 6bis, eerste lid onder a. van de Eenvormige Beneluxwet op de merken (...)".
c. Namens Chiptec heeft haar raadsman bij brief van 16 januari 1998 tegen deze voorlopige beslissing bezwaar aangetekend.
d. Het Bureau heeft daarin geen aanleiding gezien zijn voorlopige weigering te herzien.
e. Bij brieven van 9 maart 1998 heeft het Bureau (de raadsman en de gemachtigde van) Chiptec in kennis gesteld van zijn beslissing, houdende definitieve weigering van de inschrijving van het depot.
3. Chiptec heeft het hof op de voet van artikel 6ter van de Eenvormige Beneluxwet op de merken (BMW) verzocht het Bureau te bevelen tot inschrijving van het depot over te gaan voor alle geweigerde waren en diensten, althans voor die in het depot genoemde waren en diensten waarvoor het teken BUSINESSCHIP niet uitsluitend beschrijvend is. Chiptec stelt zich op het standpunt dat het teken BUSINESSCHIP niet kan worden aangemerkt als een teken dat ieder onderscheidend vermogen mist.
4. Het Bureau, dat zijn beslissingen heeft gebaseerd op artikel 6bis, eerste lid, onder a BMW, heeft verzocht het verzoek af te wijzen.
5. Volgens artikel 6bis lid 1, aanhef en onder a BMW moet de inschrijving van een depot worden geweigerd indien het gedeponeerde teken niet beantwoordt aan de in artikel 1 gegeven omschrijving van een merk, met name wanneer het ieder onderscheidend vermogen in de zin van artikel 6quinquies B, onder 2 van het Verdrag van Parijs mist.
Die bepaling luidt :
"Fabrieks- en handelsmerken, als in dit artikel bedoeld, zullen slechts in de volgende gevallen ter inschrijving geweigerd of nietig verklaard kunnen worden :
1. (...)
2. wanneer zij elk onderscheidend kenmerk missen ofwel uitsluitend bestaan uit tekens of aanwijzingen, welke in de handel kunnen dienen tot aanduiding van de soort, de hoedanigheid, de hoeveelheid, de bestemming, de waarde; de plaats van herkomst der waren of het tijdstip van voortbrenging,
of gebruikelijk zijn geworden in de gangbare taal of de eerlijke en vaststaande gewoonten van de handel in het land waar de bescherming wordt gevraagd;"
Het hof gaat ervan uit dat de verwijzing in artikel 6bis en 14, onder A, aanhef en onder 1a BMW naar artikel 6quinquies B, onder 2 van het Verdrag van Parijs niet beperkt is tot de eerste daar genoemde categorie ("elk onderscheidend kenmerk missen") maar betrekking heeft op alle drie daar genoemde categorieën.
6. Het hof deelt de opvatting van het Bureau dat het teken BUSINESSCHIP ieder onderscheidend vermogen mist.
Het teken is samengesteld uit de woorden "business" en "chip" die, naar het hof mede op grond van door het Bureau overgelegde produkties genoegzaam is gebleken, op zich zelf beschrijvend zijn voor "zaken" en "zakelijk" respectievelijk (onder meer) een betaalkaart met elektronische schakelingen (chipkaart) en het betalen daarmee.
De omstandigheid dat het om Engelse woorden gaat, brengt niet mee dat de woordcombinatie daardoor onderscheidend vermogen krijgt. De woorden "business" en "chip" of "chippen" zijn in de Benelux-landen gangbaar taalgebruik op de desbetreffende gebieden geworden. De woordcombinatie BUSINESSCHIP kan in de Benelux weliswaar (nog) niet worden geacht tot de gangbare taal te behoren maar is -mede gelet op de voortschrijdende taalontwikkeling, welke niet gemonopoliseerd mag worden- reeds een zodanig voor de hand liggende combinatie van de afzonderlijke woorden dat deze als uitsluitend beschrijvend valt aan te merken. Het (daarvoor in aanmerking komende) publiek zal de woordcombinatie dan ook begrijpen als nadere aanduiding van de bestemming of de gebruikerskring van de chipkaart.
Dat de woordcombinatie onderscheidend vermogen heeft doordat deze ook kan worden gelezen als: "business-schip" vermag het hof niet in te zien, daar een dergelijke lezing door het publiek (met uitzondering wellicht van liefhebbers van cryptogrammen) voor hoogst onwaarschijnlijk wordt gehouden.
7. Chiptec heeft nog aangevoerd dat in de "Richtlijnen Benelux Merkenbureau inzake de criteria voor het weigeren van merken op absolute "nietigheidsgronden" omtrent het teken ALLERFREE is vermeld dat deze "niet voor de hand liggende en ongebruikelijke samentrekking" onderscheidend vermogen heeft.
Het hof is van oordeel dat het teken BUSINESSCHIP niet op één lijn kan worden gesteld met ALLERFREE, daar -anders dan uit het hierboven omtrent BUSINESSCHIP overwogene volgt- in die richtlijnen ervan wordt uitgegaan dat ALLER in de Benelux-landen juist geen gebruikelijke afkorting voor allergie is en derhalve die woordcombinatie als niet voor de hand liggend en ongebruikelijk is aangemerkt.
Verder is het niet zo dat het teken onderscheidend vermogen krijgt doordat andere eventueel niet onderscheidende depots wel zijn ingeschreven.
Chiptec heeft in dit verband aangevoerd het door haar gedeponeerde teken RELATIONCHIP wel als merk is ingeschreven en dat het willekeur oplevert om de inschrijving van het depot BUSINESSCHIP te weigeren, nu het Bureau een bestuursorgaan is in de zin van de Algemene wet bestuursrecht.
Chiptec miskent daarbij dat het merk RELATIONCHIP een voor het publiek herkenbare woordspeling bevat die die woordcombinatie iets extra's geeft waardoor het onderscheidend vermogen heeft. Echter, ook al zou dit anders zijn, dan neemt dit niet weg dat het hof het onderscheidend vermogen van BUSINESSCHIP op zijn eigen merites op basis van de toepasselijke regels moet beoordelen. Voorts wordt nog opgemerkt dat -anders dan Chiptec meent- het Bureau een door de Benelux-landen ingestelde dienst is, die niet zonder meer kan worden aangemerkt als een (Nederlands) bestuursorgaan, als bedoeld in de Algemene wet bestuursrecht.
8. Aangaande het (subsidiaire) verzoek overweegt het hof het volgende.
In artikel 6quinquies B, onder 2 van het Verdrag van Parijs wordt als één der categorieën genoemd: "aanwijzingen welke in de handel kunnen (onderstreping hof) dienen tot aanduiding van de soort, de hoedanigheid, de hoeveelheid, de bestemming, de waarde, de plaats van herkomst of het tijdstip van voortbrenging".
In casu kan niet worden gezegd dat het teken BUSINESSCHIP voor de waren in de klassen 9 en 16 en de diensten in klasse 36, waarvoor het depot is verricht, niet in die zin beschrijvend is .
9. Chiptec heeft bij de mondelinge behandeling verklaard geen beroep te doen op inburgering van het teken. Het hof zal daarom voorbijgaan aan de stelling van Chiptec dat het Bureau moet bewijzen dat geen inburgering heeft plaatsgevonden.
Het hof merkt slechts op dat het betoog van Chiptec dat het bepaalde in artikel 3 lid 1 BMW, inhoudende dat het uitsluitend recht op een merk wordt verkregen door het eerste depot, zou meebrengen dat het Bureau telkens zou moeten bewijzen dat geen merkrechten zijn verkregen, niet valt te verenigen met het bepaalde in de artikelen 6bis en 6ter BMW.
10. Aan het vorenstaande wordt niet afgedaan door de vermelding in het Gemeenschappelijk Commentaar van de Regeringen dat het toetsingsbeleid van het Bureau "een voorzichtig en terughoudend beleid" zal moeten zijn, waarbij het streven erop gericht zal zijn "slechts de evident ontoelaatbare depots" te weigeren.
Aangezien naar het oordeel van het hof de merkinschrijving terecht is geweigerd, kan in het midden blijven of, in geval van twijfel omtrent de vraag of een depot al dan niet geweigerd moet worden, de inschrijving daarvan bevolen dient te worden.
11. Het bovenstaande brengt mee dat het door Chiptec primair en subsidiair verzochte moet worden afgewezen, dat op de andere geschilpunten niet meer behoeft te worden ingegaan en dat Chiptec als de in het ongelijk gestelde partij zal worden veroordeeld in de proceskosten.
Beslissing
Het hof :
wijst het door Chiptec primair en subsidiair verzochte af;
verwijst Chiptec in de kosten van deze procedure en begroot deze tot op deze uitspraak aan de zijde van het Bureau op f 3.840,-.
Deze beschikking is gegeven door Mrs Brinkhof, Fasseur - van Santen en Van den Ende - Wiefkers, en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 7 januari 1999, in tegenwoordigheid van de griffier.