Date
Instance
APP NL Trademark
ICT Application number
Applicant
ICT AUTOMATISERING N.V. Text
Rekestnummer: R03/371
ICT AUTOMATISERING N.V. tegen BENELUX-MERKENBUREAU
Uitspraak: 30 oktober 2003
Rekestnummer: R 03/371
Het Gerechtshof te 's-Gravenhage, kamer MC-5,
heeft de volgende beschikking gegeven op het verzoek van:
ICT AUTOMATISERING N.V. gevestigd te Barendrecht, verzoekster,
procureur: mr. H.C. Grootveld, advocaat mr. G.J. van de Kamp,
tegen
het BENELUX-MERKENBUREAU, gevestigd te 's-Gravenhage, verweerder,
(hierna te noemen: het BMB) procureur: mr. C.J.J.C. van Nispen.
De procedure
Bij op 13 mei 2003 ter griffie van het hof ingekomen verzoekschrift (met producties) heeft verzoekster het hof verzocht om het BMB te bevelen alsnog tot inschrijving in het Benelux-merkenregister over te gaan van het door haar onder nummer 0993509 gedane depot van het teken ICT, met veroordeling van het BMB in de kosten van het geding. Bij brief van 11 augustus 2003 heeft verzoekster twee ontbrekende pagina's van door haar bij het verzoekschrift overgelegde producties in het geding gebracht.
Het BMB heeft bij op 2 september 2003 ter griffie van het hof ingekomen verweerschrift verzocht het verzoek van verzoekster af te wijzen, kosten rechtens.
De mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden op 8 september 2003. Partijen hebben daarbij hun standpunten aan de hand van pleitnotities doen toelichten, verzoekster door haar advocaat en het BMB door zijn procureur. Ter gelegenheid daarvan zijn door verzoekster en het BMB nog producties overgelegd.
Beoordeling van het verzoek
1. Het verzoekschrift is tijdig ingekomen.
2. Uit de processtukken en de stellingen van partijen is het volgende gebleken:
a. Verzoekster heeft op 13 juli 2001 het teken ICT in schreefloze vette hoofdletters gedeponeerd als Benelux-(beeld)merk onder nummer 0993509 voor de navolgende waren en diensten in de volgende klassen:
Klasse 9: Software; computer hardware en computerrandapparatuur; computer software gebruikt in combinatie met computer hardware, waaronder besturingssoftware; software-pakketten, waaronder computerprogramma's voor zogenaamde SCADA- (Supervisory Control and Data Acquisition) systemen; audio- en video-apparatuur; kopieerapparaten; chipcards en zogenaamde smartcards.
Klasse 38: Telecommunicatie; verzenden van beeld, geluid en gegevens langs telecommunicatieve weg, al dan niet ten behoeve van informatie- en Internetdiensten; elektronische data-overdracht; het verschaffen van de mogelijkheid tot het inbellen op elektroni-sche (kabel-)netwerken zoals Internet; diensten op het gebied van elektronische post (e-mail); overdracht, uitzending en/of ontvangst van gegevens door middel van kabels, langs radio-elektrische weg of door middel van optische of elektromagnetische systemen, onder andere ten behoeve van het aan gebruikers van computers verlenen van toegang tot internationale telecommunicatienetwerken en via dergelijke internationale netwerken tot andere netwerken en tot de op voornoemde netwerken beschikbare diensten.
Klasse 42: Automatiseringsdiensten; advisering inzake automatisering; ontwikkeling, on-derhoud, update en controle van software; computerprogrammering, -ontwikkeling en -engineering, beheer van computerprojecten; advisering inzake informatie- en communi-catietechnologie; implementatie van software; diensten van computerspecialisten, te we-ten computerprogrammering; professionele advisering op het gebied van embedded soft-ware; professionele advisering op het gebied van smartcards, mobiele communicatiesys-temen, verkeers-, meet- en beïnvloedingssystemen, radar- en defensiesystemen, voice respons systemen; ontwikkeling van productieautomatiseringssystemen, alle voornoemde diensten tevens te verlenen via Internet.
b. Het BMB heeft bij brief van 2 april 2002 (prod. B bij verzoekschrift) laten weten de in-schrijving van het depot voorlopig te weigeren. Als reden(en) heeft het BMB opgegeven:
"Het teken ICT bestaat uitsluitend uit de in de informaticabranche gangbare afkorting ICT (voor informatie- en communicatietechnologie) en is uitsluitend beschrijvend voor de in de klassen 9, 38 en 42 genoemde waren en diensten met betrekking tot ICT. Derhalve mist het teken ieder onderscheidend vermogen (zie artikel 6bis, eerste lid onder a. van de Eenvormige Beneluxwet op de merken (..)) ."
c. Verzoekster heeft bij bezwaarschrift van 18 juli 2002 (prod. C bij het verzoekschrift) bezwaar aangetekend tegen de voorlopige weigering van de inschrijving.
d. Na een verdere briefwisseling tussen de advocaat van verzoekster en het BMB heeft het BMB bij brief van 17 maart 2003 aan verzoekster mededeling gedaan van zijn beslis-sing, houdende definitieve weigering van de inschrijving van het depot (prod. D bij het verzoekschrift).
3. Verzoekster stelt zich op het standpunt dat het door haar gedeponeerde teken niet uit-sluitend beschrijvend is en dit teken bovendien is ingeburgerd.
4. De weigering van het BMB om het depot in te schrijven is gegrond op het bepaalde in artikel 6bis, eerste lid onder a Eenvormige Beneluxwet op de merken (hierna: BMW). Dit artikel is ingevoerd ter aanpassing van de Nederlandse wetgeving aan de Europese richtlijn 89/104/EG (Eerste richtlijn van 21 december 1988 van de Raad van de EG, betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid Staten, PbEG 1989 L 40). Het artikellid bepaalt, dat de inschrijving wordt geweigerd indien het gedeponeerde teken niet beantwoordt aan de in artikel 1 BMW gegeven omschrijving van een merk, 'met name wanneer het ieder onderscheidend vermogen in de zin van artikel 6quinquies B, onder 2, van het Verdrag van Parijs mist.'
5. Laatstbedoeld artikel van het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom (hierna: Unieverdrag) luidt - voorzover hier van belang:
"B. Fabrieks- en handelsmerken, als in dit artikel bedoeld, zullen slechts in de volgende gevallen ter inschrijving geweigerd of nietig verklaard kunnen worden:
1. (.)
2. wanneer zij elk onderscheidend kenmerk missen ofwel uitsluitend bestaan uit tekens of aanwijzingen, welke in de handel kunnen dienen tot aanduiding van de soort, de hoedanigheid, de hoeveelheid, de bestemming, de waarde, de plaats van de herkomst der waren of het tijdstip van voortbrenging, of gebruikelijk zijn geworden in de gangbare taal of de eerlijke en vaststaande gewoonten van de handel in het land waar de bescherming wordt gevraagd, (.) "
6. De lettercombinatie ICT is thans en was ten tijde van het depot de gewone en algemeen gebruikte aanduiding voor informatie- en communicatietechnologie en derhalve voor de (essentiële eigenschappen van de) waren en diensten waarvoor het is gedeponeerd. De lettercombinatie ICT bezit dan ook geen onderscheidend vermogen voor de waren en diensten waarvoor het onderhavige teken is gedeponeerd. Dit wordt door verzoekster ook niet gemotiveerd betwist. Zij stelt echter dat het door haar gedeponeerde beeldmerk wel onderscheidend vermogen bezit door de karakteristieke speciale schrijfwijze in vette schreefloze hoofdletters. Het hof kan verzoekster daarin niet volgen. Niet betwist is en uit de overgelegde producties blijkt dat de aanduiding ICT in het normale gebruik vrijwel altijd met hoofdletters wordt geschreven, zodat niet kan worden gezegd dat door het gebruik van hoofdletters sprake is van een presentatie op een wijze die het geheel onderscheidt van de gebruikelijke wijzen van aanduiding van de betrokken waren of diensten of van de essentiële eigenschappen daarvan. Door het gebruik van hoofdletters verkrijgt de lettercombinatie ICT geen onderscheidend vermogen. Het bovenstaande geldt ook voor het in dit geval gebruikte - vet afgedrukte - lettertype. Het hof merkt op het een feit van algemene bekendheid is dat het gebruik van een schreefloos lettertype als het onderhavige zeer gebruikelijk is en dat bij diverse standaard lettertypes de letters bij vergroting automatisch vet worden afgedrukt. Het gebruik van het onderhavige - vet afgedrukte - lettertype voegt geen figuratief of ander element toe waardoor de aanduiding ICT kan worden onderscheiden van het woordmerkteken) ICT. Niet kan worden aangenomen dat de aanduiding ICT door de presentatie in de desbetreffende schreefloze vette hoofdletters geschikt is om door het in aanmerking komende publiek als herkomstteken te worden opgevat. Dit geldt ook als ervan zou moeten worden uitgegaan dat het relevante publiek - zoals door verzoekster gesteld, maar door het BMB betwist - slechts bestaat uit zakelijke of professionele afnemers, hetgeen overigens niet valt af te leiden uit de - ruim omschreven - waren en diensten waarvoor het teken is gedeponeerd.
Het bovenstaande brengt mee dat het gedeponeerde teken van huis uit ieder onderscheidend vermogen mist.
Het hof merkt nog op dat het niet gebonden is aan de uitspraken van de president van de rechtbank te Utrecht van 6 juli 2000 en 22 mei 2001, waarop verzoekster zich heeft beroepen. In die zaken werd de vordering, voorzover van belang, gebaseerd op een als merk gedeponeerde in groen uitgevoerde ICT-aanduiding. Verzoekster heeft bij de mon-delinge behandeling bevestigd dat dit depot is ingeschreven.
7. Subsidiair heeft verzoekster zich beroepen op inburgering. Zij stelt dat het teken ten tijde van het depot was ingeburgerd en beroept zich daartoe op het zeer intensieve ge-bruik dat sedert 1978 zou zijn gemaakt van "de benaming ICT". Bij vaststelling van het onderscheidend vermogen door gebruik moet rekening worden gehouden met alle facto-ren waaruit kan blijken dat het teken geschikt is geworden om de waren of diensten van die van andere ondernemingen te onderscheiden. Ter onderbouwing van de gestelde inburgering heeft verzoekster stukken overgelegd. De stukken van na de depotdatum dienen buiten beschouwing gelaten te worden, nu het tijdstip van depot als beoordelingsmoment geldt. Verzoekster heeft de stelling van het BMB dat uit het overgelegde materiaal slechts blijkt van gebruik van de aanduiding ICT als handelsnaam (en dus niet tevens als merk) niet gemotiveerd betwist.
Indien veronderstellenderwijs van enig merkgebruik wordt uitgegaan, is niet van intensief en langdurig (merk)gebruik van het gedeponeerde teken gebleken. Nu verzoekster voor 1996 een ander lettertype gebruikte en in publicaties van derden ook steeds andere let-tertypes worden gebruikt, is slechts in een gering aantal stukken de ICT-aanduiding afgebeeld in de gedeponeerde schreefloze vette hoofdletters. In die gevallen is, doordat slechts kopieën zijn overgelegd, ook niet duidelijk of sprake was van gebruik in groene letters. In de door haar overgelegde dagvaardingen voor voormelde kort gedingen stelde verzoekster:
"ICT gebruikt (voorts) de benaming "ICT"reeds sinds begin jaren 80 in de kleur groen in de Benelux. Als gevolg van dit langdurige en consequente gebruik door ICT van de kleur groen, is deze kleur zeer bekend geworden voor de door ICT verrichte diensten en derhalve buitengewoon onderscheidend." In haar brief aan het BMB van 30 september 2002 erkent verzoekster dat bij het gebruik van ICT sprake is van andere (figuratieve) elementen.
Gelet op het voorgaande kan niet worden aangenomen dat het gedeponeerde teken op zichzelf geschikt is geworden om de diensten en waren van die van andere ondernemin-gen te onderscheiden.
Het hof merkt nog ten overvloede op dat het aan het bewijsaanbod van verzoekster, gelet op het bovenstaande, als niet ter zake dienende en onvoldoende geconcretiseerd voorbij gaat.
Het bovenstaande brengt mee dat het beroep op inburgering wordt verworpen.
8. Het verzoek zal derhalve worden afgewezen, met veroordeling van verzoekster in de kosten van het geding.
Beslissing
Het hof:
wijst het verzoek af;
verwijst verzoekster in de kosten van de procedure en begroot deze tot op deze uitspraak aan de zijde van het Benelux Merkenbureau op € 1.787,--.
Deze beschikking is gegeven door Mrs Fasseur-van Santen, Kiers-Becking en Verduyn, zij is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 30 oktober 2003, in tegenwoordigheid van de griffier.
* * * * *