Date
Instance
APP NL Trademark
CREATING PERFORMANCE TECHNOLOGY Application number
Applicant
SÜD-CHEMIE A.G. Text
Rekestnummer: R03/917
SÜD-CHEMIE A.G. tegen BMB
IN NAAM DER KONINGIN
Uitspraak: 8 april 2004
Rekestnummer: R03/917
Het Gerechtshof te 's-Gravenhage, kamer MC-5,
heeft de volgende beschikking gegeven op het verzoek van:
De vennootschap naar vreemd recht SÜD-CHEMIE A.G.,
gevestigd te München, Duitsland, verzoekster,
(hierna te noemen: Süd-Chemie)
procureur: mr. P.J.M. von
Schmidt auf Altenstadt, advocaten: mrs. D.J.G. Visser en B.R.J. van Ramshorst te
Amsterdam,
tegen
Het BENELUX-MERKENBUREAU,
gevestigd te 's-Gravenhage, verweerder,
(hierna te noemen: het Benelux-Merkenbureau)
procureur: mr. C.J.J.C. van
Nispen.
De procedure
Bij op 14 oktober 2003 ter griffie van het hof ingekomen verzoekschrift (met producties genummerd 1 t/m 4) heeft Süd-Chemie het hof verzocht, primair om het BeneluxMerkenbureau te gelasten het onder internationaal registratienummer 780 026 gedeponeerde teken CREATING PERFORMANCE TECHNOLOGY in te schrijven als woordmerk, subsidiair om het Benelux-merkenbureau te gelasten het teken in te schrijven met de toevoeging in iedere klasse van waren waarvoor inschrijving wordt verzocht dat het teken niet wordt geclaimd voorzover het betreft het creëren van hoogwaardige technologie, één en ander kosten rechtens.
Het Benelux-Merkenbureau heeft bij op 20 november 2003 ter griffie van het hof ingekomen verweerschrift (met producties genummerd 1 t/m 4) verzocht het verzoek van Süd-Chemie af te wijzen, kosten rechtens.
Daarna heeft Süd-Chemie bij op 8 maart 2004 ter griffie van het hof ingekomen brief producties in het geding gebracht, genummerd 5 t/m 8.
De mondelinge behandeling van het verzoekschrift heeft plaatsgevonden op 15 maart 2004. Partijen hebben bij die gelegenheid hun standpunten doen toelichten, Süd-Chemie door mr. Van Ramshorst, voornoemd, en het Benelux-Merkenbureau door mr. Van Nispen, voornoemd, beiden aan de hand van pleitnotities.
Beoordeling van het verzoek
1. Het verzoekschrift is tijdig ingekomen.
2. Uit de processtukken en de stellingen van partijen is het volgende gebleken.
a. Süd-Chemie heeft op 6 november 2001, onder internationaal registratienummer 780 026, het teken CREATING PERFORMANCE TECHNOLOGY gedeponeerd als woordmerk voor een groot aantal landen, waaronder die van de Benelux, zulks voor waren in de klassen 1, 2, 3, 19 en 31, te weten:
Cl. 01 Chemical products for use in industry, in particular clays and clay minerals included in this class, earths tor bleaching, adsorbents and drying agents, preparations for use as auxiliaries in foundries, swelling agents and thickening agents, all based on clays, suspensions for use as drilling fluids or drilling muds, fillers, carrier substances, mineral acids, catalysts and carrier substances for catalysts, preparations for purification of water and waste water; chemical products for use in agriculture, horticulture and forestry; chemical products for use in science.
Cl. 02 Preparations and substances, all for swelling and thickening paints and lacquers; pigments.
Cl. 03 Cleaning, polishing scouring and abrasives preparations. Cl. 19 Clay and clay suspensions for construction purposes.
Cl. 31 Animal feed and animal feed additives:
Volgens de verkorte weergave van Süd-Chemie betreft het (in klasse 1) op klei gebaseerde chemische producten voor gebruik in de industrie, agricultuur, horticultuur en in de wetenschap; (in klasse 2) verfpreparaten en kleurstoffen; (in klasse 3) schoonmaak-, glans-, reinigings- en schuurmiddelen; (in klasse 19) klei en klei suspensie; en (in klasse 31) diervoeder en diervoeder additieven.
b. Het Benelux-Merkenbureau heeft bij brief van 25 september 2002 laten weten de inschrijving van het depot voorlopig te weigeren. Weergegeven in het Nederlands heeft het Benelux-merkenbureau als reden(en) opgegeven dat het teken CREATING PERFORMANCE TECHNOLOGY uitsluitend bestaat uit het werkwoord Creating (Engels voor creëren) en de generieke aanduidingen Performance (prestatie) en Technology (technologie) en ieder onderscheidend vermogen mist voor de in de klassen 1, 2, 3, 19 en 31 genoemde waren voor zover zij betrekking hebben op het creëren van een hoge prestatie leverende technologie.
c. Namens Süd-Chemie is bij brief van 5 februari 2003 bezwaar aangetekend tegen de voorlopige weigering van de inschrijving van het depot. Süd-Chemie heeft aangevoerd dat het gedeponeerde teken onderscheidende kracht heeft voor de betrokken waren, aangezien deze waren niet hoge prestaties leverende technologieën betreffen noch daarop betrekking hebben, dat het merk in een aantal Engelstalige landen is geaccepteerd en dat het teken niet een aanduiding is die vrijgehouden moet worden voor een bepaalde tak van industrie of handel.
d. Het Benelux-Merkenbureau heeft in de door Süd-Chemie aangevoerde bezwaren geen aanleiding gezien zijn voorlopige weigering te herzien (brief van het Benelux-Merkenbureau van 25 maart 2003).
e. Het Benelux-Merkenbureau heeft bij brief van 8 augustus 2003 aan Süd-Chemie mededeling gedaan van zijn beslissing, houdende definitieve weigering van de inschrijving van de depot.
3. Süd-Chemie legt aan haar primaire verzoek ten grondslag dat het teken onderscheidend vermogen heeft, aangezien het niet verwijst naar (essentiële eigenschappen van) de waren waarvoor het is gedeponeerd, dat zij het teken reeds consequent als (sub-) merk gebruikt en dat het teken, ook opgevat als slagzin, zodanig origineel en eenvoudig is, dat het publiek daarin meer zal zien dan louter een aanprijzende mededeling. Zij stelt voorts dat het teken door consequent en intensief gebruik is ingeburgerd als merk. Ten slotte voert Süd-Chemie aan dat in aanmerking genomen dient te worden dat het merk is ingeschreven in de Engelstalige landen Ierland en Australië. Ten aanzien van het door haar gedane subsidiaire verzoek heeft Süd-Chemie zich ter zitting gerefereerd aan het oordeel van het hof. Het Benelux-Merkenbureau heeft de stellingen van Süd-Chemie bestreden. Het Benelux-Merkenbureau voert aan dat sprake is van een teken dat elk onderscheidend vermogen mist en dient of kan dienen tot aanduiding van de kwaliteit van de waar.
4. Aan de orde is in deze zaak of het teken CREATING PERFORMANCE TECHNOLOGY elk onderscheidend vermogen mist voor de waren waarvoor het is gedeponeerd.
5. De weigering van het Benelux-Merkenbureau het depot in te schrijven is gegrond op het bepaalde in artikel 6bis, eerste lid onder a Eenvormige Beneluxwet op de merken (hierna: BMW), zoals dat luidde vóór de wijziging ingevolge het Protocol houdende wijzigingen van de BMW d.d. 11 december 2001 (Trb. 2002, 37). Thans zijn in artikel 6bis, eerste lid, BMW de bewoordingen overgenomen van artikel 3, lid 1, onder a t/m d van de eerste richtlijn van 21 december 1988 van de Raad van de EG, betreffende aanpassing van het merkenrecht van de Lid-Staten (89/104/EEG, Pb EG L40,1). Het hof merkt op dat bedoelde wijziging voor de beoordeling van de zaak geen verschil maakt. Tussen de huidige bepaling enerzijds en de tot 1 januari 2004 geldende bepaling anderzijds bestaat geen materieel verschil. Blijkens het Gemeenschappelijk Commentaar van de regeringen bij voornoemd Protocol houdende wijzigingen van de BMW van 11 december 2001 (bij artikel F) is met de wijziging van artikel 6 bis, lid 1, BMW geen materieel verschil beoogd.
6. Art. 6bis, eerste lid onder a, BMW bepaalde dat de inschrijving wordt geweigerd indien het gedeponeerde teken niet beantwoordt aan de in artikel 1 BMW gegeven omschrijving van een merk, 'met name wanneer het ieder onderscheidend vermogen in de zin van artikel 6quinquies B, onder 2, van het Verdrag van Parijs mist.'
7. Laatstbedoeld artikel van het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom luidt -voorzover hier van belang:
"B. Fabrieks- en handelsmerken, als in dit artikel bedoeld, zullen slechts in de volgende gevallen ter inschrijving geweigerd of nietig verklaard kunnen worden:
1. (...)
2. wanneer zij elk onderscheidend kenmerk missen ofwel uitsluitend bestaan uit tekens of aanwijzingen, welke in de handel kunnen dienen tot aanduiding van de soort, de hoedanigheid, de hoeveelheid, de bestemming, de waarde, de plaats van de herkomst der waren of het tijdstip van voortbrenging, of gebruikelijk zijn geworden in de gangbare taal of de eerlijke en vaststaande gewoonten van de handel in het land waar de bescherming wordt gevraagd; (..)"
8. Het teken bestaat uit het bestanddeel Creating en het bestanddeel Performance Technology. Laatstbedoeld bestanddeel is, naar tussen partijen niet is omstreden, een aanduiding die staat voor ‘hoogwaardige technologie’ of ‘hoge prestaties leverende technologie’. Het bestanddeel creating betekent 'creëren'. De gedeponeerde woordcombinatie verkrijgt daarmee de betekenis: (het) creëren van hoge prestaties leverende technologie.
9. Aldus begrepen mist het teken elk onderscheidend vermogen voor de betrokken waren. Zoals het Benelux-merkenbureau met haar producties aannemelijk maakt, is Performance Technology een bestaande generieke term. Voor het in aanmerking komend Benelux-publiek, waaronder wordt verstaan de normaal geïnformeerde, redelijk omzichtige en oplettende consumenten van de betrokken waren in de landen België, Nederland en Luxemburg, is deze term onmiddellijk begrijpelijk. Toevoeging van het woord Creating plaatst Performance Technology in zinsverband, zonder daaraan een ongebruikelijk of verrassend element toe te voegen. De combinatie van de bestanddelen is niet meer dan de loutere som van de afzonderlijke bestanddelen. Gesteld noch gebleken is dat het teken in het spraakgebruik een eigen – niet beschrijvende - betekenis heeft gekregen. Al met al zal het in aanmerking komend Benelux-publiek, in het teken niet meer (of minder) ontwaren dan een, alledaags geformuleerde, aanprijzende mededeling '(het) creëren van hoogwaardige prestaties leverende technologie'. Nog afgezien van de vraag of bedoeld publiek in een dergelijke mededeling meer dan alleen een (aanprijzende) slagzin zal herkennen, is het hof van oordeel dat het teken uitsluitend bestaat uit aanduidingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van de kwaliteit of hoedanigheid van de waren waarvoor inschrijving is verzocht.
10. Gelet op het vorenoverwogene faalt de stelling van Süd-Chemie dat het teken slechts beschrijvend kan zijn voor diensten met betrekking tot het creëren van hoogwaardige prestaties leverende technologie. De banale toevoeging Creating, doet niet af aan de mededeling (dat het gaat om) producten ofwel voortbrengsels met de hoedanigheid 'hoge prestaties leverende technologie'. Voorts doet aan het bovenstaande niet af dat, naar Süd-Chemie aanvoert, het teken als merk is ingeschreven in Ierland en Australië. Het onderscheidende vermogen van het teken dient immers, volgens de daarvoor geldende regels, te worden beoordeeld op zijn eigen merites. Het hof merkt op dat door het Benelux-merkenbureau ter zitting onweersproken is aangevoerd dat het teken is geweigerd in een aantal landen, waaronder het Verenigd Koninkrijk.
11. Süd-Chemie beroept er zich verder op dat het teken door consequent en intensief gebruik is ingeburgerd als merk. Het ligt op de weg van Süd-Chemie om zulks aan de hand van relevante producties aan te tonen. Süd-Chemie heeft evenwel noch het door haar gestelde gebruik, noch de daardoor ontstane herkenning als merk bij het Beneluxpubliek (voldoende) gestaafd met producties. Het beroep op inburgering wordt verworpen.
12. Het hof is gelet op het vorenoverwogene van oordeel dat het gedeponeerde teken elk onderscheidend vermogen mist voor de waren waarvoor het is gedeponeerd in de zin van art. 6bis, eerste lid onder a BMW. Het primaire verzoek van Süd-Chemie leent zich niet voor toewijzing.
13. Het hof komt toe aan het subsidiaire verzoek van Süd-Chemie. Dit strekt tot het gelasten van het Benelux-merkenbureau tot inschrijving van het teken met vermelding dat de inschrijving ziet op de vermelde waren voor zover deze geen betrekking hebben op het creëren van hoge prestaties leverende technologie. Het Hof van Justitie EG heeft echter in zijn arrest van 12 februari 2004 (zaak C-363/99, inzake 'POSTKANTOOR', niet gepubliceerd) overwogen dat de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L40, blz.1), aldus dient te worden uitgelegd dat zij zich er tegen verzet dat een merk wordt ingeschreven voor bepaalde diensten of waren op voorwaarde dat deze een bepaald kenmerk niet bezitten. Het subsidiaire verzoek strekt tot een inschrijving in de door het Hof van Justitie bedoelde, voorwaardelijke zin, zodat het reeds op die grond dient te worden afgewezen.
De slotsom is dat zowel het primaire als het subsidiaire verzoek van Süd-Chemie zal worden afgewezen. Süd-Chemie zal als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten van het geding worden veroordeeld, voorzover gevallen aan de zijde van het Benelux-Merkenbureau.
Beslissing
Het hof:
wijst het primaire en subsidaire verzoek van Süd-Chemie af;
verwijst Süd-Chemie in de kosten van de procedure en begroot deze tot op deze uitspraak aan de zijde van het Benelux-Merkenbureau op € 1787,--, waarvan € 245,- aan vastrecht en € 1542,- aan salaris procureur.
Deze beschikking is gegeven door Mrs Fasseur-van Santen, Kiers-Becking en Ottevangers, en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 8 april 2004, in tegenwoordigheid van de griffier.
* * * * *