Rekest number R97/155HR (9090)

Date
Instance
CASS NL (concl. A-G)
Trademark
BIOMILD
Application number
Applicant
Campina Melkunie B.V.
Text
:
1.1.1. Op 18 maart 1996 heeft Campina bij het BMB het merk BIOMILD gedeponeerd voor waren in
de klassen 29, 30 en 32. Bij brief van 3 september 1996 heeft het BMB Campina de in art. 6bis lid 3
BMW bedoelde kennisgeving gedaan. Campina heeft de daarbij door het BMB voor zijn standpunt
opgegeven redenen bestreden, maar het BMB heeft haar bij schrijven van 7 maart 1997 laten weten
dat inschrijving van het depot werd geweigerd. Campina heeft zich daarop tijdig gewend tot het
gerechtshof te 's-Gravenhage en heeft een voorziening gevraagd op de voet van art. 6ter BMW. Het
hof heeft deze voorziening geweigerd.
1.1.2. Het woord BIOMILD is een woord dat in die zin nieuw is dat het vóór het depot niet deel
uitmaakte van de Nederlandse taal.
1.1.3. Zowel voor BIO als voor MILD bestaan synoniemen die redelijkerwijs ook voor gebruik in
aanmerking komen als het erom gaat het publiek duidelijk te maken dat het desbetreffende product de
combinatie van eigenschappen bezit die door die termen worden aangeduid.
1.1.4. Campina heeft minstgenomen sedert september 1996 het merk BIOMILD op grote schaal
gebruikt en voor haar onder dat merk aangeboden product intensief reclame gemaakt, zodat reeds op
het moment dat het BMB besloot inschrijving van het depot te weigeren (7 maart 1997) moest worden
aangenomen dat het onderscheidend vermogen van het teken aanzienlijk was toegenomen, althans
door inburgering was ontstaan.
 
1.2. De Hoge Raad heeft - onder aanhouding van iedere verdere beslissing - het Benelux-Gerechtshof
verzocht uitspraak te doen over negen vragen van uitleg van de artt. 6bis en 6ter BMW. Deze vragen
luidden (rov. 6.2):
 
I. Moet worden aangenomen dat van een beslissing ingevolge art. 6ter beroep in cassatie openstaat
indien en voor zover het desbetreffende nationale burgerlijk procesrecht tegen door de burgerlijke
rechter op verzoekschrift gegeven beslissingen beroep in cassatie toelaat?
 
II. Heeft het BMB zijn in art. 6bis in lid 1 bedoelde oordelen uitsluitend te baseren op het teken zoals
dat is gedeponeerd en de daarbij vermelde waren - met andere woorden: oordeelt het BMB slechts in
abstracto - of mag, resp. moet het ook rekening houden met andere hem bekende feiten en
omstandigheden (bijvoorbeeld dat de deposant het teken reeds vóór het depot op grote schaal als merk
voor de desbetreffende waren heeft gebruikt) - met andere woorden mag, resp. moet het in concreto
oordelen?
 
III. Geldt het antwoord op vraag II evenzo voor het in art. 6bis in lid 4 bedoelde besluit van het BMB
tot weigering het depot in te schrijven?
 
IV. Geldt het antwoord op vraag II evenzo voor het rechterlijk oordeel omtrent het in art. 6ter
omschreven verzoek?
 
V. Aangenomen dat de rechter in een procedure ingevolge art. 6ter in concreto mag, resp. moet
oordelen, heeft hij dan uitsluitend rekening te houden met feiten en omstandigheden die zich tot
uiterlijk het tijdstip van depot hebben voorgedaan, of mag hij zijn oordeel ook baseren op feiten en
omstandigheden die zich nadien hebben voorgedaan?
 
VI. Moet bij een beoordeling in abstracto van de vraag of een teken dat bestaat uit een nieuw woord
dat is samengesteld uit verscheidene bestanddelen, voldoende onderscheidend vermogen heeft om als
merk voor de desbetreffende waren te kunnen dienen, ervan worden uitgegaan dat deze vraag in
beginsel bevestigend moet worden beantwoord óók indien ieder van die bestanddelen op zichzelf
voor die waren elk onderscheidend vermogen mist, en dat zulks slechts anders is onder bijkomende
omstandigheden, bijvoorbeeld indien het nieuwe woord een voor de hand liggende en aanstonds voor
een ieder begrijpelijke aanduiding vormt van een commercieel wezenlijke combinatie van
eigenschappen die niet anders kan worden aangeduid dan door het nieuwe woord?
 
VII. Indien vraag VI ontkennend moet worden beantwoord, moet dan - nog steeds: bij een
beoordeling in abstracto - worden aangenomen dat een teken dat bestaat uit een nieuw woord, dat is
samengesteld uit verscheidene bestanddelen, die ieder op zichzelf voor de desbetreffende waren elk
onderscheidend vermogen missen, ook zèlf ieder onderscheidend vermogen mist,
zodat voorts moet worden aangenomen: (1°) dat het publiek het teken niet zal opvatten als merk, maar
als hoedanigheidsaanduiding (immers als aanduiding van een combinatie van de door die
bestanddelen aangeduide eigenschappen van de waar) en (2°) dat het teken (hoewel tot het depot nog
niet behorende tot de gangbare taal) als hoedanigheidsaanduiding beschikbaar moet blijven voor
concurrenten van de deposant,
en dat een en ander slechts anders is onder bijkomende omstandigheden die ertoe leiden dat de
combinatie van de bestanddelen méér is dan de som der delen, bijvoorbeeld wanneer het nieuwe
woord blijk geeft van enige creativiteit?
 
VIII. Maakt het voor de beantwoording van vraag VII verschil of voor elk van de samenstellende
bestanddelen van het teken synoniemen bestaan zodat concurrenten van de deposant die het publiek
duidelijk willen maken dat ook hun waren de combinatie van eigenschappen bezitten die door het
nieuwe woord wordt aangeduid, dat redelijkerwijs ook kunnen doen door zich van die synoniemen te
bedienen?
 
IX. Legt bij de beantwoording van de vragen VI - VIII nog gewicht in de schaal dat volgens het
Gemeenschappelijk Commentaar het BMB ingevolge art. 6bis "slechts evident ontoelaatbare depots"
zal mogen weigeren?
 
1.3. Bij arrest van 26 juni 2000 (8) (1) heeft het Benelux-Gerechtshof ten aanzien van de onder I tot en
met V en IX gestelde vragen voor recht verklaard:
 
(38) Van een beslissing ingevolge artikel 6ter BMW staat beroep in cassatie open indien en voorzover
het desbetreffende nationale burgerlijk procesrecht tegen door de burgerlijke rechter op verzoekschrift
gegeven beslissingen beroep in cassatie toelaat;
 
(39) Bij de in artikel 6bis lid 1 BMW bedoelde oordelen van het BMB en vervolgens bij de
beoordeling van de juistheid van het door het BMB gegeven oordeel in een procedure ingevolge
artikel 6ter BMW dienen het BMB en de rechter zich niet uitsluitend te baseren op het teken zoals dat
is gedeponeerd en de daarbij vermelde waren, maar mede rekening te houden met alle relevante,
behoorlijk te hunner kennis gebrachte feiten en omstandigheden .
 
1.7. Vervolgens is de behandeling van de zaak door de Hoge Raad hervat. Het BMB heeft een nadere
schriftelijke toelichting gegeven; Campina heeft daarvan afgezien.
 
2. Bespreking van het cassatiemiddel
 
2.1. Nu het Benelux-Gerechtshof heeft geoordeeld dat van een beslissing ingevolge art. 6ter BMW
beroep in cassatie openstaat indien en voor zover het desbetreffende nationale burgerlijk procesrecht
tegen door de burgerlijke rechter op verzoekschrift gegeven beslissingen beroep in cassatie toelaat,
kan Campina worden ontvangen in het door haar ingestelde cassatieberoep. Art. 426 Rv laat beroep in
cassatie toe.
 
2.2. De Hoge Raad heeft (veronderstellenderwijs ervan uitgaande dat Campina in haar cassatieberoep
ontvankelijk is) ten aanzien van de onderdelen 1.a en 1.b van het cassatiemiddel reeds beslist dat deze
niet tot cassatie leiden: zie rov. 5.6 en 5.7 van de beschikking van 19 juni 1998.
 
2.3. Onderdeel 1.c richt primair een rechtsklacht en subsidiair een motiveringsklacht tegen het oordeel
van het hof dat ook de combinatie van de bestanddelen BIO en MILD elk onderscheidend vermogen
mist (11) (9) (4) .
 
2.7. Ook over de relevantie van het bestaan van synoniemen heeft de Hoge Raad een prejudiciële
vraag gesteld aan het Benelux-Gerechtshof (vraag VIII), die de vraag vervolgens heeft voorgelegd
aan het HvJ EG (vraag C). Het antwoord op deze vraag is weergegeven in alinea 1.5 hiervoor. Anders
dan in het onderdeel wordt betoogd, speelt bij de beoordeling van de vraag of een teken
onderscheidend vermogen heeft, de beschikbaarheid van synoniemen geen rol. Het HvJ EG voegde
hieraan toe dat in art. 3 lid 1 sub c van de richtlijn weliswaar staat dat het merk, om onder de daarin
genoemde weigeringsgrond te vallen, "uitsluitend" moet bestaan uit tekens of benamingen die kunnen
dienen tot aanduiding van de kenmerken van de betrokken waren, doch het vereist niet dat die tekens
of benamingen de enige wijze van aanduiding van die kenmerken zijn (rov. 42). Hieruit vloeit voort
dat het hof niet is uitgegaan van een verkeerde rechtsopvatting. Evenmin is het oordeel onbegrijpelijk.
De klacht faalt.
 
2.8. Onderdeel 1.e richt primair een rechtsklacht en subsidiair een motiveringsklacht tegen de
overweging van het hof dat aanvaarding van BIOMILD als merk derden zou verhinderen dezelfde of
soortgelijke waren aan te duiden met deze woordcombinatie (rov. 5, slot). Dit onderdeel kan worden
verworpen op de gronden uiteengezet in mijn conclusie voor de beschikking van 19 juni 1998. In
aanvulling hierop kan worden gewezen op rov. 34 - 36 van het arrest van het HvJ EG in deze zaak.
Daarnaast valt te wijzen op HvJ EG 6 mei 2003 (2) (zie rov. 42 - 43):
 
A. Moeten de artikelen 2 en 3 lid 1 van de Richtlijn aldus worden uitgelegd dat bij de beoordeling van
de vraag of een teken dat bestaat uit een nieuw woord samengesteld uit verscheidene bestanddelen,
voldoende onderscheidend vermogen heeft om als merk voor de desbetreffende waren te kunnen
dienen, ervan moet worden uitgegaan dat deze vraag in beginsel bevestigend moet worden
beantwoord óók indien ieder van die bestanddelen op zichzelf voor die waren elk onderscheidend
vermogen mist, en dat zulks slechts anders is onder bijkomende omstandigheden, bijvoorbeeld indien
het nieuwe woord een voor de hand liggende en aanstonds voor een ieder begrijpelijke aanduiding
vormt van een commercieel wezenlijke combinatie van eigenschappen die niet anders kan worden
aangeduid dan door het nieuwe woord?
 
B. Indien vraag A ontkennend moet worden beantwoord, moet dan worden aangenomen dat een teken
dat bestaat uit een nieuw woord, dat is samengesteld uit verscheidene bestanddelen, die ieder op
zichzelf voor de desbetreffende waren elk onderscheidend vermogen missen in de zin van artikel 3,
lid 1, van de Richtlijn ook zèlf ieder onderscheidend vermogen mist en dat zulks slechts anders is
onder bijkomende omstandigheden die ertoe leiden dat de combinatie van de bestanddelen méér is
dan de som der delen, bijvoorbeeld wanneer het nieuwe woord blijk geeft van enige creativiteit?
 
C. Maakt het voor de beantwoording van vraag B verschil of voor elk van de samenstellende
bestanddelen van het teken synoniemen bestaan zodat concurrenten van de deposant die het publiek
duidelijk willen maken dat ook hun waren de combinatie van eigenschappen bezitten die door het
nieuwe woord wordt aangeduid, dat redelijkerwijs ook kunnen doen door zich van die synoniemen te
bedienen?
 
1.5. Bij arrest van 12 februari 2004 (C-265/00) heeft het HvJ EG de vragen van het Benelux-
Gerechtshof beantwoord en voor recht verklaard:
Artikel 3, lid 1, sub c, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988
betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten moet aldus worden uitgelegd dat een
merk bestaande uit een nieuw woord dat wordt gevormd door bestanddelen die elk op zich een
beschrijving vormen van de waren of diensten waarvoor de inschrijving wordt gevraagd, zelf ook een
beschrijving van de kenmerken van die waren of diensten in de zin van die bepaling vormt, tenzij er
een opvallende afwijking bestaat tussen het nieuwe woord en de loutere som van de bestanddelen
waaruit het bestaat, hetgeen veronderstelt dat het nieuwe woord, wegens het ongebruikelijke karakter
van de combinatie met betrekking tot die waren of diensten, een indruk wekt die voldoende afwijkt
van de indruk die wordt gewekt door de loutere samenvoeging van hetgeen wordt aangeduid door de
bestanddelen waaruit het is samengesteld, zodat het meer is dan de som van die bestanddelen.
Voor de beoordeling of een dergelijk merk onder de in artikel 3, lid 1, sub c, van richtlijn 89/104
genoemde weigeringsgrond valt, is het irrelevant of er al dan niet synoniemen bestaan waarmee
dezelfde kenmerken van de in de inschrijvingsaanvraag genoemde waren of diensten kunnen worden
aangeduid.
 
1.6. Bij arrest van 1 december 2004 heeft het Benelux-Gerechtshof met betrekking tot de door de
Hoge Raad gestelde vragen VI tot en met VIII, die uitgaan van een beoordeling in abstracto,
geoordeeld dat zij geen afzonderlijke behandeling behoeven: artikel 6bis lid 1 BMW moet in
overeenstemming met artikel 3, lid 1, sub c, van de Richtlijn en met het arrest van het HvJ EG van 12
februari 2004 worden uitgelegd . Dit oordeel van het hof berust op een motivering die als volgt moet worden begrepen (zie
rov. 5.3 van de verwijzingsbeschikking):
- (a) het teken is samengesteld uit de bestanddelen BIO en MILD;
- (b) elk van deze bestanddelen mist voor de waren waarom het gaat, ieder onderscheidend vermogen;
- (c) een teken dat een combinatie is van twee elk ieder onderscheidend vermogen missende
bestanddelen, mist ook zelf ieder onderscheidend vermogen, tenzij bijkomende omstandigheden ertoe
leiden dat de combinatie méér is dan de som der delen;
- (d) aan deze laatste voorwaarde is in dit geval niet voldaan, met name geeft het teken niet blijk van
enige creativiteit;
- (e) uit (a) - (d) volgt: (1°) dat het publiek het teken niet zal opvatten als merk, maar als
hoedanigheidsaanduiding (immers als aanduiding van een combinatie van de door de bestanddelen
BIO en MILD aangeduide, commercieel wezenlijke eigenschappen van de waar) en (2°) dat het teken
als hoedanigheidsaanduiding beschikbaar moet blijven voor concurrenten van Campina.
Volgens het onderdeel heeft het hof, door zijn oordeel te baseren op de vaststelling dat in de
combinatie van BIO met MILD niet iets extra's ontwaard kan worden en dat er geen sprake is van een
originele woordcombinatie of fantasienaam, blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting. Volgens
de toelichting (rekest blz. 12) had het hof als criterium moeten nemen: of BIOMILD in de gangbare
taal een gebruikelijke aanduiding is met betrekking tot de betrokken waar. Subsidiair is een
motiveringsklacht toegevoegd.
 
2.4. De toe te passen maatstaf is gegeven door het antwoord van het HvJ EG. Deze maatstaf is
hiervoor in alinea 1.5 geciteerd en is een andere dan die, welke in het middelonderdeel is verdedigd.
In de bestreden rechtsoverwegingen heeft het hof een redenering gevolgd die naar de kern genomen
overeenstemt met de door het HvJ EG voorgeschreven maatstaf. Te vermelden is nog, dat het HvJ EG
in rov. 38 heeft overwogen:
"Het is overigens niet noodzakelijk dat de in art. 3 lid 1 sub c van de richtlijn bedoelde tekens of
benamingen waaruit het merk bestaat, op het moment van de inschrijvingsaanvraag daadwerkelijk
worden gebruikt voor de beschrijving van waren of diensten als die waarvoor de aanvraag wordt
ingediend, of van de kenmerken van deze waren of deze diensten. Zoals uit de formulering van deze
bepaling blijkt, is het voldoende dat deze tekens en benamingen hiertoe kunnen dienen." (3) waarin het Hof overwoog:
 
"57. De Commissie betoogt in haar opmerkingen, dat de gedachte dat sommige tekens beschikbaar
moeten blijven en dus niet voor bescherming in aanmerking kunnen komen, tot uiting is gebracht in
artikel 6 van de richtlijn en niet in de artikelen 2 en 3 daarvan. Dit argument kan niet worden
aanvaard.
 
58. Artikel 6 van de richtlijn regelt immers de beperking van de gevolgen van het merk wanneer dit
eenmaal is ingeschreven. Het argument van de Commissie komt op hetzelfde neer als een pleidooi om
de toetsing aan de weigeringsgronden van artikel 3 van de richtlijn bij het onderzoek van de
inschrijvingsaanvraag tot een minimum te beperken omdat het risico dat marktdeelnemers zich
bepaalde tekens zullen toe-eigenen die vrij behoren te blijven, wordt geneutraliseerd door de
beperkingen die voornoemd artikel 6 in het stadium van de implementatie van de gevolgen van het
ingeschreven merk stelt. Per saldo wordt in deze gedachtegang de toetsing aan de weigeringsgronden
van artikel 3 van de richtlijn onttrokken aan de bevoegde autoriteit op het moment van inschrijving
van het merk en in handen gelegd van de rechterlijke instanties die belast zijn met het waarborgen van
de concrete uitoefening van de uit het merk voortvloeiende rechten.
 
59. Een dergelijke benadering is onverenigbaar met het stelsel van de richtlijn, dat gebaseerd is op een
controle vóór de inschrijving en niet op een controle achteraf. De richtlijn bevat geen enkele
aanwijzing dat aan artikel 6 een dergelijke conclusie zou mogen worden verbonden. Integendeel, uit
het aantal en de gedetailleerde aard van de in de artikelen 2 en 3 van de richtlijn opgesomde
inschrijvingsbeletselen en het brede scala aan beroepsmogelijkheden in geval van een weigering blijkt
reeds dat het onderzoek in het kader van de aanvraag om inschrijving niet minimaal mag zijn. Dit
onderzoek moet streng en volledig zijn, teneinde te voorkomen dat merken ten onrechte worden
ingeschreven. Zoals het Hof reeds heeft geoordeeld, moet er om redenen van rechtszekerheid en goed
bestuur voor worden gewaakt, dat merken worden ingeschreven waarvan het gebruik met succes voor
de rechter zou kunnen worden aangevochten (arrest van 29 september 1998, Canon, C-39/97, Jurispr.
blz. I-5507, punt 21).
 
60. Bijgevolg moet de derde prejudiciële vraag aldus worden beantwoord dat bij de beoordeling van
het onderscheidend vermogen van een bepaalde kleur als merk rekening moet worden gehouden met
het algemeen belang, dat de beschikbaarheid van kleuren niet ongerechtvaardigd wordt beperkt voor
de andere marktdeelnemers die waren of diensten van het type waarvoor de inschrijving is
aangevraagd, aanbieden."
 
2.9. Onderdeel 2 is gericht tegen het oordeel van het hof, dat voor een bevel tot inschrijving op de
grond dat een gedeponeerd teken na het depot door inburgering onderscheidend vermogen heeft
gekregen, geen plaats is (rov. 8.5 en 8.6). Volgens het onderdeel is niet het tijdstip van het depot
bepalend, maar de datum waarop het hof op het beroep beslist, althans de datum waarop het
verzoekschrift op grond van art. 6ter BMW is ingediend, althans de datum waarop de definitieve
beslissing door het BMB is genomen op het verzoek tot inschrijving ;
 
(40) In een procedure ingevolge artikel 6ter BMW mag de rechter uitsluitend rekening houden met
het gebruik dat van het gedeponeerde teken is gemaakt tot het tijdstip van de aanvrage om
inschrijving;
 
(41) Bij de beantwoording van de vragen VI, VII en VIII legt geen gewicht in de schaal dat volgens
het Gemeenschappelijk Commentaar het BMB ingevolge artikel 6bis "slechts evident ontoelaatbare
depots" zal mogen weigeren.
 
1.4. Voorts heeft het Benelux-Gerechtshof - onder aanhouding van iedere verdere beslissing - ten
aanzien van de vragen VI tot en met VIII aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen
(HvJ EG) verzocht uitspraak te doen met betrekking tot de navolgende vragen van uitleg van de
Merkenrichtlijn (7) (5) (10) .
 
2.10. De Hoge Raad heeft ook hierover een prejudiciële vraag gesteld (vraag V). Het Benelux-
Gerechtshof heeft hierop geantwoord (rov. 40) overeenkomstig het in de bestreden beschikking
gehanteerde uitgangspunt: als peildatum voor de inburgering heeft het tijdstip van de aanvrage om
inschrijving te gelden. Bij die beoordeling (naar dat tijdstip) dient rekening te worden gehouden met
alle relevante feiten en omstandigheden (rov. 39). De omstandigheid dat Campina sedert september
1996 het merk BIOMILD op grote schaal heeft gebruikt en voor haar onder dat merk aangeboden
product intensief reclame heeft gemaakt, zodat reeds op het moment dat het BMB besloot inschrijving
van het depot te weigeren (7 maart 1997) moest worden aangenomen dat het onderscheidend
vermogen van het teken aanzienlijk was toegenomen, althans door inburgering was ontstaan, is voor
dit depot niet van belang: de aanvrage om inschrijving is op 18 maart 1996 gedaan. Onderdeel 2 leidt
niet tot cassatie.
 
3. Conclusie
 
De conclusie strekt tot verwerping van het beroep.
 
De Procureur-Generaal bij de
Hoge Raad der Nederlanden,
 
* * * * *


(1) Zie rov. 3.1 en 3.2. De beschikking is ook gepubliceerd in IER 1998, 26 m.nt. ChG.
 
(2) BenGH 26 juni 2000, NJ 2000, 551 m.nt. DWFV; IER 2000, 51 m.nt. SdW.
 
(3) Zulks blijkt eveneens uit het antwoord dat het HvJEG in zijn arrest van 12 februari 2004 in de zaak
C-363/99 (KPN/BMB) heeft gegeven op door het gerechtshof te 's-Gravenhage gestelde prejudiciële
vragen (dictum onder 1 en punten 29 - 37).
 
(4) Richtlijn van de Raad van de E.G. van 21 december 1988, betreffende de aanpassing van het
merkenrecht der Lid-Staten, nr. 89/104, PbEG 1989 L 40.
 
(5) In rov. 10 wordt opgemerkt dat dit antwoord wordt gegeven naar de tekst van de BMW die de Hoge
Raad heeft toegepast, derhalve de tekst zoals deze luidde vóór de inwerkingtreding op 1 januari 2004
van het Protocol houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet op de merken van 11 december
2001.
 
(6) Zie voor de bespreking van dit subonderdeel ook de conclusie voor de beschikking van 19 juni 1998,
alinea's 2.14 - 2.18.
 
(7) Cursivering van mij, A-G. Zie ook HvJ EG 12 februari 2004, nr. C-363/99, IER 2004, 22 m.nt.
ChG, waar het ging om een reeds bestaand woord (POSTKANTOOR).
 
(8) De arresten van het HvJ EG hebben aanleiding gegeven tot enige discussie in merkenrechtelijke
kringen. Zie: P. Reeskamp, P.A. Walsh en A. Hagen in BMM Bulletin 2004, resp. blz. 140, 143 en
146; T. de Haan, Postkantoor en Biomild: de terugkeer van het algemeen belang, NTER 2004, blz.
147-150; O.H.J. Schmutzer, Weigeren voor een hoger doel, IER 2005, blz. 3-9.
 
(9) Zie voor de bespreking van dit onderdeel tevens de conclusie voor de beschikking van 19 juni 1998,
onder 2.19 - 2.22.
 
(10) Zaaknummer C-104/01 (Libertel/BMB).
 
(11) Onderdeel 2 is besproken in de alinea's 2.26 - 2.31 van mijn conclusie voor de beschikking van 19 juni 1998.
(6)
 
2.5. Nadat het hof had vastgesteld dat BIOMILD een combinatie is van twee bestanddelen die ieder
voor zich onderscheidend vermogen missen (BIO en MILD), heeft het hof vervolgens onderzocht of
de aldus gevormde combinatie (het woord BIOMILD), wegens het ongebruikelijke karakter van de
combinatie met betrekking tot de waren waarvoor het is gedeponeerd, een indruk wekt die - in de
terminologie van het HvJ EG - voldoende afwijkt van de indruk welke wordt gewekt door de loutere
samenvoeging van hetgeen wordt aangeduid door de bestanddelen waaruit het is samengesteld, zodat
het meer is dan de som van die bestanddelen. Het hof heeft die vraag ontkennend beantwoord met de
hiervoor, in alinea 2.3, samengevatte motivering. Het HvJ EG stelt niet de eis dat het teken "blijk
geeft van enige creativiteit". Anders dan het middelonderdeel veronderstelt, heeft het hof in de
bestreden beschikking niet de eis gesteld van een originele woordcombinatie of van een
fantasiebenaming. Het hof heeft deze in rov. 5 slechts vermeld als voorbeelden van gevallen waarin
wél sprake zou zijn geweest van voldoende onderscheidend vermogen. Ook de motiveringsklacht
faalt. De motivering vertoont geen gebrek of lacune, kan het gegeven oordeel dragen en verschaft
voldoende inzicht in de redenen waarom het hof het standpunt van Campina heeft verworpen.
Onderdeel 1.c treft geen doel .
 
2.6. Onderdeel 1.d klaagt dat het hof bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van de
bestanddelen BIO, MILD en BIOMILD ten onrechte niet, althans onvoldoende, heeft meegewogen
dat hiervoor bruikbare synoniemen bestaan. Voor zover het hof van oordeel is dat er geen bruikbare
synoniemen bestaan voor BIO, MILD en BIOMILD, acht het onderdeel dat oordeel zonder nadere
motivering, die ontbreekt, onbegrijpelijk
Rekestnummer R97/155HR (9090)
 
Conclusie
 
Mr. F.F. Langemeijer
Parket, 14 oktober 2005
 
Conclusie inzake:
 
Campina Melkunie B.V.
 
tegen
 
Benelux-Merkenbureau
 
Deze zaak betreft de weigering van een merk en is het vervolg op HR 19 juni 1998, NJ 1999, 68 m.nt.
DWFV, waarin prejudiciële vragen zijn gesteld aan het Benelux-Gerechtshof.
 
1. De feiten en het procesverloop
 
1.1. De Hoge Raad is in zijn beschikking van 19 juni 1998 uitgegaan van het volgende

Get 75% of your application fees reimbursed! Read how here.

Read more