Uitspraak: 30 juni 2009
Zaaknummer: 200.024.408/01
Beschikking
GERECHTSHOF ’s-Gravenhage
Sector handel
Zaaknummer: 200.024.408/01
beschikking van de vijfde civiele kamer d.d. 30 juni 2009
inzake
DGN BEHEER B.V.,
gevestigd te Enschede,
verzoekster,
hierna te noemen: DGN,
advocaat: mr E.L. Haentjens te ’s-Gravenhage,
tegen
de BENELUX-ORGANISATIE VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM (MERKEN EN TEKENINGEN OF MODELLEN)
en haar orgaan het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of modellen),
gevestigd te ’s-Gravenhage,
verweerster,
hierna te noemen: het Bureau,
gemachtigden: mr P. Veeze en mr C.J.P. Janssen, beiden te ’s-Gravenhage.
De procedure
Bij op 9 februari 2009 ter griffie van het hof ingekomen verzoekschrift (met producties) heeft DGN het hof verzocht het Bureau te bevelen over te gaan tot inschrijving van het teken MULTIMATE, zoals gedeponeerd onder nummer 1147495, voor de waren en diensten waarvoor het teken is gedeponeerd, met uitvoerbaarverklaring bij voorraad, en het Bureau te veroordelen in de kosten van de procedure.
Het Bureau heeft bij op 11 maart 2009 ter griffie van het hof ingekomen verweerschrift (met producties) verzocht het verzoek van DGN af te wijzen, met veroordeling van DGN in de proceskosten.
De mondelinge behandeling van het verzoek heeft plaatsgevonden op 18 mei 2009. Beide partijen hebben bij die gelegenheid hun standpunten doen toelichten aan de hand van pleitnotities, DGN door mr Haentjes voornoemd en het Bureau door mr P. Veeze voornoemd, waarbij DGN nog producties heeft overgelegd.
Beoordeling van het verzoek
1. Uit de processtukken en de stellingen van partijen is het volgende gebleken.
(i) (De rechtsvoorgangster van) DGN heeft op 16 november 2007 het woordmerk MULTIMATE, onder nummer 1147495, gedeponeerd voor de volgende waren en diensten in onderstaande klassen:
Klasse 2: Verven, vernissen, lakken; roestwerende middelen en houtconserveringsmiddelen; kleurstoffen; beitsen; natuurlijke harsen als grondstof; metalen in blad- en poedervorm voor schilders, decorateurs, drukkers en kunstenaars.
Klasse 6: Onedele metalen en hun legeringen; bouwmaterialen van metaal; verplaatsbare constructies van metaal; metalen materialen voor spoorwegen; niet-elektrische metalen kabels en draden; slotenmakerswaren van metaal en kleinijzerwaren; metalen buizen; brandkasten; metaalwaren voor zover niet begrepen in andere klassen; ertsen.
Klasse 7: Elektrische zagen (zaagmachines), elektrische handzagen, elektrische boorgereedschappen, elektrische hamers, elektrische schroevendraaiers, moersleutels, steeksleutels, vaste houtbewerkingmachines, bandschuurmachines, schuurmachines, slijpmachines, tapijtreinigingsmachines, meubelstoffen, reinigingsmachines, machines en toestellen voor het reinigen van tapijten en vloeren, reinigingstoestellen die gebruik maken van stoom, elektrische polijstmachines, elektrische stofzuigers, oplaadbare elektrische stofzuigers, reinigingsmachines voor tapijten en vloeren, vloerpolijstmachines, vloerboenmachines, vloerschuurmachines, elektrische keukenmachines.
Klasse 8: Handgereedschappen en –instrumenten, met de hand te bedienen; messenmakerswaren, vorken en lepels; blanke wapenen; scheerapparaten; snijgereedschappen; werkbankgereedschappen, zagen, afkortzagen, verstekzagen, boren, klopboren, draadloze boren, schroevendraaiers.
Klasse 9: Wetenschappelijke, zeevaartkundige en landmeetkundige toestellen en instrumenten voor zover niet begrepen in andere klassen, fotografische, cinematografische, optische, weeg-, meet-, sein-, controle- (inspectie-), hulpverlenings- (reddings-) en onderwijstoestellen en –instrumenten; apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld; magnetische gegevensdragers, schijfvormige geluidsdragers; verkoopautomaten en mechanismen voor apparaten met vooruitbetaling; kasregisters, rekenmachines, apparatuur voor het verwerken van gegevens, computers; brandblusapparaten; radio- en televisie-apparatuur; computers, computerapparatuur en computerprogramma’s; rekenmachines; huistelefoonapparatuur; telefoonapparatuur en andere apparaten voor (tele)communicatie; onderdelen voor voornoemde waren.
Klasse 11: Verlichtings-, verwarmings-stoomopwekkings-, kook-, koel-, droog-, ventilatie- en waterleidings- en sanitaire apparaten en installaties; wasdrogers; elektrische huishoudelijke apparaten en keukenapparaten, voor zover niet begrepen in andere klassen, zoals fornuizen, afzuigkappen, magnetrons, ovens, grills, broodroosters en frituurpannen; onderdelen van voornoemde waren.
Klasse 19: Bouwmaterialen, niet van metaal; onbuigzame buizen, niet van metaal, voor de bouw; asfalt, pek en bitumen; verplaatsbare constructies, niet van metaal; monumenten, niet van metaal.
Klasse 35: Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; detailhandelsdiensten; administratieve diensten in het kader van het opstellen en afsluiten van franchiseovereenkomsten: in- en verkoop en de im- en export van producten ten behoeve van de bouw.
Klasse 37: Bouw; reparaties; installatiewerkzaamheden; verhuur van gereedschappen, machines en werktuigen voor de bouw en het doe-het-zelven, waaronder begrepen steigers, kruiwagens, betonmolens en dergelijke benodigdheden; advisering op het gebied van bouw, installatiewerkzaamheden en het doe-het-zelven.
Klasse 42: Planning en advisering voor bouw en constructie, ook in het kader van projectontwikkeling; diensten van architecten, ingenieurs en van landmeters; ontwerpen van woningen; opstellen van deskundigenrapporten door ingenieurs; technische adviezen en expertises inzake woningbouw; ontwikkeling van bouwplannen; dienstverlening van een architectenbureau; adviesverlening inzake stedenbouw en ruimtelijke ordening; ingenieursdiensten.
(ii) Bij brief van 18 december 2007 (productie 2 bij het verzoekschrift) heeft het Bureau (de gemachtigde van) DGN laten weten dat het de inschrijving van het merk MULTIMATE voorlopig weigert. Als reden heeft het Bureau opgegeven:
“Het teken MULTIMATE is beschrijvend. Het is samengesteld uit het voorvoegsel multi en de soortnaam mate (vrij vertaald ui[t] het Engels: hulpmiddel). Deze kunnen dienen tot aanduiding van soort of hoedanigheid van de in de klassen 2, 6, 7, 8, 9, 11, 19, 35, 37 en 42 genoemde waren en diensten. De gevormde samenstelling is ook beschrijvend. Het teken mist bovendien ieder onderscheidend vermogen. Wij verwijzen naar artikel 2.11, lid 1, sub b. en c. BVIE.”
(iii) Bij brief van 8 januari 2008 (productie 3 bij het verzoekschrift) heeft (de gemachtigde van) DGN bezwaar gemaakt tegen de voorlopige beslissing.
(iv) Het Bureau heeft bij zijn brief van 26 maart 2008 (productie 4 bij het verzoekschrift) op het bezwaar gereageerd en daarbij zijn eerdere beslissing gehandhaafd.
(iv) Bij brief van 17 juni 2008 (met producties) (productie 5 bij het verzoekschrift) heeft (de gemachtigde van) DGN aanvullende bezwaren naar voren gebracht.
(v) Bij brief van 9 december 2008 (productie 6 bij het verzoekschrift) heeft het Bureau aan (gemachtigde van) DGN mededeling gedaan van zijn beslissing inhoudende de (definitieve) weigering van de inschrijving van het merk MULTIMATE.
2. In haar verzoekschrift voert DGN een aantal gronden aan die tot inschrijving van het teken MULTIMATE zouden moeten leiden, te weten:
A) het teken is niet uitsluitend beschrijvend in verband met de waren en diensten waarvoor het is gedeponeerd. Het samengestelde woord is meer dan de som der delen, nu het een ongebruikelijke wending in semantische en syntactische zin bevat;
B) het teken MULTIMATE is in staat om bij het relevante publiek de waren en diensten waarvoor het is gedeponeerd te onderscheiden van waren en diensten van een andere onderneming.
In de onderhavige procedure wordt geen beroep op inburgering gedaan.
3. Het hof acht termen aanwezig om eerst grond B te behandelen.
Ad B
Het hof zal nagaan of het teken door het Bureau terecht op grond van artikel 2.11, lid 1, sub b BVIE is geweigerd.
Een teken is geschikt als merk indien het geschikt is om de waren en/of diensten als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en van de waren en/of diensten van die andere ondernemingen te onderscheiden.
Het onderscheidend vermogen in de zin van artikel 3, lid 1, sub b van de richtlijn (hof: Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lidstaten (PbEG 1989, L40 blz.1)) moet enerzijds worden beoordeeld in relatie tot de waren of diensten waarvoor het is gedeponeerd (in dit geval voor een reeks bouw- en andere materialen en toestellen en diensten op dat gebied) en anderzijds in relatie tot de perceptie ervan door het relevante publiek (vgl. rov. 34 van het arrest van het Hof van Justitie der Europese Gemeenschappen van 12 februari 2004, C-363/99 (Postkantoor)). Gelet op de waren en diensten waarvoor het teken is gedeponeerd gaat het hier om de perceptie van de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument.
In dit geval bestaat het teken uit de woorden ‘multi’ en ‘mate’. Dat het voorvoegsel ‘multi’ een gangbaar woord is in de Nederlandse taal wordt door DGN niet betwist.
DGN betoogt dat ‘mate’ een Engels woord is en in de Engelse taal de betekenis heeft van ‘partner’ of ‘vriendje’. Volgens haar is het Bureau bij zijn beoordeling ten onrechte uitgegaan van de veronderstelling dat onder ‘mate’ ook “hulpmiddel” moet worden verstaan. Naar DGN stelt “(…) is het van belang op te merken dat het merk MULTIMATE ziet op de aanbieder van een groot assortiment bouwmarkt producten, ofwel op het gehele assortiment van producten en diensten aangeboden in de bouwmarkt, maar geenszins op een afzonderlijk product of dienst, zijnde een ‘vriendje/maatje voor alles’. Het publiek zal dit onmiskenbaar begrijpen (…)”.
Het Bureau heeft in zijn verweerschrift een lijst samengestelde woorden opgenomen waarin het woord “mate” als achtervoegsel wordt gebezigd, zoals ‘Ort-O mate’ (een hulpmiddel voor het uittrekken van therapeutische steunkousen) en ‘Travel-mate’ (een laptop) (zie de desbetreffende prints en andere prints, als productie 2 gevoegd bij het verweerschrift). Dat het woord ‘mate’ uitsluitend de betekenis van ‘partner’ of ‘vriendje’ zou hebben, vermag het hof gelet op bedoelde prints niet in te zien. Naar het oordeel van het hof is het Engelstalige woord ‘mate’, zoals ook uit deze- Nederlandstalige- prints volgt, in de betekenis van hulpmiddel in het normale taalgebruik in Nederland gangbaar (geworden). De consument zal naar het oordeel van het hof het teken MULTIMATE opvatten als een aanduiding voor (een assortiment van) hulpmiddelen en andere producten, al dan niet op het gebied van de bouwmarkt, en in verband daarmee te verlenen diensten. Daarbij heeft het hof mede in aanmerking genomen dat de woordcombinatie niet merkbaar verschilt van de loutere som van haar bestanddelen. De enkele alliteratie van de delen van de woordcombinatie is daartoe onvoldoende.
Naar het oordeel van het hof zal het relevante publiek de woordcombinatie MULTIMATE dan ook niet beschouwen als een teken dat waren of diensten als afkomstig van een bepaalde onderneming identificeert en onderscheidt van de waren en diensten van andere ondernemingen, zodat het teken elk onderscheidend vermogen ontbeert.
4. De behandeling van grond A kan gezien het voorgaande achterwege blijven.
5. Aan het vorenstaande doet niet af dat door het Bureau (dan wel andere toetsende instanties) depots onder meer bestaande uit het woord ‘mate’ als merk zijn ingeschreven, nu elk depot immers op zijn eigen merites moet worden beoordeeld.
6. De slotsom luidt dat het verzoek van DGN niet voor toewijzing vatbaar is. DGN zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten voor zover gevallen aan de zijde van het Bureau. Het hof zal deze naar redelijkheid bepalen als na te melden, daarbij in aanmerking nemend dat het Bureau zich in dit geding heeft laten vertegenwoordigen op de voet van artikel 2.12 lid 2 BVIE.
Beslissing
Het Hof:
- wijst het verzoek van DGN af;
- veroordeelt DGN in de kosten van de procedure en begroot deze tot op deze uitspraak aan de zijde van het Bureau op € 1.341,- aan salaris gemachtigde en € 303,- aan verschotten.
Deze beschikking is gegeven door mrs J.C. Fasseur-van Santen, A.D. Kiers-Becking en C.J. Verduyn, en is uitgesproken ter openbare terecht zitting van 30 juni 2009, in tegenwoordigheid van de griffier.
* * * * *