Het HOF VAN BEROEP te Brussel, achtste kamer,
na beraadslaging, spreekt volgend arrest uit :
2001/AR/2685
INZAKE :
D'IETEREN,
naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Maliestraat 50,
ingeschreven in het handelsregister van Brussel onder nummer 120.62,
appellante,
vertegenwoordigd door Meester Thierry Van Innis,
advocaat te 1150 Brussel, Tervurenlaan 268A,
TEGEN :
BENELUX-MERKENBUREAU,
dienst gemeenschappelijk aan de Beneluxlanden,
met maatschappelijke zetel te 2591 XR Den Haag (Nederland), Bordewijklaan 15,
geïntimeerde,
vertegenwoordigd door Meester Carl De Meyer,
advocaat te 1000 Brussel, Brederodestraat 13.
* * *
Gelet op de beslissing van het BENELUX-MERKENBUREAU d.d. 28 september 2001 waarbij de inschrijving is geweigerd van het merkdepot 'WECOVER' voor klasse 36, verricht door de NV D'IETEREN, met nr. 0968086;Gelet op het beroepschrift, neergelegd ter griffie van het Hof op 6 november 2001 met toepassing van artikel 6 ter van de Eenvormige Beneluxwet op de Merken;
Overwegende dat de stukken die door appellante buiten de in artikel 772 van het Gerechtelijk Wetboek gestelde voorwaarden tot het Hof zijn gericht nadat de zaak in beraad is genomen, buiten de debatten dienen te worden gehouden.
Achtergronden.
1. De NV D'IETEREN is op 29 juni 2000 overgegaan tot het Benelux-depot van het woord WECOVER als individueel merk voor verzekeringsdiensten, aan verzekerden verleende financiële diensten en diensten voor het afsluiten van verzekeringen.
Bij brief van 29 januari 2001 deelt het Benelux-Bureau zijn voorlopige weigering mee als volgt :
'Het teken WECOVER, uitsluitend bestaande uit het persoonlijk voornaamwoord WE (Engels voor 'wij') en het werkwoord 'COVER' (Engels voor 'dekken') mist ieder onderscheidend vermogen voor de in klasse 36 vermelde verzekeringsdiensten (zie bijgaand artikel 6bis, lid 1, onder a. van de Eenvormige Beneluxwet op de Merken). De samentrekking van de bestanddelen tot een woord is niet van die aard dat een onderscheidend vermogen aan het teken wordt toegekend.'
De NV D'IETEREN heeft getracht dit bezwaar op te heffen door de grief aan te voeren bij het Benelux-Bureau dat het er geen genoegen mee neemt het teken in zijn geheel te beschouwen.
Het Benelux-Bureau is bij zijn standpunt gebleven en voert de daarbij de volgende overwegingen aan :
`In tegenstelling tot wat u beweert, wordt het teken in zijn geheel beschouwd, ten overstaan van de diensten opgenomen in de akte van depot.
We kunnen enkel vaststellen dat het gedeponeerde teken 'wecover', dat in het Frans 'nous couvrons' betekent, zeer nauwkeurig de verzekeringsactiviteiten van de deposant beschrijft. Zij dekt immers de verzekerden tegen het een of andere risico, wat de kern zelf van het verzekeringscontract is.
Zoals wij in de weigeringsbeslissing hebben aangegeven is de samentrekking tot een woord van de bestanddelen 'we cover' niet van die aard dat het teken daarmee zeer dan wel enigszins onderscheidend wordt.
Voorts onderstrepen we het feit dat het toekennen, in casu, van een uitsluitend recht aan uw cliënte voor wat betreft de uitdrukking 'we cover' in de bedoelde bedrijfstak, de verzekeringsmaatschappijen die hun verrichtingen willen beschrijven zou verplichten tal van omschrijvingen te gebruiken om te verhinderen dat een inbreuk wordt gemaakt op uw merk.
We stellen vast dat in de Benelux, en in het bijzonder in Nederland, waar de Engelse taal op brede schaal wordt begrepen, in het economisch verkeer alsmaar meer Engelse uitdrukkingen worden gebruikt om de aangeboden diensten bij het publiek aan te prijzen. Het zou dus voor elke concurrent van uw cliënte onmogelijk worden om de uitdrukking 'we cover' te gebruiken in verzekeringsvoorstellen of -contracten of zelfs in reclameslogans.
(brief van 19 april 2001)
In een brief van 18 juli 2001 heeft D'IETEREN deze benadering als volgt bekritiseerd :
'Uw standpunt is in strijd met het standpunt van advocaat-generaal Jacobs, recentelijk uitgebracht in de zaak BABY DRY, die thans aanhangig is bij het Hof van Justitie.'
Overigens heeft de vrees die u tot uiting brengt niet de minste wettelijke grondslag.'
Overwegende dat zijn bezwaren niet waren opgeheven, heeft het Benelux-Bureau zijn definitieve weigeringsbeslissing medegedeeld bij brief van 28 september 2001, waarbij voor wat betreft de redenen wordt verwezen naar de voorlopige weigeringsbeslissing.
2. Met haar beroepschrift vordert D'IETEREN het Benelux-Bureau te gelasten het gedeponeerde merk in te schrijven.
Bespreking.
Ten aanzien van het middel afgeleid uit het gemis aan onderbouwing van de beslissing tot weigering van de inschrijving.
3. Overwegende dat D'IETEREN het Benelux-bureau aanspreekt op het feit zijn beslissing te hebben gebaseerd op de eenvoudige stelling dat het teken 'WECOVER' ieder onderscheidend vermogen voor verzekeringsdiensten vermeld in klasse 36 mist.
Dat zij aanvoert dat deze stelling uit de lucht gegrepen zou zijn in die zin dat zij door geen enkel stuk, geen enkele bevinding, geen enkele bronverwijzing is gestaafd.
Dat zij daaruit afleidt dat het Benelux-Bureau de op hem rustende verplichting om op grond van artikel 6 bis BMW de weigeringsgronden op te geven, niet is nagekomen.
4. Overwegende dat uit de briefwisseling tussen partijen volgt dat het Benelux-Bureau het absolute middel afgeleid uit het gemis aan ieder onderscheidend vermogen heeft aangevoerd en dat dit oordeel op drie overwegingen berust
- de eerste overweging met betrekking tot de begripsinhoud, in de Engelse taal, van de woorden 'we cover';
- de tweede overweging met betrekking tot het verband dat bestaat tussen de uitdrukking 'we cover' en de diensten waarvoor de inschrijving wordt gevraagd;
- de derde overweging met betrekking tot het toenemende belang van de Engelse taal in het economisch verkeer, voornamelijk in Nederland, en bijgevolg de hinder die het zich toeëigenen van de uitdrukking 'we cover' voor de concurrenten van verzoekster kan meebrengen;
Dat het Benelux-Bureau dus de reden voor weigering en de redenering die het heeft gevolgd om te concluderen dat er een gemis is aan onderscheidend vermogen van het gedeponeerde merk, heeft medegedeeld.
Dat het aldus de nodige aanwijzingen heeft gegeven om D'IETEREN in staat te stellen de gegrondheid van de beslissing te toetsen en te trachten de bezwaren op te heffen en dit Hof in staat te stellen zijn controle uit te oefenen.
Dat het aldus zijn verplichting om de weigeringsbeslissing te motiveren is nagekomen.
5. Overwegende dat D'IETEREN ten onrechte aanvoert dat het bovendien op de weg ligt van het Benelux-Bureau om tijdens de administratieve procedure materiële bewijzen ter ondersteuning van zijn redenering over te leggen.
Dat de door het Benelux-Bureau gevolgde redenering niet berust op andere feitelijke gegevens dan die welke in de hoger vermelde redenen zijn opgenomen.
Dat het met name geen melding heeft gemaakt van enigerlei gangbaar gebruik, op het ogenblik van het depot, van de uitdrukking 'we cover' in het handelsverkeer waartoe de handel van diensten behoort waarvoor het merk WECOVER bij de inschrijving is aangeboden.
Overwegende dat D'IETEREN de werkelijkheid van de door het Benelux-Bureau aangevoerde feitelijke gegevens niet heeft betwist, maar wel de relevantie ervan, het Benelux-Bureau een door een rechtsdwaling gebrekkige opvatting verwijtend.
Dat zelfs indien aangenomen wordt dat het op de weg ligt van het Benelux-Bureau om het bewijs aan te leveren van de feiten die aan zijn bezwaren ten grondslag liggen, toch zou hem, in casu, niet kunnen worden verweten dat het de bewijzen van de onbetwiste feitelijke gegevens niet heeft aangevoerd.
Ten aanzien van de gegrondheid van de beslissing tot weigering van de inschrijving.
6. Overwegende dat het Benelux-Bureau zich ter staving van zijn weigeringsbeslissing om het merk WECOVER in te schrijven heeft beroepen op de bepaling van artikel 6 bis, lid 1, a, BMW dat bepaalt dat het Benelux-Bureau weigert een depot in te schrijven indien naar zijn oordeel 'a) het gedeponeerde merk niet beantwoordt aan de in artikel 1 gegeven omschrijving van een merk, met name wanneer het ieder onderscheidend vermogen in de zin van artikel 6 quinquies B, onder 2, van het Verdrag van Parijs mist'.
Dat volgens artikel 6 quinquies B, onder 2, van het Verdrag van Parijs waren- of handelsmerken voor inschrijving geweigerd dan wel nietig kunnen worden verklaard 'wanneer ze ieder onderscheidend vermogen missen ofwel uitsluitend bestaan uit tekens of aanwijzingen, welke in de handel kunnen dienen tot aanduiding van de soort, de hoedanigheid, de hoeveelheid, de bestemming, de waarde, de plaats van herkomst der waren of het tijdstip van voortbrenging of gebruikelijk zijn geworden in de gangbare taal of de eerlijke en vaststaande gewoonten van de handel in het land waar de bescherming wordt gevraagd.'
Overwegende dat voor het Hof het Benelux-Bureau nog verwijst naar artikel 3 eerste lid 1 van de eerste richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten op grond waarvan voor inschrijving worden geweigerd :
onder b) merken die elk onderscheidend vermogen missen,
onder c) merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of het tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten,
onder d) merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in het normale taalgebruik of in het bona fide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden;
Dat uit de conclusie van het Benelux-Bureau volgt dat naar zijn oordeel het teken 'WECOVER' een uitsluitend beschrijvend karakter heeft als bedoeld in artikel 3 punt 1, onder c) van de richtlijn, en dus geacht wordt onderscheidend vermogen te missen, zulks om de volgende redenen :
- de woorden 'we' en 'cover' hebben, afzonderlijk beschouwd, geen onderscheidend vermogen voor de betreffende waren, aangezien zij alleen maar de verzekeringsactiviteit aanduiden en de uitdrukking 'we cover' gangbaar is bij verzekeringsmaatschappijen om de aard van hun diensten aan te duiden.
- het desbetreffende publiek is in staat om onmiddellijk en intuïtief een verband te leggen tussen het teken dat uitsluitend uit die woorden bestaat en de meeste desbetreffende diensten;
- de woordcombinatie 'WECOVER' bevat geen enkel waarneembaar verschil ten aanzien van de uitdrukking, die in het normale taalgebruik door het desbetreffende publiek wordt gebruikt om de desbetreffende diensten of hun wezenlijke kenmerken aan te duiden, nu de woorden 'we' en 'cover' elkaar in een grammaticaal correcte volgorde opvolgen en verder overeenkomen met de grammaticale volgorde van de overeenkomstige uitdrukkingen in de Benelux-talen ('nous couvrons'-'wij dekken');
- de eenvoudige samenvoeging van de twee woorden in een woord, zonder semantische dan wel grammaticale verschuiving, geeft het teken geen eigen voor bescherming vatbaar karakter en volstaat niet om te garanderen dat het publiek het teken 'WECOVER' als een uitgevonden term opvat;
Overwegende dat het Benelux-Bureau verder aanvoert dat het beschrijvend karakter van het teken niet kan worden beoordeeld zonder rekening te houden met het algemeen belang dat eist dat tekens of benamingen die beschrijvend zijn voor categorieën van waren of diensten waarvoor de inschrijving wordt gevraagd, door iedereen kunnen worden gebruikt.
7. Overwegende dat alle tekens, geschikt voor een grafische afbeelding, met name woorden, een merk kunnen vormen als bedoeld in artikel 1 BMW, op voorwaarde dat zij geschikt zijn waren of diensten van een onderneming te onderscheiden van die van andere ondernemingen.
Overwegende dat niet wordt betwist dat het onderscheidend vermogen het doorslaggevend element is om de geschiktheid van een teken om een merk te vormen te beoordelen.
Dat niettegenstaande het gestelde in artikel 6 quinquies, B, onder 2 van het Verdrag van Parijs en artikel 3, lid 1, van de richtlijn, er derhalve geen aanleiding bestaat om te oordelen dat, opdat een teken als merk kan dienen, dit zou moeten beantwoorden aan twee afzonderlijke voorwaarden, de ene verband houdende met zijn onderscheidend vermogen, de andere verband houdende met het gemis aan een uitsluitend beschrijvend karakter van het teken.
Dat immers volgens de rechtspraak van het Europees Hof van Justitie het verbod om zuiver beschrijvende tekens of aanduidingen als merk in te schrijven tot doel heeft te voorkomen dat als merk tekens of aanduidingen worden ingeschreven die, wegens hun overeenkomst met de gebruikelijke wijze van aanduiding van de betrokken waren of diensten of van de eigenschappen daarvan, niet de functie kunnen vervullen van identificatie van de onderneming die ze op de markt brengt, en dus het onderscheidend vermogen missen die voor het vervullen van deze functie vereist is. (HvJEG, 20 september 2001, Procter & Gamble (BABY-DRY), Zaak C-383/99 P, r.o. 37).
Overwegende dat, in tegenstelling tot wat D'IETEREN in termen van pleidooien heeft gesteld, het Benelux-Bureau het begrip niet-uitsluitend beschrijvend vermogen geenszins heeft losgekoppeld van het onderscheidend vermogen door na te gaan of het teken `WECOVER' geschikt is om de desbetreffende diensten te identificeren als afkomstig uit een bijzondere onderneming.
Dat het integendeel het gemis aan onderscheidend vermogen van het voorgestelde teken heeft afgeleid uit de vaststelling dat het een uitsluitend beschrijvend karakter heeft.
8. Overwegende dat, zoals D'IETEREN aangeeft, het Benelux-Bureau niet aantoont dat het teken 'wecover' kan worden opgevat als een normale manier om de desbetreffende diensten aan te duiden, met name verzekeringsdiensten, aan verzekerden verleende financiële diensten en diensten voor het afsluiten van verzekeringen of als een gebruikelijke wijze om de kenmerken van deze diensten aan te duiden.
Overwegende dat ook al hebben de woorden 'we' en 'cover' elk een of meerdere betekenissen in het Engels die het desbetreffende publiek gemakkelijk kan begrijpen, de samengevoegde woorden 'we cover' in grammaticaal opzicht toch geen zin vormen, d.w.z. een samenvoeging van woorden die een volledige betekenis hebben;
Dat om de zin van het overgankelijke werkwoord 'cover' aan te vullen, een voorwerp moet worden toegevoegd dat aangeeft op wie of waarop de handeling van het onderwerp betrekking heeft en waarmee men kan begrijpen waarin de handeling bestaat.
Dat het woord 'cover', afzonderlijk beschouwd, slechts verwijst naar de functie om tegen risico's te verzekeren.
Dat in tegenstelling tot wat het Benelux-Bureau beweert, het woord 'we', afzonderlijk beschouwd, geen beschrijvend karakter heeft met betrekking tot de desbetreffende diensten.
Overwegende dat de twee woorden 'we cover', zonder het voorwerp dat nodig is om het werkwoord 'cover' een volledige betekenis te geven, dus geenszins - op zich - beschrijvend zijn voor de diensten waarvoor de inschrijving wordt gevraagd.
Dat deze twee woorden enkel verwijzen naar de activiteit die bestaat uit het dekken van risico's wanneer ze worden gebruikt in een context die de consument in staat stelt het verband te leggen tussen de actie, uitgedrukt door het onderwerp 'we' (wij) en het werkwoord `cover' (dekken, bedekken, beschermen, verbergen, behandelen ...) enerzijds en datgene waartoe de handeling leidt anderzijds.
Dat deze vaststelling niet volstaat om te besluiten dat deze twee woorden, die naar een activiteit verwijzen, een beschrijvend karakter hebben voor de diensten waarvoor de inschrijving wordt gevraagd.
Dat deze woorden integendeel geen gebruikelijke term zijn voor de diensten waarvoor de inschrijving wordt gevraagd.
Dat het teken 'WECOVER', tot stand gebracht door samenvoeging van de twee woorden, dus geen uitsluitend beschrijvend karakter voor de betreffende diensten kan hebben.
9. Overwegende dat het Benelux-Bureau evenmin aantoont dat het teken 'WECOVER' wordt geïdentificeerd met een gebruikelijke wijze om de kenmerken van de diensten aan te duiden.
Dat immers niets erop wijst dat de opeenvolging van de twee woorden 'we' en 'cover' kan worden opgevat als een normale manier om de wezenlijke kenmerken van verzekeringsdiensten in het normale taalgebruik aan te duiden.
Dat het volstrekt ongebruikelijk is een kenmerk van een waar of dienst aan te duiden door een zin die een persoonlijk voornaamwoord - in casu de eerste persoon meervoud- en een onovergankelijk werkwoord bevat.
Dat ten aanzien van verzekeringsdiensten, zo er aanleiding toe bestaat om te erkennen dat de woorden 'we cover' ontegenzeglijk naar de aard van de aangeboden dienst verwijzen en zij deel kunnen uitmaken van uitdrukkingen die behoren tot het normale taalgebruik op het gebied van verzekeringen, het feit dat de twee woorden naast elkaar staan in verband met hun samenvoeging verhindert dat het aldus samengestelde teken kan worden begrepen als een bekend woord om een wezenlijk kenmerk van de diensten zelf aan te duiden.
Dat dit teken slechts kan worden beschouwd als de onrechtstreekse verwijzing naar de desbetreffende diensten of naar hun wezenlijk kenmerk.
Dat het wel degelijk gaat om een teken, dat, in zijn geheel beschouwd, voldoende verschilt van de gebruikelijke manier om het wezenlijke kenmerk van de desbetreffende diensten aan te duiden, doordat het een niet-beschrijvend bestanddeel bevat en bestaat uit twee woorden die in een woord zijn samengebracht.
Dat het derhalve als merk kan worden ingeschreven.
10. Overwegende dat op grond van artikel 13, A 7 BMW, het uitsluitend recht op een merk niet het recht bevat zich te verzetten tegen het gebruik, door een derde in het economisch verkeer, onder b) van aanduidingen inzake soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming, waarde, geografische herkomst, tijdstip van vervaardiging van de waren of andere kenmerken daarvan.
Overwegende dat uit deze bepaling volgt dat een uit woorden bestaand teken niet kan worden beschouwd als ongeschikt om een merk te vormen om de enige reden dat het een term bevat die in het economisch verkeer, bij normaal gebruik uit het oogpunt van de consument, kan dienen om hetzij direct hetzij via vermelding van een van zijn wezenlijke kenmerken, een dienst aan te duiden zoals die waarvoor de inschrijving wordt gevraagd.
Dat verder uit diezelfde bepaling volgt dat het Benelux-Bureau zijn beslissing tot weigering van de inschrijving niet rechtmatig kon baseren op de vrees dat het aan het merk 'WECOVER' verbonden recht concurrerende ondernemingen zou verplichten het gebruik te vermijden van de uitdrukking 'we cover' of van overeenkomstige uitdrukkingen in de Benelux-talen, in verzekeringsvoorstellen of -contracten of zelfs in reclameslogans.
Dat het uitsluitend recht op een merk dat gedeeltelijk bestaat uit een beschrijvend bestanddeel, zoals het merk dat voorwerp van het geschil uitmaakt, dit beschrijvend bestanddeel niet onbeschikbaar maakt, hetwelk door iedereen ongestoord kan worden gebruikt.
11. Overwegende dat dient te worden opgemerkt dat de bezwaren van het Benelux-Bureau ten aanzien van de inschrijving van het merk 'WECOVER' niet berusten op het verbod tot inschrijving van merken als bedoeld in artikel 3, lid 1, onder d) van de richtlijn, welk verbod niet berust op de beschrijvende aard van deze merken, maar op het geldende gebruik op het ogenblik van het depot in het economische verkeer waartoe de handel van waren en diensten waarvoor deze merken voor inschrijving zijn aangeboden, behoort (HvJEG, 4 oktober 2001, zaak Merz & Krell (BRAVO), r.o. 26);
Dat immers niet kan worden afgeleid uit de procedurestukken voor het Benelux-Bureau dat het zijn bezwaren zou hebben gebaseerd op de vaststelling van een geldend gebruik van het teken 'wecover' of van de uitdrukking 'we cover' in de verzekeringssector, los van het al dan niet uitsluitend beschrijvend karakter van dit teken of deze uitdrukking.
Dat het onderstrepen van het feit dat in het economisch verkeer alsmaar meer Engelse uitdrukkingen worden gebruikt om de aangeboden diensten bij het publiek aan te prijzen (brief van 19 april 2001), een dergelijke vaststelling niet inhoudt.
Dat het Benelux-Bureau bijgevolg niet ontvankelijk is in het aantonen van een dergelijk gebruik in het kader van onderhavig beroep.
OM DEZE REDENEN
HET HOF, rechtdoende op tegenspraak,
Gelet op artikel 24 van de wet van 15 juni 1935 op het taalgebruik in rechtszaken,
Verklaart het beroep ontvankelijk en gegrond;
Beveelt het Benelux-Merkenbureau over te gaan tot de inschrijving van depot nr. 0968.086.
Verwijst het in de kosten begroot op 223,10 euro voor haarzelf en op 185,92 + 54,54 + 223,10 euro voor appellante.
Aldus gewezen door :
Martine Regout, Raadsheer dd. Voorzitter,
Christine Schurmans, Raadsheer,
Christine Dalcq, Raadsheer,
magistraten van de negende kamer van het Hof van Beroep te Brussel, die hebben deelgenomen aan de beraadslaging overeenkomstig artikel 778 van het Gerechtelijk Wetboek
gezien de rechtmatige verhindering van raadsheer Christine Dalcq om de uitspraak bij te wonen van dit arrest, uitgesproken in openbare burgerlijke terechtzitting van de negende kaner van het Hof van Beroep te Brussel, op 20 december 2002, overeenkomstig de beschikking van de aangestelde Eerste Voorzitter van 20 december 2002, met toepassing van artikel 779 van het Gerechtelijk Wetboek
of waren aanwezig
Martine Regout, Raadsheer dd. Voorzitter,
Christine Schurmans, Raadsheer,
Franklin Huisman, Raadsheer,
Patricia Delguste, Griffier