11. Uit artikel 3 lid 1 van de richtlijn blijkt dat de in deze bepaling vermelde weigeringsgronden onafhankelijk zijn van elkaar en een afzonderlijk onderzoek vereisen( 2 ). Dit geldt in het bijzonder voor de weigeringsgronden die respectievelijk sub b, c, en d, van deze bepaling worden vermeld, ook al bestaat er een duidelijke overlapping tussen de respectieve werkingssfeer ervan( 4
1e Kamer – AR C.08.0541.F
BENELUX ORGANISATIE VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM, vroeger Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom, waarvan de zetel te Den Haag (Nederland), Bordewijklaan 15, is gevestigd,
Eiseres in cassatie,
Vertegenwoordigd door Meester Ludovic De Gryse, advocaat bij het Hof van Cassatie,
tegen
BLUEPLANET LLC, vennootschap naar Amerikaans recht opgericht naar de wetten in de Staat Delaware, met maatschappelijke zetel te Englewood Cliffs (Verenigde Staten van Amerika), Charlotte Place10,
Verweerster in cassatie,
Vertegenwoordigd door Meester Paul Alain Foriers, advocaat bij het Hof van Cassatie.
***
De voorziening in cassatie is gericht tegen het op 16 mei 2008 door het Hof van Beroep te Brussel gewezen arrest (2006/AR/194).
Verslaggever: Mevrouw de raadsheer Sylviane Velu.
***
I. DE FEITEN VAN DE ZAAK EN ANTECEDENTEN VAN DE PROCESGANG
1. Uit het bestreden arrest blijkt dat bij beslissing van 21 november 2005 het Benelux-Merkenbureau, waarvan eiseres rechtsopvolger is, de aanvrage van verweerster tot inschrijving van het woordmerk “Aquaclean” om waren in klasse 1 (mengsels, in de vorm van vloeistof of droge poeder, bestemd voor de biologische afbraak van organische stoffen) aan te duiden wegens het beschrijvend karakter ervan en het gebrek aan onderscheidend vermogen definitief afgewezen heeft.
2. Het bestreden arrest:
- verklaart het beroep ontvankelijk en gegrond;
- beveelt het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom over te gaan tot inschrijving in het Benelux merkenregister van de internationale inschrijving nr. 839737 van het woordmerk AQUACLEAN om waren in klasse 1 aan te duiden
- veroordeelt het Bureau tot de kosten en tot betaling aan verweerster van een rechtsplegingsvergoeding.
3. Deze beslissingen berusten mede op de volgende gronden:
“13. Het als woordmerk gedeponeerde teken “AQUACLEAN”, waarvan de inschrijving als merk voor waren in klasse 1 – “mengsels, in de vorm van vloeistof of droge poeder, bestemd voor de biologische afbraak van organische afvalstoffen” – is aangevraagd, bestaat uitsluitend uit twee woorden. Het is samengesteld uit de woorden “AQUA” en “CLEAN”. Het eerste woord “AQUA” is het woord van Latijnse oorsprong voor “eau”/”water”; het tweede woord “CLEAN” is het woord van Engelse oorsprong voor “propre”/”zuiver”.
14. De registratieautoriteit heeft dit teken geweigerd, zich baserend op twee absolute weigeringsgronden, namelijk enerzijds het gebrek aan onderscheidend vermogen en anderzijds het beschrijvend karakter, met name de aanduiding van hoedanigheid en bestemming van de betrokken waren door het teken. Zij verwees naar artikel 6bis, lid 1 onder b en c, BMW, op grond waarvan de inschrijving van een merk geweigerd wordt indien de autoriteit van oordeel is dat het merk elk onderscheidend vermogen mist en zij van oordeel is dat het merk uitsluitend bestaat uit tekens die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van hoedanigheid en bestemming van de betrokken waren.
15. De voorschriften in artikel 6 BMW stemmen overeen met het bepaalde in artikel 2.11 van het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of modellen) alsmede met het bepaalde in artikel 3 van de Eerste Richtlijn van de Raad van 21 december 1988 betreffende de onderlinge aanpassing van het merkenrecht der Lidstaten (89/104/EEG); ze zijn gelijkaardig aan het bepaalde in artikel 7 van de Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 op het Gemeenschapsmerk. Ze moeten in het licht van de rechtspraak van de Europese Gemeenschap over de strekking van de bepalingen uit voornoemde Eerste Richtlijn en Verordening worden uitgelegd.
16. Bij het onderzoek van een woordteken met het oog op inschrijving als merk moet de registratieautoriteit met name rekening houden met :
(i) het algemeen belang dat aan elk van de absolute weigeringsgronden ten grondslag ligt (HvJEG arrest 18 juni 2002 in zaak C-299/99 Koninklijke Philips Electronics NV tegen Remington Consumer Products Ltd, nr. 77; HvJEG arrest 5 mei 2003 in zaak C-104/01 Libertel Groep BV tegen Benelux Merkenbureau nr. 51; HvJEG arrest 19 april 2007 in zaak C-273/05 P BHIM tegen Celltech R&D Ltd, nr. 74)
(ii) het feit dat de weigeringsgronden onafhankelijk zijn van elkaar en een afzonderlijk onderzoek vereisen (HvJEG, arrest 16 september 2004 in zaak C-329/02 P SAT.1 Satellitenfernsehen GmbH tegen BHIM, nr. 25);
(iii) het feit dat ze globaal moet beoordelen, in hoeverre het merk geschikt is om de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus om deze waren of diensten van die van andere ondernemingen te onderscheiden (HvJEG arrest 22 juni 1999 in zaak C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer & co GmbH tegen Klijsen Handel BV, nr. 22);
(iv) alle feitelijke omstandigheden in concreto ten opzichte van de waren (HvJEG arrest 12 februari 2004 in zaak C-363/99 Koninklijke KNP Nederland NV tegen Benelux Merkenbureau, nr. 29 tot en met 35; HvJEG arrest 15 februari 2007 in zaak C-239/05 BHIM tegen Celltech R&D Ltd, nr. 31);
(v) het feit dat de inschrijving van een woordteken als merk moet worden geweigerd indien het in minstens één van de potentiële betekenissen een kenmerk van de betrokken waren of diensten aanduidt (HvJEG arrest 23 oktober 2003 in zaak C-191/01 P BHIM tegen Wm. Wrigley Jr. Company, nr. 32; HvJEG arrest 12 februari 2004 in zaak C-265/00 Campina Melkunie BV tegen Benelux Merkenbureau, nr. 38);
(vi) de onmiddellijke en concrete perceptie door het relevante publiek wanneer het met het teken in zijn geheel geconfronteerd wordt en in het bijzonder met het concrete en rechtstreekse verband dat het relevante publiek onmiddellijk en zonder verder nadenken zal leggen (HvJEG arrest 12 februari 2004 in zaak C-363/99 Koninklijke KNP Nederland NV tegen Benelux Merkenbureau, nr. 34; HvJEG arrest 6 mei 2003 in zaak C-104/01 Libertel Groep BV tegen Benelux-Merkenbureau, nr. 46; HvJEG arrest 16 september 2004 in zaak C-329/02 P SAT.1 Satellitenfernsehen GmbH tegen BHIM, nr. 24;
17. Het onderscheidend vermogen van het teken “AQUACLEAN”, dit wil zeggen zijn geschiktheid om de betrokken waren te onderscheiden naar hun herkomst van verzoeksters onderneming van die van concurrerende ondernemingen moet worden beoordeeld ten opzichte van de algemene indrukt die dit teken op het voor deze producten relevante publiek maakt (zie ook nr. 27).
18. Nu het teken “AQUACLEAN” geen voor de hand liggend teken is om de betrokken waren of hun kenmerken in de Beneluxtalen te omschrijven maar wel een uit twee vreemde talen (Latijns en Engels) samengesteld teken, kan het op zich bij het relevante publiek de perceptie wekken van een als onderscheidend teken gebruikt teken.
19. Het feit dat het teken de samenvoeging is van twee woorden die elk in zijn gewoonlijke betekenis een alledaags karakter hebben ten opzichte van de betreffende waren en dat het teken in zijn geheel beschouwd dan ook niet het resultaat is van een streven naar vergaande fantasie maakt op zich het teken niet ongeschikt om de waren als afkomstig van een onderneming te onderscheiden.
20. Het teken zou dan ook de functie van een merk kunnen vervullen onder voorbehoud van het onderzoek naar zijn beschrijvend karakter.
21. Hoewel de officiële of gebruikelijke taal van het relevante publiek, d.w.z. de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument in de Benelux, niet het Latijns noch het Engels is, maar door in redelijkheid te veronderstellen dat dit publiek de bestanddelen van het teken begrijpt als “eau”/”water” en “propre”/”zuiver”, is er geen aanleiding vast te stellen dat dit relevante publiek het teken, dat het door “eaupropre”/”waterzuiver” zou vertalen, zal opvatten als aanduiding van hoedanigheid of bestemming van de betrokken waren, namelijk mengsels, in de vorm van vloeistof of droge poeder, bestemd voor de biologische afbraak van organische afvalstoffen.
22. Immers, voor het relevante publiek bestaat er een merkbaar verschil tussen de formulering (“AQUACLEAN” “EAUPROPRE” “WATERZUIVER”) en de terminologie (“AQUA” “CLEAN” “EAU” “PROPRE” “WATER” “ZUIVER”) ten opzichte van de betrokken waren, zodat aan het teken een onderscheidend vermogen wordt verleend.
23. Het verschil tussen de formulering en de terminologie komt met name voort uit het ongebruikelijke karakter van de structuur van het teken waarin Latijns en Engels naast elkaar gehanteerd worden, de bestanddelen in een syntactische en taalkundige onsamenhangenheid geplaatst worden (het teken evenals de letterlijke vertaling ervan in het Nederlands plaatsen het bijvoeglijk naamwoord na het zelfstandig naamwoord) en de bestanddelen achtereenvolgens geplaatst worden zonder spatie ertussen
24. Het relevante publiek zal het teken niet opvatten als een gebruikelijke wijze van beschrijving van de betrokken waren. Het is dus geschikt om de waren van deposant van waren van andere ondernemingen te onderscheiden.
25. In tegenstelling tot wat het BBIE stelt, is het zonder belang te verwijzen naar de vertaling “clean water” door deposant op het inschrijvingsbewijs, aangezien deze vertaling slechts een verplichte melding is volgens het administratieve formulier dat door deposant ingevuld moet worden en ze dus niets te maken heeft met de perceptie van het teken door het relevante publiek, zoals deze hierboven is omschreven. Hetzelfde geldt voor de beschrijving die door deposant op zijn website wordt gegeven, welke volgens de registratieautoriteit zou bevestigen dat het product “AQUACLEAN” uit water vervaardigd wordt en sanering van oppervlaktewater door middel van bacteriën als bestemming en kenmerk heeft. Een teken kan verwijzend zijn zonder beschrijvend te zijn.
26. Het feit dat volgens de registratieautoriteit een zoektocht op internet met de zoekmotor Google tot de conclusie zou leiden dat de term “aquaclean” “door veel ondernemingen gebruikt wordt om waterbevattende reinigingsproducten aan te duiden met als bestemming de watersanering doet niets af aan de vaststelling in onderhavig geval dat de concrete perceptie van het relevante publiek ten aanzien van de betrokken producten, te weten mengsels in de vorm van vloeistof of droge poeder, bestemd voor de biologische afbraak van organische afvalstoffen, niet leidt tot de conclusie dat het teken “AQUACLEAN” een of meer kenmerken van die producten aanduidt. Immers, de registratieautoriteit vertrekt van een verkeerd uitgangspunt, namelijk dat het relevante publiek het teken opvat als beschrijvend voor de hoedanigheid of bestemming van de producten.
27. Hieruit volgt dat in onderhavig geval het aan de absolute weigeringsgrond ten grondslag liggende algemeen belang voor een teken dat geen onderscheidend vermogen heeft, welk vereist dat aan de consument de oorspronkelijke identiteit van de met het merk aangeduide waar gegarandeerd wordt door hem in staat te stellen die waar van die met een andere herkomst zonder enige mogelijkheid tot verwarring te kunnen onderscheiden, is nageleefd.
28. Hieraan wordt toegevoegd dat de inschrijving van een teken als merk niet afhankelijk wordt gesteld van de vaststelling van een zekere mate aan creativiteit of taalkundige dan wel kunstzinnige verbeeldingskracht bij de merkhouder.
29. Het volstaat dat het merk het relevante publiek in staat stelt de herkomst van de waren te identificeren en ze te onderscheiden van die van andere ondernemingen, wat hier het geval is.
30. Het teken informeert de consument niet rechtstreeks en onmiddellijk over de kwaliteit of de bestemming van de betrokken waren. De loutere eventuele verwijzing naar “eau propre” (of in het Nederlands, naar “zuiver water”) houdt niet de aanduiding van kenmerken in de zin van de toepasselijke wetsbepalingen in.
31. Hieruit volgt dat het teken AQUACLEAN onderscheidend is en niet beschrijvend is.
32. Op de terechtzitting van 25 januari 2008 hebben de raadslieden van partijen een rechtsplegingsvergoeding van 1200 euro gevorderd, hetzij het basisbedrag van de rechtsplegingsvergoeding voor vorderingen in geschillen die niet in geld gewaardeerd kunnen worden, en zulks overeenkomstig artikel 3 van het koninklijk besluit “tot vaststelling van het tarief van de rechtsplegingsvergoeding bedoeld in artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek en tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de artikelen 1 tot 13 van de wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten verbonden aan de bijstand van de advocaat “
33. Deze vordering is verantwoord met betrekking tot eiseres”
II. MIDDEL
A) Uiteenzetting
4. Het middel, dat uit vijf onderdelen bestaat en tegen voormelde beslissingen in het bestreden arrest is gericht, steunt op de schending van de volgende wetsbepalingen:
- artikel 149 van de Grondwet;
- artikel 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 6bis, lid 1, b) en c), 6ter en 8 van de eenvormige Beneluxwet op de merken, gehecht aan het Benelux Verdrag inzake warenmerken, ondertekend te Brussel op 19 maart 1962, goedgekeurd door de wet van 30 juni 1969, zoals gewijzigd bij het protocol van 11 december 2001, artikel 1, F, G, H en I, goedgekeurd door de wet van 24 december 2002;
- artikel 2.11.1, b) en c), 2.12 en 2.13 van het Benelux verdrag inzake intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) van 25 februari 2005 (BVIE), in werking getreden op 1 september 2006, goedgekeurd door de wet van 22 maart 2006;
- artikel 3, lid 1, b) en c) van de Eerste Richtlijn nr. 89/104/EEG van de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van het merkenrecht der Lidstaten;
- artikel 10 (ex 5) en 249, lid 3 (ex 189 lid 3) van het Verdrag van 25 maart 1957 tot instelling van de Europese Gemeenschappen, goedgekeurd door de wet van 2 december 1957, gewijzigd bij het Verdrag van Maastricht van 7 februari 1992, goedgekeurd door de wet van 26 november 1992, in de geconsolideerde versie, opgesteld door het Verdrag van Amsterdam van 2 oktober 1997, goedgekeurd door de wet van 10 augustus 1998, gewijzigd bij het Verdrag van Nice van 26 februari 2001, goedgekeurd door de wet van 7 juni 2002.
5. In zijn derde onderdeel wordt door het middel aangevoerd dat
“3.1. Bij de beoordeling van de absolute gronden voor de weigering van een inschrijving zoals bedoeld in artikel 6bis, lid 1, b) (gebrek aan onderscheidend vermogen) en c) (beschrijvend merk, d.w.z. merk dat uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding (…) van de kenmerken (van de betrokken waar) berust het arrest op meerdere juridisch onjuiste criteria, waardoor het niet naar recht verantwoord is.
3.2. Aldus wordt in het arrest ten onrechte als toepasselijk criterium en noodzakelijke voorwaarde om te besluiten tot de aanwezigheid van een van de voormelde absolute weigeringsgronden “de onmiddellijke en concrete perceptie door het relevante publiek wanneer het met het teken in zijn geheel geconfronteerd wordt en in het bijzonder met het het concrete en rechtstreekse verband dat het relevante publiek onmiddellijk en zonder verder nadenken zal leggen tussen de waren en het woordteken”.
Met toepassing van dit onjuiste criterium in het onderhavige geval overweegt het arrest dat “het [betwiste] teken de consument niet rechtstreeks en onmiddellijk (informeert) over de kwaliteit of de bestemming van de betrokken waren”.
Het arrest leidt hieruit af dat “het teken Aquaclean onderscheidend is en niet beschrijvend is”.
3.3. Het arrest verlangt ook ten onrechte als voorwaarde voor het gebrek aan onderscheidend vermogen in de zin van voormelde wetsbepalingen het feit dat het betrokken teken “geen voor de hand liggend teken is om de betrokken waren of hun kenmerken (…) te omschrijven” alsook het feit dat “het relevante publiek het teken niet (zal) opvatten als een gebruikelijke wijze van beschrijving van de betrokken waren”, waaruit het arrest afleidt dat het betwiste teken dus geschikt is om de waren van deposant van waren van andere ondernemingen te onderscheiden.
3.4. In tegenstelling tot de aldus door het arrest gestelde eisen vereist de weigering tot inschrijving wegens gebrek aan “onderscheidend” vermogen of wegens het “beschrijvend karakter” van het betrokken teken dat het gebrek aan onderscheidend vermogen in de zin van artikel 6bis, b) en c) van de eenvormige Beneluxwet op de merken (zoals gewijzigd door het Protocol van 11 december 2001), artikel 2.11.1 b) en c) van het BVIE en artikel 3, lid 1, b) en c) van de richtlijn 89/104/EEG betreffende de onderlinge aanpassing van het merkenrecht der Lidstaten, zoals uitgelegd door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen niet dat het betrokken teken “voor de hand ligt” naar aanleiding van een “onmiddellijke” en “rechtstreekse” perceptie door het relevante publiek, “zonder verder nadenken”, zoals de “gebruikelijke” omschrijving om de betrokken waren of een of meerdere van de kenmerken ervan te omschrijven of daadwerkelijk aan te wijzen.
3.5. Volgens deze bepalingen, zoals deze, wat voormelde bepalingen van de richtlijn nr. 89/104/EEG betreft, door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen zijn uitgelegd, volstaat het dat het betrokken teken “kan dienen” – de wetsbepalingen zien op tekens die “kunnen dienen” – tot aanduiding van de waar of een van de kenmerken ervan. Het is helemaal niet vereist dat het betrokken teken de “exclusieve wijze” van aanduiding is of “voor de hand ligt” om de waar of een van de kenmerken ervan aan te wijzen. Evenmin is vereist dat het teken “de gebruikelijke wijze” van beschrijving van de betrokken waren vormt, nu de weigeringsgrond die uit het “gebruikelijk” karakter van het betrokken teken in het normale taalgebruik wordt afgeleid overigens in aparte wetsbepaling geregeld is, namelijk artikel 6bis, lid 1, d) van de eenvormige Beneluxwet op de merken (artikel 2.11.1 d) BVIE).
Bij de beoordeling van de vraag of een merk onder de weigeringsgrond als genoemd in artikel 6bis, c) van de eenvormige Beneluxwet, 2.11.1 c) BVIE en 3 lid 1, c) van de richtlijn 89/104/EEG valt, maakt het immers geen verschil dat er al dan niet synoniemen bestaan om dezelfde kenmerken van de waren aan te duiden.
3.6. Het arrest, dat op voormelde juridisch onjuiste beginselen en criteria berust, die het toepast, miskent voormelde juiste regels (nr. 3.4 en 3.5), zoals ze ondermeer uit de interpretatieve rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen en uit de rechtspraak van het Hof van Cassatie voortvloeien.
3.7. Door deze regels, die door eiseres in conclusie waren ingeroepen, te miskennen, schendt het arrest alle voormelde wetsbepalingen (onder nr. 3.4), evenals de artikelen 8 van de eenvormige Beneluxwet (gewijzigd bij het Protocol van 11 december 2001) en 2.13 BVIE, die eerstgenoemde bepalingen op internationale depots van toepassing verklaren, en de artikelen 6ter van de eenvormige Beneluxwet (gewijzigd bij het Protocol van 11 december 2001) en 2.12 BVIE die het appelgerecht, dat van een beroep tegen een beslissing tot weigering van een inschrijving kennisneemt, verplichten om voormelde regels toe te passen.
3.8. In zoverre het arrest bij de uitlegging van zijn nationale wet, namelijk de eenvormige Beneluxwet, de richtlijn nr. 89/104/EEG niet in acht neemt, schendt het bovendien voormelde bepalingen van het Verdrag die een nationale rechter verplichten om zijn nationaal recht zoveel mogelijk met inachtneming van de bepalingen van een Europese richtlijn, zoals deze door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen zijn uitgelegd, toe te passen.
6. Aldus klaagt – samenvattend – het middel in dit onderdeel erover dat het hof van beroep het gebrek aan beschrijvend karakter van het teken aan juridisch onjuiste criteria heeft getoetst, en meer bepaald dat het in zijn beoordeling van het beschrijvend karakter van het
teken geen acht heeft geslagen op de omstandigheid dat dit, al is het thans niet beschrijvend, het onder andere omstandigheden misschien wel zou kunnen zijn.
Immers, zoals ik het hierna nader zal toelichten, blijkt uit de Europese rechtspraak over het merkenrecht, die ook in het kader van de uitlegging van het Beneluxrecht relevant is, dat een teken niet alleen een beschrijvend karakter heeft wanneer het voor het betrokken publiek hic et nunc een kenmerk van de betrokken waar aanduidt, maar ook wanneer dit teken zo’n uitwerking zou kunnen hebben (bijvoorbeeld ten aanzien van een ander publiek).
De vraag die dit middel in dit onderdeel volgens mij aan het Hof lijkt voor te leggen is na te gaan of de appelrechters bij hun eigen onderzoek niet alleen het thans beschrijvend karakter van het teken hebben onderzocht, maar ook zijn potentieel beschrijvend karakter.
7. In de memorie van antwoord wordt het bestaan van een dergelijk juridisch criterium niet betwist. Hierin wordt echter aangevoerd dat het uit de bestreden beslissing helemaal niet blijkt dat de appelrechters op dit criterium geen acht zouden hebben geslagen. In tegendeel stelt het arrest uitdrukkelijk onder 16, sub v), vast dat “de inschrijving van een woordteken als merk moet worden geweigerd indien het in minstens één van de potentiële betekenissen een kenmerk van de betrokken waren of diensten aanduidt”.
B) Bespreking
8. Wat het in deze zaak toepasselijke recht betreft, dient te worden opgemerkt dat het bestreden arrest van 16 mei 2008 verwijst naar “de voorschriften in artikel 6 van (genoemde eenvormige wet die overeenstemmen) met het bepaalde in artikel 2.11 van het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of modellen) (…) en stelt dat “ze in het licht van de rechtspraak van de Europese Gemeenschap over de strekking van de bepalingen uit voornoemde Eerste Richtlijn en Verordening (moeten) worden uitgelegd”.
Het middel steunt op de schending zowel van de artikelen 6bis, lid 1, b) en c), 6ter en 8 van de eenvormige Beneluxwet op de merken, gehecht aan het Benelux Verdrag inzake warenmerken, ondertekend te Brussel op 19 maart 1962, goedgekeurd door de wet van 30 juni 1969, zoals gewijzigd bij het protocol van 11 december 2001, artikel 1, F, G, H en I, goedgekeurd door de wet van 24 december 2002, als van de artikelen .11.1, b) en c), 2.12 en 2.13 van het Benelux verdrag inzake intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) van 25 februari 2005 (BVIE), in werking getreden op 1 september 2006.
Het lijkt me voldoende te verwijzen naar artikel 6bis, lid 1, b) en c), 6ter en 8 van de eenvormige Beneluxwet op de merken, zoals gewijzigd bij het protocol van 11 december 2001, in werking getreden op 1 januari 2004, nu de definitieve beslissing van het Benelux-Merkenbureau op 16 juni 2006 genomen is, dus voor de inwerkingtreding, per 1 september 2006, van artikel 2.11.1, b) en c) van het Benelux verdrag inzake intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), gesloten te Den Haag op 25 februari 2005.
Beide teksten in kwestie zijn overigens nagenoeg identiek (de tweede beperkt zich sub c) “de verrichting van de dienst” te vermelden naast “de vervaardiging van de waren”) en moeten allebei overeenkomstig artikel 3 lid 1 van de eerste richtlijn 89/104/EEG worden uitgelegd.
9. In dit onderdeel is het middel gegrond.
8. Krachtens artikel 6bis, lid 1, b) en c) weigert het Benelux-Bureau een merk in te schrijven indien naar zijn oordeel het merk elk onderscheidend vermogen mist het merk uitsluitend of uit tekens of benamingen bestaat die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging of andere kenmerken van de waren.
10. Deze bepaling moet overeenkomstig artikel 3, lid 1, b) en c) van de eerste richtlijn 89/104/EEG van de Raad betreffende de onderlinge afstemming van het merkenrecht der Lidstaten worden uitgelegd en toegepast ( ).
13. Voor de weigering van de inschrijving van een merk wegens het beschrijvend karakter ervan is het niet noodzakelijk dat de in artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn bedoelde tekens of benamingen waaruit het merk is samengesteld, op het moment van de inschrijvingsaanvraag daadwerkelijk worden gebruikt voor de beschrijving van waren of diensten als die waarvoor de aanvraag is ingediend, of van kenmerken van deze waren of deze diensten. Zoals de formulering van deze bepaling aangeeft, is het voldoende dat deze tekens en benamingen hiertoe kunnen dienen. De inschrijving van een woord als merk moet dan ook op grond van deze bepaling worden geweigerd, indien het in minstens één van de potentiële betekenissen een kenmerk van de betrokken waren of diensten aanduidt( 1 5 ).
14. Krachtens artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn moet de bevoegde autoriteit beoordelen, of een merk waarvan de inschrijving is aangevraagd, in de opvatting van de betrokken kringen thans kenmerken van de betrokken waren of diensten beschrijft, dan wel dit in de toekomst redelijkerwijs te verwachten is en het is irrelevant dat er andere tekens of benamingen bestaan die gebruikelijker zijn dan die waaruit het merk bestaat, om dezelfde kenmerken van de in de inschrijvingsaanvraag vermelde waren of diensten aan te duiden, nu artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn niet vereist dat deze tekens of benamingen de enig mogelijke manier van aanduiding van deze kenmerken zijn( ).
15. Om te overwegen dat het teken “Aquaclean” onderscheidend vermogen bezit en niet beschrijvend is, stelt het bestreden arrest, na eraan herinnerd te hebben “dat de inschrijving van een woordteken als merk moet worden geweigerd indien het in minstens één van de potentiële betekenissen een kenmerk van de betrokken waren of diensten aanduidt”, dat “Aquaclean” “geen voor de hand liggend teken is om de betrokken waren of hun kenmerken in een van de Beneluxtalen te omschrijven, dat “het relevante publiek het teken niet (zal) opvatten als een gebruikelijke wijze van beschrijving van de betrokken waren” en dat dit teken “de consument niet rechtstreeks en onmiddellijk (informeert) over de kwaliteit of de bestemming van de betrokken waren”.
Uit deze bewoordingen kan niet worden afgeleid dat de appelrechters toepassing hebben gegeven aan de regel van de potentiële betekenis van het teken of de benaming waarvan ze het bestaan overigens met kennis van zaken in herinnering brengen.
Bijgevolg verantwoordt het arrest niet naar recht zijn beslissing om eiseres te bevelen tot inschrijving van het merk “Aquaclean” over te gaan.
16. Er bestaat geen aanleiding om de overige onderdelen van het middel te onderzoeken, nu ze niet tot ruimere cassatie zouden kunnen leiden.
III. CONCLUSIE
17. Cassatie van het bestreden arrest, behalve in zoverre dit het beroep ontvankelijk verklaart.
Brussel, 7 september 2010
De advocaat-generaal,
André HENKES
1 - Cass., 17 april 2008, AR C.05.0491.N, Pas., 2008, nr. 229 en www.cass.be
2 - HvJEG, arrest 12 februari 2004, Koninklijke KPN Nederland NV, C-363/99, curia.europa.eu, punt 67 en arresten 8 april 2003, Linde e.a., C-53/01 tot C-55/01, Jur. P. I-3161, punt 67.
3 - HvJEG arrest 16 september 2004, C-329/02, Satellitenfernsehen GmbH tegen BHIM, nr. 25, curia.europa.eu, arrest 12 februari 2004, Koninklijke KPN Nederland NV, C-363/99, curia.europa.eu, punten 67 en 85 (dat de in artikel 3, lid 1, van de richtlijn vermelde weigeringsgronden weliswaar onafhankelijk zijn van elkaar en een afzonderlijk onderzoek vereisen, maar er een duidelijke overlapping bestaat tussen de respectieve werkingssfeer van de in artikel 3, lid 1, sub b, c, en d, vermelde weigeringsgronden) evenals arrest 4 oktober 2001, Merz & Krell, C-517/99, jur. P. I-6959, punten 35 en 36.
4 - HvJEG arresten 12 februari 2004, Campina Melkunie BV, C-265/00, curia.europa.eu, punt 18 en Koninklijke KPN Nederland NV,o.c. 5 - HvJEG aangehaalde arresten 12 februari 2004, Campina Melkunie BV, punt 38, en Koninklijke KPN Nederland NV, punt 97. Zie ook arrest Hof van Justitie 23 oktober 2003, BHIM tegen Wrigley, C-191/01 P, punt 32, over de toepassing van artikel 7 lid 1, c) van de verordening nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 op het Gemeenschapsmerk.
6 - HvJEG voormeld arrest Koninklijke KPN Nederland NV, punten 56 en 57.
12. Een woordmerk dat kenmerken van waren of diensten beschrijft in de zin van artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn mist met name om die reden noodzakelijkerwijs elk onderscheidend vermogen met betrekking tot die waren of diensten in de zin van artikel 3, lid 1, sub b, van de richtlijn( 6