Date
Instance
APP NL Trademark
IE-MAIL Application number
Applicant
UNIPAT Beheer B.V. Text
Rekestnummer: R01 /555
IN NAAM DER KONINGIN
UNIPAT Beheer B.V. tegen BENELUX-MERKENBUREAU
Uitspraak: 16 december 2004
Rekestnummer: R01 /555
Het Gerechtshof te 's-Gravenhage, kamer MC-5,
heeft de volgende beschikking gegeven op het verzoek van:
UNIPAT Beheer B.V.,
gevestigd te 's-Gravenhage,
verzoekster, (hierna te
noemen: Unipat)
procureur: mr. A.H. de Bosch Kemper -de Hilster,
tegen
het BENELUX-MERKENBUREAU,
gevestigd te 's-Gravenhage,
verweerder,
procureur: mr. C.J.J.C. van Nispen.
De procedure
Bij op 19 juli 2001 ter griffie van het hof ingekomen verzoekschrift (met producties) heeft Unipat het hof verzocht om het Benelux-Merkenbureau te bevelen het onder nummer 961593 gedeponeerde teken IE-Mail in te schrijven als woordmerk.
Het Benelux-Merkenbureau heeft bij op 21 september 2001 ter griffie van het hof ingekomen verweerschrift verzocht het verzoek van Unipat af te wijzen, kosten rechtens.
De behandeling van de zaak is vervolgens op verzoek van partijen aangehouden.
Bij brief van 26 mei 2004 heeft Unipat te kennen gegeven dat zij de behandeling van het verzoek wenste voort te zetten.
Het BMB heeft bij brief van 19 november 2004 enige producties in het geding gebracht en Unipat heeft bij brief van 26 november 2004 één productie in het geding gebracht.
De mondelinge behandeling van het verzoekschrift heeft plaatsgevonden op 28 november 2004. Unipat heeft bij die gelegenheid haar standpunten doen toelichten door mr. De Bosch Kemper - de Hilster, voornoemd, en het Benelux-Merkenbureau door mr. Van Nispen, voornoemd, beiden aan de hand van pleitnotities.
Beoordeling van het verzoek
1. Het verzoekschrift is tijdig ingekomen.
2. Uit de processtukken en de stellingen van partijen is het volgende gebleken.
a. Unipat heeft op 4 april 2000, onder nummer 0961593, het teken IE-MAIL gedeponeerd als woordmerk voor de volgende klassen van waren en diensten:
KI. 16 Papier, karton en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; drukwerken; schrijfbehoeften; leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen); voornoemde producten verband houdende met het recht en in het bijzonder de intellectuele eigendom.
KI. 42 Juridische diensten, met inbegrip van adviezen op het gebied van octrooi-, merken-, modellen en auteursrechten op het gebied van licenties; exploitatie van octrooirechten
b. Het Benelux-Merkenbureau heeft bij brief van 24 augustus 2000 laten weten de inschrijving van het depot voorlopig te weigeren. Als reden(en) heeft het Benelux-Merkenbureau opgegeven:
"Het teken IE-MAIL is uitsluitend samengesteld uit de gangbare afkorting IE (voor
intellectuele eigendom) en de soortnaam mail en mist ieder onderscheidend vermogen voor de in de klassen 16 en 42 genoemde waren en diensten met betrekking tot mail op het gebied van intellectuele eigendom (zie artikel 6bis, eerste lid onder a van de Eenvormige Beneluxwet op de merken (. . .)). "
c. Bij brief van 22 februari 2001 is zijdens Unipat bezwaar aangetekend tegen de voorlopige weigering van de inschrijving van het depot.
d. Het Benelux-Merkenbureau heeft in de door Unipat aangevoerde bezwaren geen aanleiding gezien zijn voorlopige weigering te herzien (brief van 17 april 2001).
e. Unipat heeft daarop haar eerdere standpunt nader onderbouwd bij brief van 15 mei 2001 (met producties).
f. Het Benelux-Merkenbureau heeft bij brief van 21 mei 2001 aan Unipat mededeling gedaan van zijn beslissing, houdende weigering van de inschrijving van de depot.
g. Bij brief van 13 juli 2001 heeft het BMB aan Unipat medegedeeld haar bij de brief van 15 mei 2001 aangevoerde bezwaren wegens ontvangst na het verstrijken van de termijn als tardief en niet ontvankelijk te beschouwen en zijn weigering gehandhaafd.
3. Unipat betoogt – kort gezegd – dat het teken IE-MAIL onderscheidend vermogen heeft voor de betrokken waren en diensten. Bij verzoekschrift heeft Unipat zich er daarbij op beroepen dat het teken door het gebruik daarvan als merk is ingeburgerd. Bij de mondelinge behandeling heeft Unipat te kennen gegeven deze stelling, evenals het beroep op het gelijkheidsbeginsel, niet te handhaven. Het Benelux-Merkenbureau heeft de stellingen van Unipat gemotiveerd bestreden.
4. Het hof overweegt als volgt.
De weigering van het Benelux-Merkenbureau het depot in te schrijven is gegrond op het bepaalde in artikel 6bis, eerste lid onder a, Eenvormige Beneluxwet op de merken (hierna: BMW), zoals dat luidde voor wijziging ingevolge het Protocol houdende wijzigingen van de BMW dal. 11 december 2001 (Trb. 2002, 37). Dit bepaalde, dat de inschrijving wordt geweigerd indien het gedeponeerde teken niet beantwoordt aan de in artikel 1 BMW gegeven omschrijving van een merk, 'met name wanneer het ieder onderscheidend vermogen in de zin van artikel 6quinquies B, onder 2, van het Verdrag van Parijs mist.'
5. Laatstbedoeld artikel van het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom luidt –voorzover hier van belang:
“B. Fabrieks- en handelsmerken, als in dit artikel bedoeld, zullen slechts in de volgende gevallen ter
inschrijving geweigerd of nietig verklaard kunnen worden:
1 (…)
2 wanneer zij elk onderscheidend kenmerk missen ofwel uitsluitend bestaan uit tekens of aanwijzingen, welke in de handel kunnen dienen tot aanduiding van de soort, de hoedanigheid, de hoeveelheid, de bestemming, de waarde, de plaats van de herkomst der waren of het tijdstip van voortbrenging, of gebruikelijk zijn geworden in de gangbare taal of de eerlijke en vaststaande gewoonten van de handel in het land waar de bescherming wordt gevraagd;"
6. In het huidige artikel 6bis, eerste lid, BMW zijn de bewoordingen overgenomen van art. 3, lid 1, onder a t/m d van de eerste richtlijn van 21 december 1988 van de Raad van de EG, betreffende aanpassing van het merkenrecht van de Lid-Staten (89/104/EEG, Pb EG L40,1). Aangenomen wordt dat tussen de huidige bepaling enerzijds en de tot 1 januari 2004 geldende bepaling anderzijds geen materieel verschil bestaat. Blijkens het Gemeenschappelijk Commentaar van de regeringen bij voornoemd Protocol houdende wijzigingen van de BMW van 11 december 2001 (bij artikel F) is met de wijziging van artikel 6 bis, lid 1, BMW geen materieel verschil beoogd.
7. Aan de orde is of het teken elk onderscheidend vermogen mist in de zin van de hiervoor aangehaalde bepalingen. De beoordeling van het onderscheidend vermogen van een teken dient plaats te vinden, enerzijds, met betrekking tot de waren of diensten waarvoor het is gedeponeerd, en anderzijds, in relatie tot de perceptie van het teken door het in aanmerking komend publiek. Unipat stelt bij de mondelinge behandeling dat onder het in aanmerking komende publiek moet worden verstaan de personenbedrijven die staan vermeld op de verzendlijst van haar nieuwsbrief, hetgeen wordt betwist door het Benelux-Merkenbureau. Nu Unipat deze omschrijving van het publiek tegenover de betwisting van het Benelux-Merkenbureau niet aannemelijk maakt, gaat het hof er van uit dat in aanmerking komend publiek zal bestaan uit (potentiële) afnemers van waren en diensten met betrekking tot het rechtsgebied van de intellectuele eigendom.
8. Bij een samengesteld teken als het onderhavige kan het onderscheidend vermogen, dat een beoordeling van het gehele teken vergt, niet los worden gezien van de betekenis van de tekens waaruit het is samengesteld. Hier zijn dat de bestanddelen 'IE' en 'mail'.
De aaneengeschreven (hoofd)letters IE 'vormen - met of zonder puntjes - in de betrokken kringen een gangbare afkorting voor het begrip 'intellectuele eigendom', ofwel, het rechtsgebied dat intellectuele eigendom betreft. De betekenis van het bestanddeel 'mail' is: postzending of drukwerk. De soortnaam 'mail' behoort tot het normale Nederlands taalgebruik, getuige gangbare samenstellingen als fanmail, mailverkeer, directmail en mailboot. Anders dan Unipat aanvoert is de betekenis van het woord niet beperkt tot 'electronische' post. Voor het in aanmerking komend publiek heeft het gehele teken derhalve de onmiddellijk duidelijke betekenis: post of drukwerken met betrekking tot intellectuele eigendom.
9. 'IE-MAIL' is niet meer dan de som van haar bestanddelen. Anders dan Unipat betoogt, zal de woordcombinatie IE-MAIL door het in aanmerking komende publiek als louter beschrijvend worden opgevat voor de waren en diensten waarvoor het teken is gedeponeerd, voorzover deze betrekking hebben op post of drukwerk op het gebied van de intellectuele eigendom en / of de verzending van adviezen op dat gebied. Zowel 'IE' als 'mail' zullen door het in aanmerking komend publiek worden begrepen als ondubbelzinnige aanduidingen van de kenmerken van dergelijke waren en diensten. De wijze waarop de bestanddelen zijn aaneengevoegd, en het daardoor ontstane teken, maken niet dat het teken uitstijgt boven voormelde betekenis van het teken. Ditzelfde geldt voor het verbindingsstreepje, het gebruik van hoofdletters (IE) en de combinatie van een Engels (leen)woord en een Nederlandstalige afkorting.
Voorts doet aan het louter beschrijvende karakter van het teken niet af de mogelijke uitspraak daarvan als e-mail (fonetisch: 'i-meel'), waarop Unipat zich beroept. Immers, een teken mist reeds elk onderscheidend vermogen als het - zoals hier - in één van de potentiële betekenissen de (kenmerken van de) betrokken waren of diensten aanduidt (Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen van 12 februari 2004, zaak C363/99, no. 97, inzake 'Postkantoor'). Naar het oordeel van het hof wekt het teken niet een indruk die ver genoeg is verwijderd van de indruk die uitgaat van de eenvoudige aaneenvoeging van de door de bestanddelen gegeven aanwijzingen. Gesteld noch gebleken is voorts, dat het teken in het normale spraakgebruik een eigen, niet beschrijvende betekenis heeft verkregen. Het beroep dat Unipat doet op het arrest van het Hof van Justitie van 16 september 2004, zaak C-329/02, inzake 'SAT.2' leidt niet tot een ander oordeel. Het hof leest dit arrest niet zo, dat daarin ten opzichte van eerdere arresten van het Hof van Justitie een afwijkende maatstaf is neergelegd voor de beoordeling van de vraag of een teken elk onderscheidend vermogen mist in de zin van de hiervoor genoemde bepalingen (rechtsoverwegingen 4, 5 en 6).
10. Ook het beroep van Unipat op gebruik van het teken voor een uitsluitend per 'gewone' post verzonden nieuwsbrief, die niet slechts intellectuele eigendom betreft, leidt niet tot een ander oordeel.
Het teken is niet minder beschrijvend ingeval het wordt gebruikt op de door Unipat omschreven wijze.
11. Unipat wijst - zo wordt ten overvloede overwogen - tevergeefs op verschillende inschrijvingen in het Benelux-merkenregister met het bestanddeel 'mail'. Het hof dient immers het onderscheidend vermogen van IE-MAIL op zijn eigen merites op basis van de toepasselijke regels te beoordelen.
12. Het hof overweegt, dat in het midden kan blijven of, zoals Unipat heeft aangevoerd, het Benelux-Merkenbureau acht had moeten slaan op haar bij brief van 15 mei 2001 aangevoerde argumenten, nu deze niet leiden tot een ander oordeel.
13. Het betoog van Unipat dat IE-MAIL onderscheidend vermogen bezit voor (elk van de) de waren en diensten waarvoor het is gedeponeerd faalt mitsdien.
14. De slotsom is dat het verzoek van Unipat zal worden afgewezen. Unipat zal als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten van het geding worden veroordeeld, voorzover gevallen aan de zijde van het Benelux-Merkenbureau.
Beslissing
Het hof:
wijst het verzoek van Unipat af;
verwijst Unipat in de kosten van de procedure en begroot deze tot op deze uitspraak aan de zijde van het Benelux-Merkenbureau op € 2.003,55, waarvan € 215,55 aan vastrecht en € 1.788,- aan salaris procureur.
Deze beschikking is gegeven door Mrs Fasseur-van Santen, Kiers -Becking en Verduyn, en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 16 december 2004, in tegenwoordigheid van de griffier.
* * * * *