Nouvelle règle de procédure pour demander des preuves d'usage

Communiqué de presse Règle DG 13/9/2022

Dans les procédures d'opposition et de radiation pour motifs relatifs, le défendeur peut demander à l'opposant/demandeur de prouver l'usage sérieux de la marque invoquée, si celle-ci est valable depuis plus de cinq ans. Jusqu'à présent, il n'y avait pas d'autres exigences pour cette demande. Elle pouvait, par exemple, être incluse dans les arguments du défendeur.

Dans la pratique, cela a parfois donné lieu à des malentendus. Vu que pendant la phase administrative, le BOIP ne joue que le rôle d'intermédiaire pour la transmission des documents, une telle demande restait parfois inaperçue et n'était remarquée que (beaucoup) plus tard. En outre, dans son arrêt dans l'affaire ILUNO, la Cour de Justice Benelux a jugé que, puisqu'aucune autre règle ne s'applique à une telle demande, il s'agit d'un point qui doit être interprété de manière large. De ce fait, il est déjà arrivé que des parties, après avoir été informées que la phase administrative d'une procédure en cours était terminée, soient tenues de présenter des preuves d'usage, après quoi, bien entendu, le défendeur pouvait encore répondre.

Il y a donc dans cette procédure une situation peu claire, qui entraîne une incertitude pour les parties et pour le BOIP et, en outre, d'éventuels retards. Afin de mettre fin à cette situation indésirable, une nouvelle règle du Directeur général a été élaborée. Dorénavant, le BOIP adoptera la même approche que l'EUIPO : les demandes de présentation de preuves d'usage d'une marque invoquée ne seront considérées comme valables que si elles sont faites dans un document séparé, si leur présentation est explicitement demandée et si elles sont présentées dans les délais. Une demande de preuve d'usage qui est incluse, par exemple, dans les arguments du défendeur n'est plus valable dans les procédures d'opposition et de radiation déposées après le 13 septembre 2022.

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