En dehors du Benelux

Votre client propose ou vend (également) ses produits ou services en dehors du Benelux ? Dans ce cas, une protection plus internationale de sa marque ou de son modèle est judicieuse. Diverses possibilités s'offrent à lui, chacune ayant ses avantages et ses inconvénients. 

Que souhaitez-vous protéger pour votre client en dehors du Benelux ?

Je veux protéger :

Un enregistrement auprès du BOIP confère une protection en Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg. Une protection en dehors du Benelux est également possible. Elle est même recommandée si votre client commercialise ou envisage de commercialiser ses produits ou services ailleurs dans le monde.  

Diverses possibilités s'offrent à votre client pour protéger sa marque : une marque nationale, une marque de l'UE (ou marque communautaire), ou encore une marque internationale. Chacune de ces solutions a ses avantages et ses inconvénients. Il importe de protéger la marque là où votre client l’utilise, et donc là où elle a besoin d’une protection. Protéger une marque sur un territoire trop vaste peut être source de conflits inutiles, tandis que l'absence d'usage peut entraîner une perte de droits. Ne protégez dès lors une marque que là où cela est nécessaire.

Marque nationale

Si votre client recherche une protection dans un ou plusieurs pays en dehors du Benelux, vous pouvez choisir d'effectuer des dépôts nationaux distincts dans ces pays. C'est possible auprès des offices nationaux compétents. Lorsque vous déposez une marque (par exemple au Benelux) et que vous déposez la même marque dans un autre pays dans les six mois suivant le premier dépôt, vous pouvez faire en sorte que le nouveau dépôt se voit attribuer la même date que celle du dépôt antérieur. Il vous suffit pour cela d'invoquer le droit de priorité.

Si votre client n'exerce son activité que dans un ou un petit groupe de pays en dehors du Benelux, la solution de dépots nationaux peut être intéressante. L’inconvénient d'une telle opération est toutefois qu'elle risque vite de devenir onéreuse, complexe et chronophage, surtout si vous recherchez une protection dans plusieurs pays. Car vous devez en principe déposer la marque dans chacun d'entre eux et payer ces dépôts séparément. En outre, la communication avec l’office national a normalement lieu dans la langue officielle de cet office et il est parfois obligatoire de désigner un représentant local ou d’avoir une adresse de correspondance dans le pays en question.

Heureusement, un nombre croissant de pays adhèrent à des traités internationaux qui facilitent l’obtention de la protection d’une marque. Si votre client opère ou envisage d'opérer dans un plus grand nombre de pays, une marque internationale ou une marque de l'UE peuvent être des options intéressantes.

Dans les pays qui ne sont parties à aucun traité international pertinent, un enregistrement national demeure la seule solution possible. 

Marque internationale

Vous pouvez faire enregistrer une marque, au moyen d'un dépôt unique, dans l'ensemble des États parties à l'Accord ou au Protocole de Madrid. Plus de 110 pays en Europe et ailleurs dans le monde (parmi lesquels des puissances économiques comme les États-Unis, la Chine, l'Inde et le Japon) sont parties à ce traité. Il est possible d'obtenir une protection dans tous ces pays ou dans seulement un certain nombre d'entre eux, et donc aussi dans l'ensemble de l'UE en une seule fois. 

Une marque internationale est enregistrée auprès de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), établie à Genève (Suisse). Tout enregistrement international doit s'appuyer sur un dépôt de base : il peut s'agir d'un dépôt national (y compris un dépôt Benelux puisqu'il y est assimilé) ou d'une marque de l'UE. C'est la raison pour laquelle la demande d'enregistrement doit s'effectuer par le biais de l'office d'origine. 

En savoir plus sur l'enregistrement international de marque

Invoquer un droit de priorité

Lorsque votre client dépose une marque (par exemple au Benelux) et qu'il dépose ensuite la même marque dans d'autres pays dans les six mois suivant le premier dépôt, vous pouvez invoquer un droit de priorité. Les dépôts ultérieurs (qu'il s'agisse d'une marque nationale, internationale ou d'une marque de l'UE) se verront alors attribuer la même date que celle du premier dépôt.

Le droit de priorité peut être invoqué dans tous les pays qui sont parties à la Convention de Paris ou membres de l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC). En pratique, ce sont presque tous les pays du monde.

Marque de l'UE

Une marque de l'UE confère une protection simultanée dans tous les États de l'Union européenne (au nombre de 28 actuellement). Le dépôt d'une marque en vue de son enregistrement en tant que marque de l'UE s'effectue auprès de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), établi à Alicante (Espagne).

L’avantage d’une marque de l'UE (aussi appelée marque communautaire) est qu’elle permet d’obtenir une protection sur un vaste territoire à prix (relativement) avantageux. Un dépôt de marque en ligne coûte 850 euros pour une classe ; le même dépôt en version papier 1.000 euros. 

Si un marché de près de 500 millions de consommateurs paraît alléchant, il peut aussi constituer un inconvénient. Les droits obtenus sont en effet généralement assortis d'obligations et celles-ci peuvent être lourdes du fait que les droits s'appliquent à un vaste territoire. Un enregistrement UE est régi par le principe du 'tout ou rien' et la protection d'un territoire sur lequel votre client n'est pas actif peut entraîner des risques. Non seulement lors de la phase de dépôt, mais aussi au moment où il s'agit de surveiller la marque et d'agir en cas de violation de droits. 

 En savoir plus sur l'enregistrement d'une marque de l'UE