Marque de l'UE

Une marque de l'UE confère une protection simultanée dans tous les États de l'Union européenne (au nombre de 28 actuellement). Le dépôt d'une marque en vue de son enregistrement en tant que marque de l'UE s'effectue auprès de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), établi à Alicante (Espagne).

L’avantage d’une marque de l'UE (aussi appelée marque communautaire) est qu’elle permet d’obtenir une protection sur un vaste territoire à prix (relativement) avantageux. Un dépôt de marque en ligne coûte 850 euros pour une classe ; le même dépôt en version papier 1.000 euros. 

Cet avantage peut aussi constituer un inconvénient. Les droits obtenus sont en effet généralement assortis d'obligations et celles-ci peuvent être lourdes du fait que les droits s'appliquent à un vaste territoire. Un enregistrement UE est régi par le principe du 'tout ou rien'. Il suffit qu'une opposition soit retenue dans un seul pays pour que la protection soit refusée dans tous les États membres de l'UE. 

Rechercher une protection dans un territoire de l'UE où votre client n'est pas directement actif constitue une prise de risques. Non seulement lors de la phase de dépôt, mais aussi – et même plus encore – dès lors qu'il faut surveiller la marque et agir en cas de violation de droits. 

Enregistrement

L'EUIPO est tenu d'apprécier la marque dans chacune des langues de l'UE. Si la marque s'avère descriptive dans une seule de ces langues, son enregistrement est refusé. Une marque de l'UE doit en effet avoir un caractère distinctif dans tous les pays de l'UE, comme l'a confirmé la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, affaire C-25/05). De plus, il suffit d'une objection dans un seul pays pour que l'enregistrement soit refusé pour toute l'UE (dans le cadre d'une procédure d'opposition) ou qu'il soit ultérieurement radié (dans le cadre d'une procédure en nullité). À lui seul, le pourcentage d’oppositions contre des marques de l'UE dépasse les 15%. Il convient donc de ne pas prendre à la légère le risque de voir l'enregistrement d'une marque être refusé ou de n'être accepté qu'au terme de longues et (souvent) coûteuses procédures. 

Certes, ce risque peut être quelque peu circonscrit par le fait qu'il est possible de transformer une marque communautaire en plusieurs dépôts nationaux distincts. Mais cette opération peut vite se révéler assez compliquée et onéreuse, surtout si elle concerne un nombre élevé de pays. Elle a en outre pour effet de morceler la protection obtenue, ce qui complique la gestion du portefeuille de marques et vous oblige à renouveler l'enregistrement dans chacun des pays séparément.

En incorporant une marque de l'UE dans un dépôt international, vous pouvez remédier à l'inconvénient que représente le principe du 'tout ou rien' d'un dépôt UE.

Conservation du droit

Lorsqu’une marque est enregistrée, elle doit être utilisée. Une marque qui n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans les cinq années suivant l’enregistrement peut être frappée de déchéance.

Dans l’affaire ONEL/OMEL (C-149/11), la Cour de justice de l'Union européen (CJUE) a constaté que, en raison du fait qu’une marque de l'UE jouit d’une protection territoriale plus étendue, il est justifié de s’attendre à ce qu’elle fasse l’objet d’un usage sur un territoire plus vaste que celui d'une marque nationale. La Cour a considéré que :

'Une marque communautaire fait l’objet d’un 'usage sérieux' au sens de l’article 15, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle et en vue de maintenir ou de créer des parts de marché dans l'Union européenne pour les produits ou les services désignés par ladite marque. Il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier si les conditions sont remplies dans l’affaire au principal, en tenant compte de l’ensemble des faits et des circonstances pertinents tels que, notamment, les caractéristiques du marché en cause, la nature des produits ou des services protégés par la marque, l’étendue territoriale et quantitative de l’usage ainsi que la fréquence et la régularité de ce dernier'.

Lorsque vous optez pour une marque de l'UE, la barre est donc clairement placée plus haut que pour une marque nationale en ce qui concerne la conservation du droit.


Défense du droit

Comme la conservation du droit, sa défense – et c’est en définitive la raison pour laquelle la protection conférée par la marque est recherchée – est plus malaisée sur un vaste territoire.

Si vous optez pour une protection de marque sur un territoire beaucoup plus vaste que celui où votre client exerce son activité, le risque de conflit est proportionnellement plus grand. Et ce risque est à double sens :

  • d’une part, s’il existe déjà en un lieu quelconque de l’UE une marque antérieure ou un nom commercial antérieur qui est identique ou ressemblant à la marque de votre client, les conséquences peuvent être fatales pour la marque de l'UE de votre client toute entière ; 
     
  • d’autre part, si une autre entreprise dans l’UE se met à utiliser ultérieurement une marque identique ou ressemblante, même si c’est sur un territoire où votre client n’a peut-être pas la moindre activité ou le moindre intérêt, vous avez tout intérêt à faire respecter la marque de l'UE. En effet, celui qui tolère l’usage d’une marque postérieure pendant plus de cinq ans ne peut plus s'opposer à cette marque si l’autre partie vient un jour empiéter le marché de votre client.

Tant la recherche d’antériorités que la surveillance de droits postérieurs et l’action à leur encontre revêtent donc une grande importance dans le cas d’une marque de l'UE et sont souvent onéreuses.


Conclusion à l'égard d'une marque de l'UE

Une marque de l'UE permet d’obtenir une protection dans l’ensemble de l’UE à un prix (relativement) avantageux. Il ne faut cependant pas sous-estimer le risque de ne pas obtenir finalement cette protection ou seulement au terme de procédures longues, complexes et souvent coûteuses. Une marque de l'UE peut en outre présenter des inconvénients en ce qui concerne la conservation et la défense du droit à la marque.

Si une marque est utilisée dans l’ensemble de l’UE ou dans une partie importante de celle-ci, la marque de l'UE peut être une option intéressante. Il existe cependant d’autres possibilités, comme par exemple une marque internationale ou une marque de l'UE incorporée dans un dépôt international. Ces solutions semblent offrir plus de choix et de sécurité, en particulier si votre client n'a pas d’activité dans (une  partie importante de) l’UE ou s'il est également actif en dehors de l’UE.

Pour en savoir plus sur une marque de l'UE, vous pouvez contacter notre Centre d'information ou l'EUIPO.

Veelgestelde vragen

Comment élargir le nombre de pays figurant dans mon enregistrement international de marque ?

Lorsque vous êtes titulaire d'un enregistrement international de marque et que vous souhaitez en élargir la portée à un plus grand nombre de pays, vous pouvez le faire au moyen d'une demande en extension territoriale. Le tarif d'une telle demande se compose d'un tarif de base et d'un tarif variable en fonction des pays que vous choisissez et de leur nombre. La demande doit être adressée directement à l'OMPI.

Comment modifier les données d'un enregistrement international de marque ?

Comme pour un enregistrement Benelux, vous avez la possibilité d'apporter des modifications à un enregistrement international de marque. Vous pouvez en règle générale effectuer ces modifications en ligne, directement auprès de l'OMPI.   

Il est cependant parfois nécessaire de passer par le BOIP. Il en va ainsi des radiations consécutives à une décision judiciaire ou des modifications (cessions, licences, gages et saisies) pouvant être sollicitées par une autre personne que le titulaire de la marque ou son mandataire. Dans ces cas exceptionnels, la demande doit être introduite auprès du BOIP. Vous devez alors remplir le formulaire ad hoc de l'OMPI et l'envoyer au BOIP (de préférence via notre formulaire de contact), accompagné des justificatifs requis et d'une référence expresse au fait que la modification n'a pas pu être introduite directement auprès de l'OMPI en raison de sa nature.

Comment renouveler un enregistrement international de marque ?

Comme un enregistrement Benelux, un enregistrement international de marque a une durée de validité de dix ans. À l'expiration de ce délai, l'enregistrement peut faire l'objet de renouvellements successifs et illimités pour de nouvelles périodes de dix ans. La demande de renouvellement doit être introduite directement auprès de l'OMPI.  

Ma marque de l'UE ou mon enregistrement international de marque seront-ils encore valables au Royaume-Uni après le Brexit ?

Les négociations sur le Brexit sont actuellement en cours. Des arrangements définitifs concernant les conséquences de celui-ci à l’égard des marques de l’UE et des dépôts et enregistrements internationaux désignant l’UE sont en phase d’élaboration. Dès que nous en saurons plus, nous ne manquerons pas de vous en informer sur notre site web. Lire les dernières nouvelles

Samedi 19 octobre 2019 de 17 h à 01 h : Maintenance 'i-DEPOT'.

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