Uniemerk

Een Uniemerk biedt in één keer bescherming voor alle (momenteel 28) landen van de Europese Unie. Uniemerken worden geregistreerd door het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) dat is gevestigd in Alicante (Spanje).

Voordeel van een Uniemerk is dat men voor (relatief) weinig geld bescherming kan krijgen in een groot gebied. De kosten bedragen 850 euro voor een online depot voor één klasse en 1.000 euro voor een papieren depot.

Dit  voordeel kan tegelijk ook een nadeel zijn. Rechten komen immers in de regel niet zonder verplichtingen en bij een territoriaal groot gebied (en dus uitgebreid recht) zijn ook de verplichtingen groter. Voor een Uniemerk geldt het principe 'alles of niets'. Een succesvol bezwaar in één land, is fataal voor de bescherming in alle andere EU-landen.

Het aanvragen van bescherming voor een EU-gebied waarin uw klant niet direct actief is, brengt dus extra risico’s met zich mee. Niet alleen in de registratiefase, maar ook - of juist - bij de instandhouding en handhaving van het recht.

Registratie

EUIPO moet een merk in alle EU-talen beoordelen. Als het merk bijvoorbeeld beschrijvend blijkt te zijn in één taal, wordt de inschrijving geweigerd. Een Uniemerk moet immers in alle EU-landen onderscheidend zijn, zoals door het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU, zaak C-25/05) is bevestigd. Verder kan een bezwaar vanuit één willekeurig EU-land tot gevolg hebben dat het gehele Uniemerk wordt geweigerd (in een oppositie) of later wordt doorgehaald (in een nietigheidsprocedure). Het percentage opposities tegen Uniemerken ligt boven de vijftien procent. Het risico dat het merk niet - of pas na langdurige, ingewikkelde en vaak dure procedures - wordt ingeschreven, mag u dus niet verwaarlozen.

Bedoeld risico kan enigszins worden verzacht door een Uniemerk in zo’n geval om te zetten (te converteren) in nationale depots. Dit is echter, zeker als het gaat om meer landen, al gauw ingewikkeld en duur. Bovendien versnippert de bescherming hierdoor over aparte depots in verschillende landen. Dit maakt het beheer van de merkenportefeuille lastiger en verlenging van alle afzonderlijke registraties (veel) duurder. Door een Uniemerk in te bouwen in een internationaal merk, kunt u deze nadelen ondervangen. 

Instandhouding

Wanneer een merk is ingeschreven, moet het worden gebruikt. Een merk dat binnen vijf jaar na registratie niet aantoonbaar is gebruikt, kan vervallen worden verklaard.

Het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU) heeft in de zaak ONEL / OMEL (C-149/11) bepaald dat, omdat een Uniemerk in territoriaal opzicht een ruimere bescherming geniet, redelijkerwijs kan worden verwacht dat het op een groter grondgebied wordt gebruikt dan een nationaal merk. Het Hof heeft hierbij overwogen:

“Van een Uniemerk wordt 'normaal gebruikgemaakt' in de zin van artikel 15, lid 1, van verordening nr. 207/2009 wanneer het wordt gebruikt overeenkomstig de wezenlijke functie ervan en teneinde in de Europese Unie marktaandelen te behouden of te verkrijgen voor de door dit merk aangeduide waren of diensten. Het staat aan de verwijzende rechter om te beoordelen of deze voorwaarden zijn vervuld in het hoofdgeding, gelet op alle relevante feiten en omstandigheden, zoals met name de kenmerken van de betrokken markt, de aard van de door het merk beschermde waren of diensten, de territoriale en kwantitatieve omvang van het gebruik alsook de frequentie en de regelmaat ervan.”

Wanneer u kiest voor een Uniemerk ligt de lat voor instandhoudend gebruik dus duidelijk hoger, dan wanneer u kiest voor een nationaal merk.


Handhaving (optreden tegen inbreuk)

Net als het instandhouden is ook het handhaven van een recht – de reden van merkbescherming – in een groot gebied lastiger.

Wanneer u kiest voor merkbescherming in een veel groter gebied dan waarin uw klant actief is, is de kans op conflicten ook groter. Dit geldt twee kanten op:

  1. Wanneer ergens in de EU al een ouder merk of een oudere handelsnaam bestaat, die gelijk is aan of overeenstemt met het merk van uw klant, kan dit fatale gevolgen hebben voor het gehele Uniemerk van uw klant;
  2. Wanneer later binnen de EU een ander bedrijf een gelijk of overeenstemmend merk voert - ook al is dit in een gebied waarin uw klant misschien niet actief is of geen belang heeft - doet u er verstandig aan om het Uniemerk te handhaven. Namelijk, wie een jonger merk langer dan vijf jaar gedoogt, kan hiertegen later - als de andere partij mogelijk in het vaarwater van uw klant terechtkomt - niet meer optreden.

Zowel het onderzoek naar oudere rechten als het monitoren van en optreden tegen jongere rechten, is dus in geval van een Uniemerk van groot belang en vaak een kostbare aangelegenheid.


Conclusie Uniemerk

Met een Uniemerk kan voor (relatief) weinig geld bescherming in de hele EU worden verkregen. Het risico dat die bescherming uiteindelijk niet of pas na langdurige, ingewikkelde en vaak dure procedures wordt verkregen, is echter niet te onderschatten. Verder kunnen er, wat betreft instandhouding én handhaving van het recht, nadelen kleven aan een Uniemerk.

Als een merk in de hele EU of een aanzienlijk deel ervan wordt gebruikt, kan het Uniemerk een aantrekkelijke optie zijn. Er zijn echter ook andere mogelijkheden, zoals een internationaal merk of een Uniemerk via een internationaal depot die - zeker wanneer uw klant niet in (een aanzienlijk deel van) de EU actief is, of juist ook buiten de EU actief is - meer mogelijkheden en zekerheid lijken te bieden.

Voor meer informatie kunt u terecht bij ons Informatiecentrum of bij EUIPO.

Veelgestelde vragen

Hoe kan ik de registergegevens voor een internationaal merk wijzigen?

Net als in het Benelux register kunt u ook in het internationale register wijzigingen aantekenen. Dit kan in bijna alle gevallen eenvoudig online rechtstreeks bij WIPO. 

In bepaalde gevallen is tussenkomst van BOIP echter vereist. Het gaat hierbij om gerechtelijke doorhalingen en om mutaties (overdrachten, licenties, pandrechten en beslagen) waarbij het verzoek door een ander dan de geregistreerde houder wordt ingediend. In deze uitzonderlijke gevallen moet het verzoek via BOIP worden ingediend. Hiervoor moet het betreffende formulier van WIPO worden ingevuld. Dit moet naar BOIP worden gezonden (bij voorkeur met het contactformulier) vergezeld van de nodige bewijsstukken en een nadrukkelijke vermelding dat de mutatie gezien zijn aard niet rechtstreeks bij WIPO kan worden ingediend.

Hoe kan ik een internationale inschrijving vernieuwen?

Net als een Benelux-inschrijving is een internationale inschrijving 10 jaar geldig. De inschrijving kan bij het verstrijken van de inschrijvingsduur steeds worden verlengd met een nieuwe periode van 10 jaar. De vernieuwing moet rechtstreeks bij WIPO worden ingediend.