Internationaal merk

Er is slechts één enkele aanvraag nodig om merkbescherming te krijgen in landen die lid zijn van de Overeenkomst of het Protocol van Madrid. Meer dan 110 landen binnen en buiten Europa zijn bij deze verdragen aangesloten. Hieronder vallen ook grote economieën zoals de VS, China, India en Japan. Het is mogelijk een aanvraag in te dienen waarmee in één keer gekozen wordt voor bescherming in alle aangesloten landen, of in één keer voor de hele Europese Unie. Men kan ook een aanvraag indienen waarmee alleen bescherming wordt aangevraagd in bepaalde - zakelijk relevante - landen. 

Registratie

Een internationaal merk wordt geregistreerd door de World Intellectual Property Organisation (WIPO) in Genève (Zwitserland). Een internationaal depot is altijd gebaseerd op een eerder basisdepot (bijvoorbeeld een Beneluxmerk of een Uniemerk). De aanvraag loopt daarom ook altijd via het bureau van oorsprong. In het geval van een Beneluxmerk is dit dus BOIP. Als u binnen zes maanden na het Beneluxdepot een internationaal depot doet, kunt u de prioriteit van het Beneluxdepot inroepen. Een internationaal depot dient u via de website van BOIP online in bij WIPO. BOIP controleert of uw depot in orde is en of het identiek is aan uw Benelux basisinschrijving. WIPO handelt de aanvraag vervolgens verder af.

Voordelen

Internationale merkregistratie heeft in principe twee belangrijke voordelen:

  1. Mogelijke bezwaarmaking tegen uw merk in een bepaald land (denk: weigering of oppositie) heeft alleen gevolgen voor de bescherming in dat land. Dit is met name een voordeel ten opzichte van het Uniemerk. Hiervoor geldt namelijk het principe 'alles of niets'; een weigering of oppositie in één EU-land heeft direct gevolgen voor de hele aanvraag. Dit vormt een belangrijk risico. Door een Uniemerk in te bouwen in een internationale registratie wordt dit risico beperkt;
  2. Flexibiliteit is een ander voordeel van een internationale merkregistratie. Als uw klant actief wordt in nieuwe markten, kunt u de bescherming verbreden door middel van een territoriale uitbreiding. De hele internationale bescherming blijft hiermee ondergebracht in één enkele registratie. Dit maakt het beheer overzichtelijk en op termijn ook goedkoper, omdat slechts één registratie hoeft te worden verlengd.

Uniemerk via internationaal depot

U kunt ook via een internationaal depot in één keer bescherming krijgen voor de hele EU.

Het depot gaat op dezelfde manier als een 'gewoon' internationaal depot. U doet eerst een Benelux-depot en vervolgens (binnen zes maanden met prioriteit) kunt u via BOIP een internationaal depot doen. Hierbij kunt u, door het betreffende hokje aan te kruisen, de EU kiezen en - voor klanten die ook actief zijn buiten Europa - de betreffende landen.

Een voordeel ten opzichte van een rechtstreeks depot van een Uniemerk, is dat bescherming voor alle landen - binnen en buiten de EU - in één depot is geregeld. Dit maakt het beheer van een merkenportefeuille makkelijker en is bovendien vaak voordeliger bij verlenging.

Een ander voordeel is dat hiermee de scherpe kantjes van het 'alles of niets' principe van het Uniemerk worden verzacht. Voor een 'gewoon' Uniemerk geldt immers dat een succesvol bezwaar uit één EU-land fataal is en leidt tot omzetting in allemaal afzonderlijke (en vaak dure) nationale depots. Wanneer het Uniemerk echter is ingebouwd in een internationale inschrijving, kan de omzetting voor de gewenste EU landen op een (veel) goedkopere en gemakkelijkere manier binnen die internationale inschrijving gebeuren.

Het is aan te bevelen om, bij het doen van een internationaal depot waarin u de EU aanwijst, aanvullend de voor uw klant belangrijkste EU landen afzonderlijk aan te wijzen. De instandhouding en de handhaving van een nationaal recht zijn immers makkelijker.

Kosten

De kosten van een internationale merkinschrijving zijn afhankelijk van een aantal factoren. Denk aan het aantal klassen, de landen die u aanduidt en of het merk in kleur is.

Hier vindt u een overzicht van de tarieven die worden toegepast bij de berekening van de kosten:

Download Internationale tarieven merkregistratie (PDF, 98 Kb)

Met de WIPO fee calculator kunt u de kosten berekenen.

Aangezien WIPO in Zwitserland verantwoordelijk is voor de internationale registraties worden de kosten weergegeven in Zwitserse francs.

Aangesloten landen

Een overzicht van de landen die lid zijn van de Overeenkomst of het Protocol van Madrid vindt u hier.

Definitieve regelingen voor wat betreft de Brexit met betrekking tot Uniemerken en de internationale aanvragen en registraties waarbij de EU is aangeduid worden nog uitgewerkt. Zodra hierover meer bekend is, zullen wij dit melden op onze website. Laatste stand van zaken

Aandachtspunten

Aandachtspunt bij een internationale registratie is dat deze de eerste vijf jaar afhankelijk is van de basisinschrijving. Komt de geldigheid van die basisinschrijving te vervallen, dan kan de internationale registratie in de meeste gevallen worden omgezet in nationale depots voor de betreffende landen.

Conclusie internationaal merk

Het grootste voordeel van een internationale merkregistratie is, dat op relatief goedkope en eenvoudige manier bescherming verkregen wordt in een groot aantal landen, zowel binnen als buiten de EU. Bovendien kunt u hiervoor gewoon bij BOIP terecht.

Voor meer informatie kunt u terecht bij ons Informatiecentrum of bij WIPO.

Veelgestelde vragen

Hoe kan ik de registergegevens voor een internationaal merk wijzigen?

Net als in het Benelux register kunt u ook in het internationale register wijzigingen aantekenen. Dit kan in bijna alle gevallen eenvoudig online rechtstreeks bij WIPO. 

In bepaalde gevallen is tussenkomst van BOIP echter vereist. Het gaat hierbij om gerechtelijke doorhalingen en om mutaties (overdrachten, licenties, pandrechten en beslagen) waarbij het verzoek door een ander dan de geregistreerde houder wordt ingediend. In deze uitzonderlijke gevallen moet het verzoek via BOIP worden ingediend. Hiervoor moet het betreffende formulier van WIPO worden ingevuld. Dit moet naar BOIP worden gezonden (bij voorkeur met het contactformulier) vergezeld van de nodige bewijsstukken en een nadrukkelijke vermelding dat de mutatie gezien zijn aard niet rechtstreeks bij WIPO kan worden ingediend.

Hoe kan ik een internationale inschrijving vernieuwen?

Net als een Benelux-inschrijving is een internationale inschrijving 10 jaar geldig. De inschrijving kan bij het verstrijken van de inschrijvingsduur steeds worden verlengd met een nieuwe periode van 10 jaar. De vernieuwing moet rechtstreeks bij WIPO worden ingediend.