Arrêt rendu le trente et un janvier deux mille un par la Cour d'appel de Luxembourg; quatrième chambre, siégeant conformément à l'article 6ter de la loi uniforme Benelux sur les marques du 19 mars 1962 telle que modifiée par les Protocoles des 10 novembre 1983 et 2 décembre 1992.
Numéro 23381 du rôle
La Cour d'appel de Luxembourg, quatrième chambre, a rendu l'arrêt suivant :
A la requête de :
la société anonyme BANQUE DE LUXEMBOURG S.A.,
établie et ayant son siège social à Luxembourg, 14, boulevard Royal, immatriculée auprès du Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le no B 5310, représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions,
demanderesse aux termes d'une requête en application de l'article 6ter de la loi Uniforme Benelux sur les marques du 7 mai 1999,
comparant par Maître Pit RECKINGER, avocat à Luxembourg ;
contre
le BUREAU BENELUX DES MARQUES,
établi à Bordewijklaan, 15, NL- 2591 XR La Haye, représenté par son directeur actuellement en fonctions,
défendeur aux fins de la prédite requête,
comparant par Maître Nicolas DECKER, avocat à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL
Procédure :
En date du 10 avril 1998 la BANQUE DE LUXEMBOURG S.A. a déposé- auprès du BUREAU BENELUX DES MARQUES la marque "Fund-Market" pour des services de la classe 36, distribution de parts d'investissement, conseil en investissement.
Par lettre du 23 juillet 1998 le BUREAU BENELUX DES MARQUES a notifié au mandataire de la BANQUE DE LUXEMBOURG S.A. le refus provisoire de l'enregistrement pour les motifs suivants :
« le signe «Fund-Market», composé de la dénomination très usuelle dans le domaine financier «Fund» (anglais pour fonds) et du nom générique «Market» (anglais pour marché) est purement descriptif pour des services mentionnés en classe 36 pour autant qu'ils aient trait au marché financier des fonds. Le signe est dès lors dépourvu de tout pouvoir distinctif visé à l'article 6bis, 1er sous (a) de la loi uniforme Benelux sur les marques, (voir annexe) ; »
Par lettre du 19 août 1998 le mandataire de la BANQU DE LUXEMBOURG S.A. a signifié au BUREAU BENELUX DES MARQUES qu'elle entend « radier les services distribution de parts de fonds d'investissement et enregistrer la marque pour la classe 36 : conseils en investissement. »
Par lettre du 3 septembre 1998 le BUREAU BENELUX DES MARQUES a indiqué au mandataire de la BANQUE DE LUXEMBOURG S.A. qu'il maintient sa décision de refus provisoire. Il confirme sa position que le signe est exclusivement descriptif pour toute opération ayant trait aux marchés financiers en disant :
- « que pour tout conseil en investissement, relatif à un quelconque marché financier, le signe est dépourvu de tout pouvoir distinctif … le signe est composé en effet de deux termes d'usage courant, qui servent ou peuvent servir, dans la branche considérée, à désigner la destination ou la nature du service proposé au public. »
Il ajoute
- « que l'anglais est devenu plus ou moins une langue véhiculaire dans le domaine des opérations financières et que dès lors le public ne pourra plus appréhender le signe comme la marque distinguant les services de la Banque de ceux d'autres établissements exerçant également des activités sur les mêmes marchés,
- qu'accorder un droit exclusif à la Banque sur une dénomination aussi usuelle, reviendrait à lui accorder un avantage concurrentiel considérable et injustifié,
- que la dénomination relève du domaine public et ne peut faire l'objet d'une exclusivité quelconque. »
La BANQUE DE LUXEMBOURG S.A. a une nouvelle fois fait opposition à cette confirmation du refus provisoire auprès du BUREAU BENELUX DES MARQUES par lettre du 22 janvier 1999. Le BUREAU BENELUX DES MARQUES n'y a pas vu motif à revoir la décision de refus provisoire et en a informé la BANQUE DE LUXEMBOURG S.A. par lettre du10 février 1999. Par lettre du 8 mars 1999, le BUREAU BENELUX DES MARQUES a notifié le refus définitif de l'enregistrement.
La BANQUE DE LUXEMBOURG S.A. a déposé en date du 7 mai 1999 un recours contre cette décision conformément à ce qui est prévu à l'article 6ter de la loi uniforme Benelux.
Ce recours est recevable pour avoir été fait dans les formes et délai prévus à l'article 6ter de la loi uniforme Benelux telle que modifiée.
Les deux parties ont versé des mémoires écrits et développé leurs conclusions en audience publique.
Au fond :
La BANQUE DE LUXEMBOURG S.A. (ci-après Banque) fait grief au BUREAU BENELUX DES MARQUES (ci-après BBM) de ne pas avoir procédé à l'examen du signe Fund-Market dans son ensemble et d'avoir dit que la marque Fund-Market manque de caractère distinctif.
Elle conclut à voir ordonner par la Cour l'enregistrement du dépôt de la marque « Fund-Market » auprès du BUREAU BENELUX DES MARQUES conformément à sa demande enregistrée sous le n° 915038.
Moyens :
I) Le BBM n'a pas procédé à l'examen du signe « Fund-Market » dans son ensemble :
La Banque affirme que l'examen des trois lettres envoyées par BBM à son mandataire dans lesquelles il a développé son argumentation du refus d'enregistrer la marque « Fund-Market », fait apparaître que BBM ne s'est toujours limité qu'à l'examen des composantes du signe «Fund» et «Market», par opposition au signe composé.
Le fait qu'une marque soit constituée de deux termes usuels ou banals ne l'empêcherait pas pour autant d'avoir un caractère distinctif si l'on considère la combinaison des deux termes en son ensemble.
La caractère distinctif de la marque verbale « Fund-Market » résulterait précisément de l'assemblage original de ses deux composantes qui consiste dans le fait de faire précéder le terme « Market » du terme « Fund ».
Le BBM conteste avoir procédé à un examen purement analytique de la marque déposée. Il affirme que pour l'évaluation de l'impression globale de la marque, il était obligé d'analyser les divers éléments du signe ce d'autant plus que le signe déposé le fut en deux mots séparés par un trait d'union.
En précisant la signification des mots « Fund » et « Market », il n'aurait pas disséqué le signe litigieux, il l'aurait examiné dans son ensemble.
Force est de constater que le signe « Fund-Market » est composé de deux mots dont l'ensemble est envisagé pour constituer une marque composée. Comme telle la marque doit être considérée à partir de l'impression globale qu'elle procure. Il est cependant admis que pour l'évaluation de cette impression globale, les divers éléments constituant la marque peuvent être analysés (arrêt 3e chb. de recours de l'OHMI du 22.9.1998 aff. Netmeeting).
L'analyse des différentes composantes du signe « Fund-Market » par le BUREAU BENELUX DES MARQUES n'est dès lors pas critiquable et n'exclut pas qu'il a considéré la marque dans son ensemble.
II) Caractère distinctif du signe « Fund-Market »
Le BBM a retenu que le signe Fund-Market est exclusivement descriptif pour toutes activités ayant trait aux marchés financiers y compris l'activité de conseil en investissement.
La Banque fait plaider
- que la marque descriptive est celle que l'article 6quinquies, B, 2° de la Convention de Paris définit comme « marque (...) composée exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, le lieu d'origine des produits ou l'époque de production »
et
- que la Cour de Justice Benelux distingue de ces marques descriptives qui se bornent à décrire les qualités essentielles du produit ou du service et qui sont normalement refusées à l'enregistrement, celles qui sont simplement évocatrices d'une caractéristique essentielle du produit ou service sans pour autant le décrire de manière directe.
Elle se réfère aux arrêts de la Cour de Justice Benelux du 18 janvier 1980 dans l'affaire dite « Kinder » et à l'arrêt du 5 octobre 1982 dans l'affaire dite «Juicy Fruit» pour dire que « La marque Fund-Market, loin d'être purement descriptive, ne ferait qu'évoquer une caractéristique essentielle du service désigné par le signe dans la mesure où elle se réfère au fonctionnement du service en indiquant que Fund-Market se propose, de manière indépendante et dans le meilleur intérêt de ses clients, de faire le « marché des fonds » pour investir dans les fonds d'investissement qui lui paraissent être les plus adaptés.
Le BBM réplique que cette jurisprudence de la Cour de Justice Benelux, antérieure à l'entrée en vigueur du Protocole du 2 décembre 1992 qui a transposé en droit Benelux la directive CE du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres sur Ies marques, est actuellement en partie dépassée.
Si sous l'ancien régime seuls les signes indiquant les qualités nécessaires et essentielles étaient considérés comme descriptifs, ce ne serait plus le cas actuellement où les signes pouvant servir à désigner une caractéristique quelconque des produits ou services sont considérés comme descriptifs.
Il renvoie à l'article 3 paragraphe 1 de la directive et à l'article règlement CE n° 40/94 tel que modifié sur la marque communautaire.
La Banque fait plaider que le Bureau, bien que nanti en vertu de l'article 6bis de la loi Benelux sur les marques d'un pouvoir de refuser une marque pour manque de caractère distinctif, devra, s'il refuse une marque, le faire dans les limites tracées par la jurisprudence de la Cour de Justice Benelux.
Elle renvoie au commentaire commun des gouvernements précédant le protocole modificatif de la loi Benelux sur les marques aux termes duquel « la politique de contrôle du BBM devra être une politique de circonspection et de retenue, tenant compte de tous les intérêts de la vie économique et visant uniquement à faire régulariser ou refuser les dépôts manifestement inadmissibles, l'examen restera dans les limites tracées par la jurisprudence spécialement celle de la Cour Benelux. » pour conclure que tant que la Cour Benelux n'aura pas décidé que sa doctrine est devenue incompatible avec droit européen, le BBM devrait se tenir aux principes résultant des arrêts « Kinder » et « Juicy Fruit ».
Depuis la mise en vigueur du Protocole du 2 décembre 1992, la Cour Benelux s'est prononcée à de multiples reprises dans le sens que la loi uniforme Benelux doit s'interpréter à la lumière du texte et de la finalité de la directive (cf. arrêt Cour Benelux du 16.12.1998 aff. Dir. C/ Evora citée par BBM).
Dans un arrêt du 4 mai 1999 dans l'affaire dite « Chiemsee » la Cour de Justice des Communautés Européennes a retenu « que l'article 3, 1 sub c de la directive poursuit un but général lequel exige que les signes ou indications descriptives des catégories de produits ou services pour lesquelles l'enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous … cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque. »
Le fait que l'ajout à l'article 3, 1 sub c de la directive à savoir « les signes pouvant servir dans le commerce, pour désigner l'espèce … du produit ou de la prestation du service ou d'autres caractéristiques de ceux-ci » n'a pas été repris tel quel dans l'article 6bis, qui renvoie à l'article 6 quinquies B, sous 2, de la Convention de Paris, ne tire pas à conséquence en présence de l'évolution de la jurisprudence Benelux.
Peu importe donc que la Cour Benelux n'a depuis les deux arrêts cités pas encore eu à se prononcer expressément sur un signe à caractère évocateur. Le BBM doit pouvoir apprécier le caractère distinctif du signe déposé conformément à la loi uniforme Benelux revue à la lumière de l'article 3,1 sub c de la directive.
Le signe « Fund-Market » n'a d'ailleurs pas le caractère évocateur des marques « Kinder » et « Juicy Fruit » pour lesquelles un consommateur moyen doit faire un effort intellectuel pour transformer un message suggestif ou émotionnel en une évaluation rationnelle.
Comme selon l'article 3 sous 1.c. de la directive il suffit qu'une marque soit composée exclusivement d'un signe pouvant servir à désigner une caractéristique quelconque du produit ou service pour qu'elle soit dénuée de tout caractère distinctif, l'interprète doit avoir une approche plus exigeante en vue d'apprécier le pouvoir distinctif de la marque (Van Nispen cité dans Examen de Jurisprudence 92-98 Marques et signes distinctifs par Louis Van Bunnen RCJB p. 302 et 303).
La Banque insiste tout particulièrement dans un mémoire déposé le 15 décembre 1999, sur ce
- que « Fund-Market » est une marque composée protégeable dans son ensemble, indépendamment de son aspect figuratif; ce qui constituerait l'originalité et la nouveauté de cette marque c'est la combinaison des éléments ainsi que la forme caractéristique et distinctive donnée à cette combinaison;
- que l'expression « Fund-Market », même descriptive, ne serait ni nécessaire, ni générique pour désigner une activité de conseil en fonds d'investissement et de sélection et de gestion desdits fonds c.-à-d. qu'elle ne s'imposerait pas pour désigner ce service; Fund-Market ne ferait qu'évoquer ce service;
- qu'une marque descriptive, même si elle est faible, demeurerait une marque valide. Le pouvoir distinctif d'une marque s'apprécierait par rapport aux produits ou aux services concernés;
- la marque « Fund-Market » bénéficie de l' « inburgering » ; sa faiblesse originaire est compensée par la consécration par l'usage;
- que l'expression «Fund-Market » est empruntée à une langue étrangère au Benelux ce qui la rendrait distinctive;
- que la Banque serait discriminée vis-à-vis d'autres établissements dont le dépôt d'une marque descriptive a été acceptée par le BBM.
La Cour estime que le BBM a fait une exacte analyse des expressions «Fund» et «Market» en disant que ce sont des termes usuels respectivement génériques dans le domaine financier.
Le fait qu'une marque est constituée de deux termes usuels ou banals ne l'empêche pas, comme le souligne la Banque, d'avoir un caractère distinctif.
La combinaison de deux termes « Fund » et « Market » est, il est vrai, originale de par son agencement inhabituel.
Aux dires de la Banque, on obtiendrait par cette juxtaposition une marque qui, loin de décrire en quoi que ce soit l'activité d'un conseiller en investissement, pourrait se traduire librement par « marchés de fonds » ou « foire de fonds » et vu de l'angle du conseiller en investissement, le terme Fund-Market traduirait précisément ce caractère « extraordinaire » requis pour en faire un signe original.
Cette argumentation ne saurait être retenue.
La combinaison « Fund-Market » désigne une caractéristique du conseil en investissement, notamment celle de conseiller utilement le client, d'investir sur le marché de fonds, dans tel fonds plutôt que dans tel autre.
La filiale de la banque, dénommée elle-même Fund-Market, fait d'ailleurs une publicité intense de cette activité. Il résulte en effet des pièces versées en cause qu'elle insiste tout particulièrement sur l'activité de « son conseil spécial en investissement » sur un « marché de fonds » voire un « supermarché de fonds », ce conseil ne se limitant pas à proposer uniquement des produits de la BANQUE DE LUXEMBOURG S.A..
Il importe peu de savoir si la combinaison descriptive « Fund-Market » est nécessaire pour désigner ce service. A supposer même qu'on puisse admettre qu'elle est évocatrice plutôt que nécessaire pour décrire cette caractéristique du service, il reste que la marque est composée exclusivement de signes ou d'indications, même agencés d'une façon originale, pouvant servir dans le commerce, pour désigner une caractéristique du produit ou service pour laquelle la Banque entend l'enregistrer.
Le fait que l'expression « Fund-Market » est empruntée à une langue non usuelle dans les pays du Benelux ne la rend pas plus distinctive. L'anglais est d'un usage courant dans le milieu financier et le public consommateur qui s'adresse à un établissement financier pour prendre conseil ne se méprend pas non plus sur les mots Fund et Market qui se traduisent aisément par fonds, Fund, Marché et Markt.
L'argument de la Banque, que même descriptif le signe Fund-Market aurait acquis sa consécration par l'usage ou « inburgering », et que cette consécration lui aurait attribué la distinctivité nécessaire pour pouvoir être déposé comme marque n'est pas pertinent non plus.
Le BBM soulève en effet à bon droit que le signe Fund-Market n'avait aucune notoriété au moment du dépôt dé la marque ou pour le moins que la Banque reste en défaut d'apporter la preuve que le signe Fund-Market aurait acquis, au moment du dépôt, une consécration par un usage prolongé et intensif.
D'après les renseignements fournis en cause, la Banque a commencé à désigner son nouveau produit du terme Fund-Market en 1998 et a déposé sa marque la même année.
La Cour Benelux a d'ailleurs dans un arrêt récent du 26 mai 2000 dans l'affaire dite « Biomild » dit que « dans une procédure fondée sur l'article 6ter de la loi uniforme Benelux, le juge ne peut prendre en considération que l'usage qui a été fait du signe déposé jusqu'au moment de la demande d'enregistrement. »
L'argument de la Banque consistant à dire que par le refus de sa marque elle se voit discriminée par rapport à des marques également descriptives que le BBM a enregistrées, n'est pas pertinent non plus.
Les marques dont elle fait état ont été enregistrées avant l'entrée en vigueur du protocole du 2 décembre 1992 autorisant le BBM à refuser l'enregistrement de certaines marques.
A supposer même que le BBM ait enregistré depuis la mise en vigueur du Protocole de 1992 une marque composée de termes usuels, ceci ne saurait faire l'objet du débat. En effet, l'appréciation des critères de distinctivité de chaque cas d'espèce se fait d'après les particularités de l'espèce.
Dans son dernier mémoire notifié le 18 mai 2000 la Banque soulève la circonstance particulière que la marque en cause est également la dénomination sociale de l'usager.
Elle soutient que selon la Cour Benelux « le caractère distinctif exigé par l'article 1 er de la loi uniforme Benelux doit permettre d'identifier à suffisance comme provenant d'une entreprise déterminée le ou les produits ou services pour lesquels il doit servir de marque » (arrêt « Kinder » du 19.1.1981).
Cette identification avec une entreprise déterminée serait nécessairement réalisée lorsque la marque est constituée de la dénomination d'une société, ce qui se passe dans le cas présent où la dénomination « Fund-Market » coïncide avec la dénomination sociale et le nom commercial de la filiale de la Banque de Luxembourg.
Ce caractère descriptif ne lui enlèverait aucunement son pouvoir d'identification ni sa distinctivité puisque c'est la loi elle-même qui autoriserait les sociétés anonymes à se qualifier par la désignation de l'objet de son entreprise autrement dit à se servir d'une expression descriptive pourvu qu'elle ne soit ni nécessaire, ni générique (cf. art. 25 de la loi de 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée).
Cet argument est à écarter.
Le nom commercial peut, il est vrai, constituer une marque, mais à condition de remplir les conditions de validité d'une marque.
Si en l'espéce la dénomination sociale « Fund-Market » peut bénéficier de la protection telle que prévue à l'article 25 précité, il en est autrement de la marque « Fund-Market » qui elle ne bénéficie pas de protection parce qu'elle est purement descriptive.
Il résulte des développements qui précèdent que le BBM a à bon droit refusé l'enregistrement de la marque Fund-Market pour défaut de caractère distinctif.
Le BBM demande enfin à se voir allouer 100.000.- francs à titre d'indemnité de procédure.
Cette demande est à écarter, le BBM n'ayant pas établi pourquoi il serait inéquitable pour lui de supporter des frais de procès qui ne sont pas inclus dans la condamnation aux frais et dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d'Appel, quatrième chambre, siégeant conformément à l'article 6ter de la loi Benelux des Marques telle que modifiée par le Protocole du 12 décembre 1992, statuant contradictoirement,
reçoit le recours de la BANQUE DE LUXEMBOURG S.A.;
le dit non fondé;
dit que le BUREAU BENELUX DES MARQUES a refusé à juste titre l'enregistrement de Ia marque « Fund-Market » par décision du 8 mars 1999 déboute le BUREAU BENELUX DES MARQUES de sa demande basée sur l'article 240 du nouveau Code de procédure civile;
condamne la BANQUE DE LUXEMBOURG S.A. aux frais et dépens de l'instance et en ordonne la distraction au profit de Maître Nicolas DECKER qui affirme en avoir fait l'avance.
Ainsi prononcé en audience publique où étaient présents :
Andrée WANTZ, présidente de chambre;
Jean-Claude WIWINIUS, premier conseiller;
Annette GANTREL, conseillère;
Marcel SCHWARTZ, greffier.