No. de la requête: C.08.0411.N/1
Prononcé: 22 octobre 2009
Cour de cassation de Belgique
Arrêt N° C.08.0411.N
ORGANISATION BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE, dont le siège est à 2591 XR La Haye (Pays-Bas), Bordewijklaan 15,
demanderesse,
représentée par Me Ludovic De Gryse, avocat à la Cour de cassation, dont les bureaux sont à 1000 Bruxelles, Central Plaza, rue de Loxum 25, où il est fait élection de domicile,
contre
JANSSEN PHARMACEUTICA, société anonyme, dont le siège est à 2340 Beerse, Turnhoutseweg 30,
défenderesse.
1. PROCEDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi en cassation est dirigé contre un arrêt rendu le 22 avril 2008 par la cour d’appel de Bruxelles.
Le président Ivan Verougstraete a fait rapport.
L’avocat général Guy Dubrulle a conclu.
II. LE MOYEN DE CASSATION
La demanderesse présente un moyen dans sa requête.
Dispositions légales violées
- article 149 de la Constitution (coordonnée le 17 février 1994) ;
- les articles 6 E et 6bis.1.b et c. de la loi uniforme Benelux sur les marques (LBM), annexe à la Convention Benelux en matière de marques de produits du 19 mars 1962, approuvée par la loi du 30 juin 1962, telle que dernièrement modifiée et complétée par le Protocole du 11 décembre 2001, approuvé par la loi du 24 décembre 2002 ;
- les articles 2.8.2, 2.11.1, début et b et c, de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles), signée à La Haye le 25 février 2005, ratifiée par la loi du 22 mars 2006 portant approbation de la Convention Benelux (…), (Moniteur belge 26 avril 2006, p. 21866) ;
- l’article 3, paragraphe 1, b et c, de la première Directive (CE) n° 89/104 du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques ;
- les 10 (ex 5) et 249, paragraphe 3 (ex 189, paragraphe 3), du Traité du 25 mars 1957 instituant les Communautés européennes, approuvé par la loi du 2 décembre 1957, dans la version consolidée, établie par le Traité d’Amsterdam du 2 octobre 1997, approuvé par la loi du 10 août 1998, modifié par le Traité de Nice du 26 février 2001, approuvé par la loi du 7 juin 2002 ;
Décisions critiquées
1. L’arrêt attaqué :
- reçoit la demande et la déclare fondée ;
- annule la décision attaquée par laquelle l’OBPI décide de radier l’enregistrement de la marque déposée par la demanderesse ;
- ordonne à l’Organisation de maintenir le dépôt, enregistré sous le numéro 790475, de la marque « Summer Skin » pour les produits des classes 3 et 5 mentionnés dans le dépôt ;
- condamne (la demanderesse) au paiement à (la défenderesse) de 1.200,00 euros d’indemnité de procédure et de 186,00 euros de frais de procédure exposés par (la défenderesse) ;
2. Lors de l’appréciation du caractère distinctif ou du caractère descriptif invoqué de la marque verbale litigieuse, l’arrêt constate à plusieurs reprises que le syntagme Summer Skin est une indication du résultat de l’usage des produits offerts sous ce signe :
p. 10, n° 23 : « On peut affirmer de manière générale que dans la perception du consommateur visé dans le Benelux, la combinaison verbale ‘summer skin’ n’a pas de portée bassement commerciale, mais témoigne au contraire de fantaisie et évoque quelque peu une ambiance de bien-être. On peut encore la ressentir comme l’expression d’un résultat qui est obtenu si les produits présentés sous le signe sont utilisés. » (…) « Considéré dans son ensemble, le signe possède ainsi indéniablement un degré d’identification pour les produits pour lesquels il est déposé. »
p. 11 n° 26 et p. 12 alinéa 1er : « Dans le cas présent, il est clair que les deux termes dans la marque, pris isolément, appartiennent aux termes auxquels le consommateur concerné peut attribuer une signification claire dans son langage courant, même si ce sont des mots anglais.
Ils ont aussi un caractère descriptif étant qu’ils peuvent servir, dans le commerce, pour désigner la destination des produits. Ils peuvent indiquer qu’ils servent à la peau, d’une part, et qu’ils sont utilisés l’été ou en vue de l’été, d’autre part.
Les deux termes ont pourtant été réunis dans un contexte qui, dans l’ensemble, ne peut se réduire à leur seule combinaison. Il a déjà été constaté plus haut que la combinaison des deux termes n’a pas, en tant que telle, une signification déterminée, mais évoque au contraire un résultat désiré après l’usage des produits ou des circonstances agréables. »
3. L’arrêt (p. 12, n° 29) conclut : « On ne peut dès lors pas admettre que la présentation du signe dans son ensemble n’affecterait en rien le caractère exclusivement descriptif des signes verbaux pouvant servir à désigner une caractéristique et une destination des produits pour lesquels il est déposé. »
4. « Par conséquent, selon l’arrêt attaqué (p. 12 n° 30), aucun des motifs de refus absolus prévus à l’article 2.11.1. b » (défaut de caractère distinctif) « et c » (signes descriptifs) « CBPI ne s’oppose à l’enregistrement du signe ».
Griefs
1. Première branche
1.2. Pour l’application de ce motif de refus, il n’est pas requis que le signe concerné soit utilisé effectivement pour la description des produits ou services tels que ceux pour lesquels la demande est introduite ou des caractéristiques de ces produits ou services. Il suffit que ces signes et dénominations puissent servir à ces fins. L’enregistrement d’un signe verbal comme marque doit dès lors être refusé si, dans au moins une de ses significations potentielles, il peut désigner une caractéristique des produits ou services concernés. Un lien « indéniable » entre le signe (de marque) et la destination des produits ou services concernés n’est pas requis.
1.3. Une marque verbale qui est descriptive des caractéristiques de produits ou de services au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous c, de la directive européenne 89/104/CE du Conseil est, de ce fait, nécessairement dépourvue de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits ou services au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous b, de la directive.
Cette règle résulte de la jurisprudence interprétative (citée dans le développement du moyen de cassation) et a été invoquée par la demanderesse dans ses conclusions d’appel (« conclusions additionnelles et de synthèse ») (p. 8, n° 3.1).
1.4. En vertu des articles 10 (ex 5) et 249 (ex 189) du Traité CE (tel que modifié), le juge national est tenu d’interpréter le droit national – la CBPI – qu’il doit appliquer à la lumière du texte et de la finalité de ladite directive (CE) n° 89/104/CE, telle qu’interprétée par la Cour de justice des Communautés européennes.
1.5. Dans ses conclusions d’appel (conclusions additionnelles et de synthèse, p. 9 n° 4.2), la demanderesse a soutenu que « le syntagme Summer Skin se compose des deux mots banals « Summer » et « Skin » et qu’il (ce syntagme) « peut servir sans aucun doute à indiquer une qualité et/ou l’espèce ou la destination des produits pour lesquels l’enregistrement est demandé ».
La demanderesse a fait valoir de manière circonstanciée (conclusions d’appel, p. 11-12) qu’outre le caractère purement descriptif des mots « summer » et « skin », le syntagme « Summer Skin » doit être jugé « descriptif » parce que ce syntagme « peut indiquer que les produits en question se rapportent à la ‘peau estivale, notamment pour obtenir une peau bronzée’ (conclusions p. 11, paragraphe 10) et qu’il s’agit de la « description évidente ou de l’indication de la qualité ou de l’espèce des produits concernés, à savoir des produits que l’on utilise en été pour traiter la peau » (conclusions, p. 12, paragraphe 3) de sorte que « le public des consommateurs comprendra aisément la signification descriptive du signe ‘Summer Skin’ concernant les produits en cause comme étant des produits pour la peau en été ou encore peau estivale’ (conclusions d’appel p. 12, paragraphe 7).
La demanderesse s’est prévalue du fait que la firme Roc, « entité du groupe (…) auquel (la défenderesse) appartient déclare expressément dans sa publicité pour le produit Roc Hydra + Summer Skin que « le nom est déjà très éloquent et que l’utilisation du produit « Roc Summer Skin fera en sorte que vous pourrez garder votre beau teint bronzé toute l’année ».
1.6. L’arrêt ne donne aucune réponse au moyen invoqué ainsi (voyez n° 1.5 ci-dessus) de manière circonstanciée et précise tendant à démontrer que et pourquoi le syntagme ‘Summer Skin’, en tant qu’indication éventuelle d’une qualité, espèce ou destination des produits concernés, devait être considéré dès lors comme « descriptif » au sens des dispositions légales précitées.
A défaut de réponse à ce moyen, l’arrêt n’est pas régulièrement motivé et viole donc l’article 149 de la Constitution coordonnée qui oblige le juge à répondre aux moyens invoqués par les parties dans les conclusions.
2. Seconde branche
Violation des dispositions légales visées dans le moyen (à l’exception de l’article 149 de la Constitution)
2.1. Lors de l’appréciation de la légalité de « l’enregistrement » d’une marque déposée et de la « radiation » de celui-ci conformément aux articles 2.8.1. et 2.8.2. CBPI (anciennement article 6 E LBM), il convient de tenir compte notamment de l’article 2.11.1 CBPI, plus particulièrement sous b (caractère distinctif) et c (signes descriptifs) (anciennement article 6bis 1.b et c LBM).
2.2. Dès lors que l’arrêt a constaté expressément que le syntagme « summer skin » « peut être ressenti comme l’expression d’un résultat (« désiré ») qui est obtenu par l’usage des produits commercialisés sous ce signe (arrêt, p. 10 n° 23 ; p. 12 alinéa 1er), il ne pouvait, sans méconnaître les dispositions légales du droit des marques susmentionnées (n° 1.1), telles que celles-ci doivent être interprétées (voyez n° 1.2 ci-dessus), décider que ce signe « summer skin » ne « peut pas servir à désigner ‘l’espèce, la qualité, la destination’ ou une autre ‘caractéristique’ des produits concernés, c’est-à-dire qu’il n’est pas « descriptif » au sens de l’article 2.11.1 c CBPI (anciennement article 6bis 1.c LBM) et de l’article 3.1 c) de la directive 89/104/CE du Conseil.
2.3. Vu la constatation en fait susvisée, l’arrêt ne pouvait pas non plus décider légalement que le signe Summer Skin était « distinctif » au sens de l’article 2.11.1 b CBPI (anciennement 6bis 1. B LBM) et de l’article 3.1 b) de la directive mentionnée. L’arrêt attaqué a ainsi violé ces dispositions légales invoquées.
3. Troisième branche : violation de toutes les dispositions légales visées dans le moyen.
3.1. Une marque composée d’un vocable dont chaque élément est descriptif des caractéristiques des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé, est donc elle-même descriptive – au sens des articles 2.11.1.c CBPI (anciennement 6bis 1.c LBM) et 3.1 c) de la directive 89/104/CE du Conseil du 21 décembre 1988 – de ces caractéristiques, sauf s'il existe un écart perceptible entre le mot et la simple somme des éléments qui le composent. A cette fin, soit le mot doit créer une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, en sorte qu'il prime la somme desdits éléments, soit le mot doit être entré dans le langage courant et y avoir acquis une signification qui lui est propre, en sorte qu'il est désormais autonome par rapport aux éléments qui le composent. Dans ce dernier cas, il y a alors lieu de vérifier si le mot qui a acquis une signification propre n'est pas lui-même descriptif au sens de ces mêmes dispositions.
3.2. La demanderesse a invoqué expressément cette règle, qui a été formulée par la Cour de justice des Communautés européennes aux fins d’interprétation de l’article 3.1.c de la directive 89/104/CE du Conseil, dans ses conclusions d’appel (p. 7 n° 3.10 et p. 17).
3.3. La demanderesse a allégué dans ses conclusions d’appel que la défenderesse « (est restée) en défaut de démontrer qu’il (existait) un ‘écart perceptible’ – dans le sens déterminé par la Cour de justice CE – entre la marque Summer Skin et les deux éléments constitutifs « Summer » et « Skin ». « On ne saurait pas non plus prétendre que le signe litigieux posséderait une caractéristique additionnelle qui rendrait l’ensemble apte à distinguer les produits de la demanderesse des produits d’autres entreprises ».
« Le signe litigieux ‘Summer Skin’ est la simple somme de deux mots exclusivement descriptifs sans adjonction d’un élément quelconque de nature, par la forme ou la signification, à conférer à l’ensemble un caractère distinctif » (conclusions d’appel de la demanderesse, p. 17).
3.4. L’arrêt reconnaît, d’une part, (p. 11, n° 26), que les deux termes, chacun pris isolément, appartiennent aux termes auxquels le consommateur concerné peut attribuer une signification claire et qu’ils ont un caractère descriptif étant donné qu’ils peuvent servir, dans le commerce, pour désigner les produits selon leur destination. « En effet, ils peuvent indiquer que, d’une part, ils servent pour la peau et, d’autre part, sont destinés à être utilisés pendant ou en vue de l’été ».
D’autre part, l’arrêt décide toutefois (p. 12 haut de page) que « les deux termes sont rapprochés dans un lien qui, comme tout, ne peut pas être réduit à leur simple combinaison » et que le syntagme « summer skin » « n’a pas de portée bassement commerciale, mais témoigne au contraire de fantaisie et évoque quelque peu une ambiance de bien-être » (arrêt p. 10, n° 23 alinéa 1er).
3.5. L’arrêt ne répond donc pas au moyen susmentionné (3.2 et 3.3) motivé de manière circonstanciée selon lequel aucun « écart perceptible » n’est démontré entre les éléments constitutifs « descriptifs » et leur juxtaposition de sorte que la « combinaison » n’ajoute rien à la simple somme deux mots descriptifs et qu’une telle combinaison doit être jugée également comme étant « descriptive » au sens de l’article 2.11.1.c.
A défaut de réponse à ce moyen, l’arrêt n’est donc pas régulièrement motivé et viole l’article 149 de la Constitution coordonnée qui oblige le juge entre autres à répondre aux moyens invoqués régulièrement dans les conclusions des parties.
3.6. Les constatations que l’arrêt renferme ne permettent pas d’en conclure légalement qu’il y avait un « écart perceptible » entre les deux éléments jugés descriptifs par la juridiction d’appel et le mot constitué de ces deux éléments ni que cette combinaison « ajoute » quelque chose à la simple somme des deux mots descriptifs de sorte que l’arrêt ne pouvait pas, sans violer les dispositions légales visées dans le moyen (à l’exception de l’article 149 de la Constitution coordonnée), décider que le syntagme Summer Skin n’était pas descriptif mais au contraire distinctif au sens de ces dispositions légales et que la « radiation » de l’enregistrement, qui devait être apprécié dans le respect de l’article 2.11.1.b et c CBPI (anciennement 6bis.1.b et c LBM), était illégale ou nulle.
3.7. Dans la mesure où l’arrêt postule (p. 12 n° 37) que la « présentation jointe, qui ne correspond pas au mode habituel de désignation des produits (…) procure un élément additionnel » en sorte que la combinaison des éléments descriptifs ne serait pas elle-même descriptive, il viole également les dispositions et règles susmentionnées (n° 3.1 et 3.6).
La question n’est en effet pas de savoir si la « combinaison » d’éléments descriptifs « correspond ou non à un mode habituel de désignation des produits » ni si le « nouveau mot » produit une impression suffisamment éloignée de l’impression laissée par la simple réunion de ce qui est désigné par les éléments dont il est constitué, de sorte qu’il prime la somme des éléments ».
3.8. Les considérations de l’arrêt attaqué ne permettent pas à tout le moins à la Cour de cassation d’apprécier la légalité de la décision dès lors que l’arrêt n’indique pas ce qui constitue exactement, dans le syntagme critiqué Summer Skin, « l’écart perceptible » requis ou la nécessaire « adjonction » par rapport à la simple somme des deux éléments constitutifs « Summer » et « Skin ».
A défaut de ces éléments nécessaires, qui devraient permettre le contrôle de légalité, l’arrêt n’est pas régulièrement motivé, comme prescrit par l’article 149 de la Constitution coordonnée.
III. LA DECISION DE LA COUR
Appréciation
Seconde branche
1. En vertu de l’article 2.11.1.b et c de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (ci-après CBPI), l’Office refuse d’enregistrer une marque lorsqu’il considère que la marque est dépourvue de caractère distinctif ou que la marque est composée exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l'époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d'autres caractéristiques de ceux-ci.
2. Ces dispositions doivent être interprétées et appliquées conformément à l’article 3, 1 ; b) et c) de la Directive 89/104/CE du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des états membres sur les marques.
3. Les motifs de refus énumérés dans ces dispositions sont indépendants et exigent un examen séparé, mais il existe un chevauchement des champs d'application respectifs des motifs énumérés à l’article 2.11.1, b, c, et d.
Une marque verbale qui est descriptive des caractéristiques de produits et de services au sens de l’article 2.11.1.c CBPI est, de ce fait, nécessairement dépourvue de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits ou services au sens de l’article 2.11.1.b CBPI.
Cette règle est fixée dans les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes du 12 février 2004, affaire C-363/99, Koninklijke KPN Nederland NV c/ Bureau Benelux des Marques (points 67 et 85) et affaire C-265/00, Campina Melkunie BV c/ Bureau Benelux des Marques (point 18).
4. Pour refuser l’enregistrement en cas de défaut de caractère distinctif, il n’est pas nécessaire que les signes ou indications composant la marque soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou services. Il suffit que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins.
Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d'enregistrement si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés.
Cette règle est fixée dans les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes du 23 octobre 2003, affaire C-191/01 P, OHMI c/ Wm. Wrigley Jr. Cy. (point 32) et du 12 février 2004, affaire C-363/99, Koninklijke KPN Nederland NV c/ Bureau Benelux des Marques (points 67 et 85) et affaire C-265/00, Campina Melkunie BV c/ Bureau Benelux des Marques (point 38).
5. Les juges d’appel constatent que le syntagme Summer Skin peut être « ressenti comme l’expression d’un résultat » qui est obtenu par l’usage des produits présentés sous le signe et que la combinaison des deux termes ne confère pas, en tant que telle, une signification déterminée, mais évoque au contraire « un résultat désiré » après l’usage des produits.
Ils constatent ainsi que le syntagme Summer Skin désigne, en au moins une de ses significations potentielles, une caractéristique des produits ou services concernés.
6. Les juges d’appel ne pouvaient pas déduire de ces éléments, sans méconnaître les articles 2.11.1.b et c CBPI, « qu’aucun des motifs de refus absolus visés à l’article 2.11.1.b et c CBPI ne s’oppose à l’enregistrement du signe ».
La branche est fondée.
Dispositif
La Cour,
Casse l’arrêt attaqué.
Ordonne que mention sera faite du présent arrêt en marge de l’arrêt cassé.
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond.
Renvoie la cause devant la cour d’appel de Bruxelles, autrement composée.
Le présent arrêt a été rendu à Bruxelles par la Cour de cassation, première chambre, composée du président Ivan Verougstraete, en qualité de président, du président de section Robert Boes et des conseillers Beatrijs Deconinck, Alain Smetryns et Geert Jocqué, et prononcé à l’audience publique du 22 octobre 2009 par le président Ivan Verougstraete, en présence de l’avocat général Guy Dubrulle, avec l’assistance du greffier Johan Pafenols.
J. Pafenols
G. Jocqué
A. Smetryns
B. Deconinck
R. Boes
I. Verougstraete