Cour d’appel de Bruxelles
RG nº 2009/AR/2697
EN CAUSE DE : La société à responsabilité limitée
HEIN GERICKE DEUTSCHLAND GMBH
Partie appelante, ayant pour conseil Me M. SCHNEIDER
CONTRE : L’ORGANISATION BENELUX
DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE
Partie intimée, ayant pour conseils me L. DE GRYSE et
Me B. DAUWE
I. FAITS ET PROCEDURE
La procédure devant l’Office Benelux de la Propriété Intellectuelle (OBPI)
- Le 9 novembre 2007, la société HEIN GERICKE DEUTSCHLAND a sollicité l’enregistrement international de la marque verbale HIPROTEC pour les produits de la classe 9.
- L’OPBI a été amenée à se prononcer sur la protection de cette marque sur le territoire du Benelux.
- Le 22 janvier 2009, l’OBPI a notifié à l’organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) son refus provisoire de l’enregistrement au Benelux du signe « HIPROTEC » pour les produits concernés.
- Le 7 août 2009, l’OBPI a notifié sa décision de refus définitif basée sur les motifs repris dans le refus provisoire du 22 janvier 2009.
- Le 6 octobre 2009, la société va en appel contre le refus d’enregistrement de la marque « HIPROTEC ».
La procédure d’enregistrement dans les autres pays européens
Seul le Benelux a refusé l’enregistrement de la marque « HIPROTEC ».
Les autres pays comme l’Autriche, la France, l’Italie, la Grande-Bretagne ont tous accepté la marque.
Il s’agit de demandes d’enregistrement de marques identiques pour des produits identiques.
Une nouvelle demande, le 8 février 2010, d’enregistrement : HIPROTEC » a été acceptée par l’OHMI pour motifs absolus
La société HEIN GERICKE DEUTSCHLAND a déposé une demande d’enregistrement de marque communautaire pour le signe « HIPROTEC » auprès de l’Office pour l’Harmonisation dans le Marché Intérieur (OHMI). Cette demande vise des produits identiques en classe 9 (à savoir des protecteurs contre des chocs pour la protection des parties du corps ; les vêtements de sécurité en cuir, en nylon, en matières textiles).
L’OHMI a accepté cette demande de marque pour motifs absolus.
Il s’agit ici aussi d’une demande de marque pour un signe et des produits identiques.
II. Arguments de la société HEIN GERICKE DEUTSCHLAND
Le refus est basé sur l’article 2.11 b et c CBPI. Il faut examiner les deux motifs de refus séparément.
(1) Absence de caractère descriptif du signe « HIPROTEC »
L’OBPI doit procéder à l’appréciation du caractère descriptif de la marque considérée dans son ensemble.
Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié par rapport, d’une part, au produit pour lequel l’enregistrement est demandé et d’autre part par rapport à la perception du consommateur moyen des produits en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
S’agissant de vêtements contre les accidents, le public ciblé est le motard moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et diligent.
S’agissant d’une demande d’enregistrement pour le Benelux, ce consommateur moyen utilise une ou plusieurs langues parlées dans les trois pays concernés.
L’élément HI
Le terme « HI » n’a aucune signification en français, néerlandais, allemand.
La même chose est vraie en anglais.
« HI » n’a aucune signification directe.
En Anglais « HI » peut se référer à une multitude de concepts et de notions.
L’abréviation « HI » peut aussi avoir de nombreuses significations géographiques. Les exemples cités par l’OBPI tendant à prouver un usage régulier du mot « HI » relèvent tous du domaine de la technologie audiovisuelle. Un seul exemple isolé cité par la partie intimée concerne les planchers.
L’élément « PROTEC »
La partie appelante conteste le fait que le public pertinent au Benelux comprenne et utilise le terme « PROTEC » pour des vêtements contre les accidents et autres incidents.
Les mots usuels pour ces accessoires de moto sont en français « protection », en néerlandais « bescherming », en allemand « schutz » et en anglais « protector ». Il s’agit tout au plus d’une allusion à la racine du mot ou terme anglais « protector » ou au terme français « protection ».
Le terme « Protec » ne sert donc pas à désigner l’espèce, la qualité ou la destination du produit pour lequel l’appelante a demandé l’enregistrement de son signe.
La marque « HIPROTEC » considérée dans son ensemble
Le signe « HIPROTEC », pris dans son ensemble, ne décrit pas les caractéristiques des produits concernés. Il n’a pas, en relation directe avec les produits concernés, une signification propre. Il n’invoque pas immédiatement et concrètement les produits concernés.
Il s’agit d’un néologisme issu d’une combinaison inhabituelle d’ordre sémantique. Il n’est pas prouvé que la marque soit composée exclusivement de signe ou d’indication devenu usuel dans le langage courant.
Le pouvoir distinctif du signe «HIPROTEC »
Le pouvoir distinctif de la marque « HIPROTEC » concerne le pouvoir que revêt cette marque d’identifier des vêtements contre les accidents comme provenant de l’entreprise de la partie appelante et donc de distinguer ces produits de ceux d’autres entreprises.
C’est la fonction essentielle de la marque.
L’examen de ce pouvoir distinctif doit se faire à partir du signe tel qu’il a été déposé.
Il peut être recherché si le public visé peut, sur base de la marque et selon les expériences qu’il a eues avec les produits, établir ses choix soit pour réitérer l’achat, soit pour l’éviter.
En l’espèce, il s’agit de produits qui s’adressent au public spécialisé des motards. Le caractère distinctif du signe « HIPROTEC » doit être apprécié en fonction de l’impression d’ensemble concret que cette marque est susceptible de laisser dans la perception du public visé.
Le mot « HIPROTEC » n’existe pas en tant que tel dans une des langues du Benelux, ni en anglais qui aurait inspiré la marque.
Les termes « HI » et PROTEC » n’existent pas en tant que tels.
Le néologisme « HIPROTEC » pourra être perçu comme attirant l’attention sans que le public concerné fasse un lien avec des vêtements contre les accidents ou autres incidents.
Ce terme n’est pas couramment utilisé dans le Benelux pour désigner des vêtements contre des accidents ou autres incidents.
Le signe « HIPROTEC » n’est pas banal. Il ne présente pas de lien direct et concret avec les produits pour lesquels la société appelante l’utilise.
Le signe est apte à conférer un pouvoir distinctif et à remplir la fonction de marque.
Le refus d’enregistrement n’est pas fondé.
La marque « HIPROTEC » a déjà fait l’objet d’un enregistrement à titre de marque pour des produits identiques en Allemagne.
D’autres Etats européens ont accepté d’enregistrer la marque « HIPROTEC » pour les mêmes produits.
La partie intimée a utilisé des critères trop stricts pour refuser l’enregistrement de la marque.
L’OHMI a accepté la demande d’enregistrement de la marque « HIPROTEC » pour des produits identiques pour motifs absolus.
La partie appelante estime que les décisions de l’OHMI concernant une demande de marque identique pour des produits identiques lient l’OBPI.
L’arrêt de la CJUE du 12 février 2009, BILD DIGITAL GMBH & CO n’est pas applicable au cas d’espèce.
De nombreuses marques comportant les éléments « HI » et « PROTEC » font l’objet d’un enregistrement au Benelux ou au niveau communautaire.
La marque « HIPROTEC » a obtenu un caractère distinctif par l’usage.
Enfin, à titre subsidiaire, l’entreprise appelante suggère de poser une question préjudicielle.
III. Arguments de L’ORGANISATION BENELUX DE LA PROPRIETE INTELECTUELLE
Le contrôle de l’OBPI précédant l’enregistrement ne peut être ni marginal, ni minimal, il doit être strict, approfondi et complet.
Les différents motifs de refus d’enregistrement doivent être interprétés à la lumière de l’intérêt général.
Le motif de refus ne vise pas uniquement les marques « exclusivement descriptives ». Il n’est pas exigé que le consommateur établisse un lien direct et immédiat entre le signe et les produits ou services visés.
L’existence de l’éventuel caractère distinctif d’une marque doit être appréciée par rapport aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé et par rapport à la perception qu’en a le public pertinent.
Le public pertinent est constitué par le consommateur moyen des dits produits ou services.
Une marque verbale qui est descriptive des caractéristiques de produits ou de services est nécessairement dépourvue de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits ou services.
(1) CARACTERE DESCRIPTIF : Article 2.11, a1. 1.c de la CBPI
Le signe déposé se composant de deux éléments « HI » et « PROTEC », le caractère descriptif doit être examiné en fonction de la combinaison des deux éléments.
1° Le caractère descriptif des éléments composant le signe demandé à l’enregistrement « « HI » et « PROTEC ».
En l’espèce, les produits d’adressent à un public ciblé et spécialisé.
a. L’élément « HI »
Le terme « HI » se réfère au mot « HIGH ».
Le mot « HI » pour « HIGH » est connu de tous et très régulièrement utilisés dans le langage courant au sein du Benelux, en particulier, pour désigner des concepts innovants ou de nouvelles technologies.
La langue anglaise est comprise et parlée par un large public au Benelux. Le mot « HI » peut être utilisé pour désigner des produits de haute protection en cas d’accident des usagers faibles.
b. L’élément « PROTEC »
Le mot « PROTEC » est une abréviation du mot anglais « protector ».
Le mot protection en anglais est compris par le public pertinent. Il s’agit aussi d’une abréviation du mot français qui s’écrit de la même manière et qui a la même signification que le mot anglais. Les deux termes ont une origine latine commune. Il s’agit de l’abréviation du mot appartenant également à une langue parlée dans une grande partie du Benelux.
Le public pertinent comprend le mot « PROTEC » comme étant l’abréviation du vocable « protection ».
Le mot « PROTEC » est très souvent porté à la connaissance du public Benelux.
Le mot « PROTEC » peut donc servir à désigner l’espèce, la qualité et/ou la destination des produits pour lesquels la partie appelante a demandé l’enregistrement de son signe.
Il n’y a pas de doute quant au caractère descriptif de l’élément « PROTEC » pour les produits demandés à l’enregistrement.
2° Le caractère descriptif du signe « HIPROTEC » considéré dans son ensemble
L’expression « HIPROTEC » prise dans son ensemble est aussi descriptive des produits visés dans la demande d’enregistrement du signe.
a. La validité d’un signe s’apprécie de manière synthétique.
La combinaison de deux éléments descriptifs forme un ensemble qui est également descriptif sauf s’il existe un écart perceptible entre le mot et la simple somme des éléments descriptifs qui le composent.
Le caractère descriptif s’apprécie au regard du public pertinent et en fonction des produits pour lesquels l’enregistrement est demandé.
b. Les termes descriptifs « HI » et « PROTEC » ont été réunis en une expression courante, sans ajouter à la simple somme de ses composantes un quelconque élément qui donnerait à l’ensemble une tournure inhabituelle, notamment d’ordre syntaxique ou sémantique.
L’ensemble n’a aucune signification propre qui en ferait un signe autonome non descriptif.
c. L’utilisation actuelle que la société fait du signe « HIPROTEC » est révélatrice du caractère descriptif des produits visés dans la demande d’enregistrement. La société utilise ce signe pour désigner des dispositifs et vêtements de protection pour les motards en vue de limiter les lésions corporelles causées par d’éventuels accidents.
d. Le fait que la demande d’enregistrement contienne deux fois le terme protection est révélateur.
La perception du signe par le public concerné doit aussi être prospective. Un lien de destination incontestable ne doit pas être prouvé.
(2) Absence de pouvoir distinctif : article 2.11, a1.1. b de la CBPI
Etant donné que la combinaison « HIPROTEC » est composée exclusivement de signes qui peuvent désigner dans le commerce l’espèce, la qualité et la destination des produits pour lesquels l’enregistrement est demandé, le signe est aussi dépourvu de tout caractère distinctif pour ces mêmes produits.
Si on examine le refus d’enregistrement du signe basé sur l’article 2.11 par. 1b de la CBPI indépendamment de l’article 2.11 par.1 c, le HIPROTEC est aussi dépourvu de caractère distinctif.
Il s’agit d’un signe descriptif des produits demandés à l’enregistrement. Il décrit l’espèce, la qualité et/ou la destination des produits mentionnés en classe 9.
Le signe litigieux ne dispose pas d’un caractère inhabituel qui permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises.
(3) Les réponses de l’OBPI aux invoqués par la partie appelante
1° Les deux majuscules de Hi en PROTEC et l’absence d’espace entre ces deux mots ne permettent pas au signe, dans son ensemble, d’acquérir un pouvoir distinctif.
La marque verbale HIPROTEC est composée de deux majuscules. Une majuscule n’est pas un élément d’ordre créatif susceptible de permettre au mot créé de primer la somme des éléments qui la composent.
2° Les critères à prendre en considération pour examiner le caractère descriptif d’une marque
L’appelante se réfère à des critères utilisés dans des arrêts du Tribunal de Première Instance des Communautés européennes ainsi qu’à l’arrêt BABY-DRY pour affirmer que l’application de l’OBPI concernant l’application de l’article 2.11 par. 1 c de la CBPI serait inexacte.
Les critères proposés dans l’arrêt BABY-DRY de la Cour de Justice n’ont pas été repris dans la jurisprudence ultérieure de la Cour de justice (ex. arrêts DOUBLEMINT, POSTKANTOOR, BIOMILD) ;
Certains arrêts du Tribunal de Première Instance des Communautés européennes énoncent des conditions relatives au refus d’enregistrement d’une marque descriptive qui ne sont repris ni dans la CBPI, ni dans les réglementations européennes.
3° Le prétendu caractère distinctif du signe dans son ensemble, qui constitue une combinaison inhabituelle
HIPROTEC n’est pas une combinaison inhabituelle.
Elle est descriptive des produits demandés à l’enregistrement.
4° HIPROTEC n’est pas une appellation qui désigne ou pourrait désigner les produits concernés
Le refus d’enregistrement n’est pas basé sur l’article 2.11 par. d CBPI.
La question de savoir si le vocable HIPROTEC constitue ou non une indication devenue usuelle dans le langage courant est étrangère au présent litige.
5° L’enregistrement du signe « HIPROTEC » par d’autres autorités compétentes au sein de l’Union européenne.
L’enregistrement du signe litigieux dans d’autres pays ne peut être invoqué par la partie appelante pour forcer l’OBPI à procéder à l’enregistrement du signe litigieux.
6° La demande d’enregistrement du signe HIPTROTEC à l’OHMI.
Les produits des deux demandes d’enregistrement (Benelux et OHMI) ne sont pas identiques.
Les motifs de refus d’enregistrement d’un signe pour motifs absolus sont appréciés souverainement par les autorités compétentes.
La thèse soutenue par la partie appelante est dépourvue de base légale.
La Cour de Justice a déjà jugé que l’autorité compétente d’un Etat membre n’est pas liée, ni par une décision relative à une marque identique pour des produits ou services identiques prise par l’autorité compétente d’un autre Etat membre (voir C.J.U.E 12 février 2009, C-39/08 et C-43/08, BILD DIGITAL, points 14 et 15), ni par une décision que l’autorité compétente du même Etat membre aurait prise antérieurement (voir C.J.U.E, 12 février 2009, C-39/08 et C-43/08, points 16 et 17).
La question préjudicielle formulée par la partie appelante est sans objet.
7° L’enregistrement de signes contenant le mot « HI » et « PROTEC »
Il appartient à l’OBPI d’apprécier le dépôt litigieux suivant ses mérites propres. (C.J.U.E, 12 janvier 2006, C-173/04, point 49).
La longue liste de marques reprise en page 12 et 13 des conclusions de la partie appelante est dénuée de pertinence.
8° La consécration par l’usage
a. La partie appelante se réfère à l’inburgering du singe « HIPROTEC » mais oublie de se référer aux conditions à remplir (voir l’arrêt CHIEMSEE du 4 mai 1999 point 25).
b. Il ne suffit pas pour la partie appelante de prétendre qu’elle fait usage de ce signe depuis plusieurs années, de produire quelques factures.
Les documents communiqués par le déposant sont insuffisants.
c. La vente en ligne ne s’adresse pas au public Benelux.
Le catalogue mis en ligne est exclusivement en allemand. Le site n’est pas consultable en français.
La seule existence de magasins ne prouve pas que le signe litigieux a été utilisé dans ceux-ci.
Les factures sont postérieures à la demande d’enregistrement du signe « HIPROTEC ».
Avant le 9 novembre 2007, les factures prouvent la vente de 89 pièces portant le signe « HIPROTEC ».
d. La recherche GOOGLE en Belgique du terme « HIPTROTEC ». Elle ne démontre aucun indice d’inburgering. Toutes les références sont relatives à des sites Internet de (re)vente entre particuliers des produits de ce nom.
Les résultats du moteur de recherche GOOGLE ne sont pas pertinents. Ils ne prouvent pas que le signe litigieux a acquis un pouvoir distinctif avant le dépôt de la demande d’enregistrement.
C’est donc à juste titre que l’OBPI a refusé l’enregistrement du signe « HIPROTEC » pour les produits de la classe 9.
AVIS
1. Préambule
La marque est un signe par lequel un fabricant ou un commerçant désigne ses produits ou services. Par exemple « BASE » pour un service de télécommunication mobile ; MARCOLINI pour du chocolat.
Les marques confèrent un droit exclusif à leur titulaire.
La marque est donc un signe distinctif de produits ou de services sur lequel le titulaire dispose d’un droit exclusif.
La marque permet à la « société » de désigner ses produits ou services pour les distinguer de ceux de ses concurrents.
De même, si le public concerné perçoit le signe comme un élément non autonome d’un ensemble.
De quel public s’agit-il ? Il s’agit du public pertinent. Il ne s’agit pas du public en général mais du public en contact avec le produit ou le service. Autrement dit, les consommateurs ou utilisateurs des produits ou services normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés.
Une marque dépourvue de pouvoir distinctif à l’origine ne peut acquérir celui-ci par l’usage. C’est ce que l’on nomme la consécration du pouvoir distinctif par l’usage (INBURGERING).
Les éléments à prendre en compte sont, la part de marché déterminé par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée d’usage de cette marque, l’importance des investissements faits par l’entreprise pour la promouvoir.
2. IN CASU
Le caractère distinctif du signe querellé doit être apprécié en fonction de l’impression d’ensemble concrète que cette marque est susceptible de laisser dans la perception du public pertinent.
Pareille approche n’empêche nullement que dans un premier temps les éléments composant la marque soient successivement pris en compte (CJUE, arrêt du 30 juin 2005, Affaire EUROCERMEX, c-286/04, points 22 et 23 ; CJUE, arrêt du 25 octobre 2007, Affaire DEVELEY, point 82).
S’agissant d’une marque formée par plusieurs mots pouvant être considérés comme descriptifs, l’examen du caractère descriptif ne peut se limiter à celui des COMPOSANTES de la marque doit porter sur l’ensemble (CJUE, arrêt du 19 avril 2007, affaire CELLTECH, c-273,05, points 77, 78 et 79).
Le signe HIPROTEC est composé de deux éléments HI et PROTEC.
L’élément « HI »
Il est indiscutable que l’élément HI se réfère au mot HIGH. Il est une abréviation de HIGH INTENSITY, un diminutif de high.
Même s’il n’existe pas dans la langue française, il est utilisé par le public pour viser les nouvelles technologies mais aussi les concepts novateurs.
La connaissance de la langue anglaise a atteint un niveau de compréhension relativement développé dans le chef du consommateur moyen et plus que moyen dans le chef du public spécifique pertinent.
Le mot « HI » peut être utilisé pour désigner des produits de haute protection en cas d’accident des usagers faibles. Ce produit concerne ainsi un public plus restreint à savoir les pompiers, les policiers.
L’élément « PROTECT »
Il s’agit d’une abréviation du mot anglais « protection ».
Le public pertinent comprend aisément ce mot anglais.
Il s’agit également d’une abréviation du mot français « protection ». L’origine étymologique est la même.
Le mot « PROTEC », pour le public pertinent, représente incontestablement une abréviation du mot protection.
Le mot « PROTEC » se rapporte le plus souvent au terme protection.
Autrement dit, le terme « PROTEC » peut être utilisé pour désigner l’espèce, la qualité voire la destination des produits pour lesquels la société HEIN GERICKE DEUTSCHLAND a demandé l’enregistrement du signe.
Le caractère descriptif du terme « PROTEC » pour les produits demandés à l’enregistrement est présent en l’espèce.
Le signe « HIPROTEC » dans son ensemble
Y-a-t-il un écart perceptible entre le mot « HIPROTEC » et la simple somme des éléments descriptifs qui le composent ?
L’appréciation globale du signe, pris dans son ensemble, n’est pas différente de celle des deux mots pris individuellement.
En termes de pouvoir distinctif déduit de l’impression globale que peut laisser le signe « HIPROTEC », il n’y a aucun écart perceptible entre les deux mots et leur somme, qui résulte de l’accolement pur et simple des mots.
Le caractère descriptif constaté, précédemment pour les deux mots, vaut aussi pour le signe dans son ensemble.
L’OBPI, en refusant l’enregistrement du signe « HIPROTEC » pour le motif qu’il peut servir à désigner une caractéristique des produits visés, a fait une correcte application de l’article 2.11, paragraphe 1er , c de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle.
Le refus sur base de l’article 2.11, paragraphe 1 b de la CBPI est également justifié. Le mot « HIPROTEC » n’est nullement inhabituel permettant d’identifier le produit comme provenant d’une entreprise particulière et donc de distinguer le produit de celui d’autres entreprises.
En ce qui concerne le fait que le signe « HIPROTEC » a été enregistré par d’autres autorités nationales compétentes au sein de l’Union européenne, il y a lieu de mettre en exergue la liberté d’appréciation de l’autorité compétente en matière d’enregistrement des marques (voir C.J.U.E du 12 février 2004, POSTKANTOOR, c-363/99, point 43).
Le même raisonnement peut être adopté à propos de la demande de dépôt communautaire du signe HIPROTEC le 8 février 2010 à l’OHMI (C.J.U.E, ordonnance du 12 février 2009, BILD DIGITAL, points 13 et 17).
La demanderesse estime que le signe « HIPROTEC » a acquis un caractère distinctif en raison de son usage et que de ce fait l’enregistrement s’impose.
Il ressort des pièces produites par la demanderesse, que le dit signe est effectivement utilisé, néanmoins la demanderesse ne prouve pas un usage de durée telle sur le territoire du Benelux (ex.les factures prouvent la vente de 89 pièces portant le signe avant le 9 novembre 2007), que le public pertinent l’aurait perçu comme signe identifiant les produits visés par la demande provenant de son entreprise.
Conclusion : La demande doit être rejetée.
L’OBPI a refusé, à juste titre, l’enregistrement du signe « HIPROTEC » pour les produits de la classe 9.
Bruxelles, le 27 avril 2010
G. COLOT
Substitut général