Entamer une procédure de radiation

La radiation d’une marque enregistrée peut être demandée par tout intéressé dans les cas suivants :

  1. il est question d’une marque frappée de nullité pour motifs absolus.
  2. la marque n’a pas fait l’objet d’un usage normal alors qu’elle est inscrite au Registre des marques depuis plus de cinq ans. On estime qu’il est fait un usage normal de la marque lorsque celle-ci est utilisée au Benelux et que cet usage n’a pas une portée purement symbolique visant à conserver le droit à la marque.

Le titulaire d’une marque antérieure peut demander la radiation d’une marque postérieure dans le cas suivants :

  1. s’il est question d'une marque identique déposée pour des produits ou services identiques ; 
  2. s’il est question d'une marque identique ou ressemblante déposée pour des produits ou services identiques ou similaires, dans le cas où il existe un risque de confusion dans l'esprit du public du fait de l’association possible avec la marque antérieure ; 
  3. s’il est question d’une marque identique ou ressemblante déposée pour des produits ou services différents, et que la marque postérieure – de par son usage – tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou porterait préjudice au caractère distinctif de cette dernière ;
  4. si une marque postérieure est susceptible de créer une confusion avec une marque notoire au sens de l'article 6bis de la Convention de Paris.

Le titulaire d’une marque antérieure peut introduire une demande en radiation d’une marque postérieure enregistrée si celle-ci a été déposée par un agent ou un représentant du titulaire en son nom propre, sans l’autorisation du titulaire, à moins que cet agent ou ce représentant ne justifie sa démarche.

Une demande en radiation peut également être introduite par des titulaires de marques en application de la législation européenne ou du droit interne d’un des pays du Benelux qui prévoient la protection des appellations d’origine et des indications géographiques, lorsque et dans la mesure où :

  1. une demande d’appellation d’origine ou d’indication géographique avait déjà été introduite conformément au droit européen ou au droit interne d’un des pays du Benelux avant la date de la demande d’enregistrement de la marque ou avant la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande, sous réserve d’un dépôt ultérieur.
  2. cette appellation d’origine ou cette indication géographique confère à la personne autorisée en vertu du droit applicable à exercer les droits qui en découlent, le droit d’interdire l’utilisation d’une marque postérieure.

Une demande en radiation peut enfin également être introduite si la demande d’enregistrement a été faite de mauvaise foi.

Exigences minimales

Toute demande en radiation doit satisfaire à des exigences minimales. Si elle ne satisfait pas à celles-ci, elle est irrecevable et ne peut pas être instruite.

Quelles sont les exigences minimales ?

Tout d’abord, les taxes doivent avoir été payées.

De plus, il convient de mentionner clairement dans la demande en radiation :

1. qui est le demandeur

Le demandeur peut être aussi bien une personne physique qu’une personne morale.

Les données du demandeur doivent en outre correspondre aux données du titulaire des droits invoqués telles qu'elles figurent le cas échéant dans le registre si la demande repose (partiellement) sur des motifs absolus.

Si les données ne correspondent pas, le BOIP demandera au demandeur de mettre les données inscrites au registre en conformité avant d’instruire la demande.

Si le demandeur agit en qualité de licencié, le titulaire du droit antérieur doit lui avoir donné l’autorisation d’introduire une demande de radiation et la licence doit alors figurer au registre.

2. quelle est la marque faisant l'objet de la demande

La radiation ne peut en principe être demandée que pour un enregistrement Benelux, un enregistrement accéléré Benelux ou un enregistrement international valable au Benelux. Il est également possible de demander la radiation d’un dépôt Benelux. Dans ce cas, la procédure sera toutefois suspendue jusqu’à l’enregistrement de la marque contestée. Dans les formulaires, il convient d’indiquer les données du titulaire (défendeur) et de la marque concernée afin que l’identification de celle-ci soit possible. Si toutes les données ne sont pas fournies, mais que le BOIP estime disposer d’un faisceau de connaissances suffisantes pour identifier la marque dont la radiation est demandée, la demande de radiation est jugée recevable. Au cas contraire, la demande est jugée irrecevable.

3. quels sont les motifs invoqués

La radiation ne peut en principe être demandée que sur la base des droits figurant dans la CBPI. La radiation peut ainsi être recherchée parce que des motifs absolus entachent de nullité la marque contestée ou parce cette dernière n’a pas fait l’objet d’un usage normal. La radiation peut également être demandée pour des motifs relatifs, parce qu’elle contrevient à un droit à la marque antérieur ou encore à une marque d’agent antérieure ou à une indication géographique antérieure protégée.

Le demandeur doit indiquer le fondement légal de sa demande. Le formulaire reprend l’ensemble des motifs pouvant être examinés par le BOIP. Il suffit de cocher les cases correspondant au(x) motif(s) approprié(s). Une demande en radiation peut s’appuyer sur plusieurs motifs. Si plus de trois motifs sont invoqués, une taxe supplémentaire est due par motif invoqué en sus du troisième.

4. sur la base de quel droit la radiation est formée

Une demande en radiation se fondant sur des motifs relatifs n’est permise que sur la base d’une marque antérieure qui confère un droit au Benelux, autrement dit un dépôt ou un enregistrement (accéléré) d’une marque Benelux, de l'UE ou internationale ou encore une marque notoire.

Marque notoire
Dans le cas d’une marque notoire au sens de l’article 6bis de la Convention de Paris, vous ne disposez en principe pas d’un numéro de dépôt ou d’enregistrement dont les effets s’étendent au Benelux.
Les marques notoirement connues au sens de la Convention de Paris sont extrêmement rares au Benelux. La Convention de Paris reconnaît un droit de marque aux titulaires de droits très renommés qui peuvent être assimilés à une marque. Il est entendu que la marque notoire ne sert nullement à indiquer que votre marque déposée ou enregistrée a acquis de la notoriété.
Vous devez prouver à l’aide de pièces justificatives qu’il s’agit bien d’une marque notoire. Celles-ci peuvent être jointes lors de l’introduction de la demande en radiation ou au plus tard au moment de l’envoi de vos arguments.

Si le droit invoqué n’est pas encore enregistré, la procédure de radiation est suspendue. Si le droit invoqué a au contraire expiré, le BOIP accordera au demandeur un délai de deux semaines afin de renouveler son enregistrement, à condition que cela soit encore possible compte tenu des délais légaux se rattachant au renouvellement.

Une radiation peut également être demandée par l’ayant-droit au sujet d’appellations d’origine protégées, d’indications géographiques protégées ou de spécialités traditionnelles garanties ou de dénominations de variétés végétales protégées.

Une demande en radiation peut en outre être introduite par le titulaire d’une marque non-Benelux ou de l’UE dont la marque au Benelux a été déposée par un agent ou un mandataire ne disposant pas d’une autorisation pour le faire.

Enfin, une demande de radiation peut être introduite dans le cas où l’enregistrement de la marque a été effectué de mauvaise foi.

La demande en radiation peut reposer sur plusieurs droits. Si plus de trois droits sont invoqués, une taxe supplémentaire est due par droit invoqué en sus du troisième.

Régime linguistique

Lors de l'introduction d’une demande en radiation, le demandeur peut indiquer quelles sont ses préférences linguistiques. Cette préférence peut porter d'une part sur la langue de la procédure, et d'autre part sur la langue de la traduction des arguments du défendeur si celui-ci les présente dans une autre langue.

La langue de la procédure est l'une des langues de travail du BOIP, c'est-à-dire le néerlandais, le français ou l'anglais. En principe, la langue de la procédure est la langue du dépôt du défendeur (la langue dans laquelle la classification a donc été introduite). Il existe néanmoins une exception à ce principe, dans le cas où la langue du dépôt du défendeur est l’anglais. Dans ce cas de figure, la langue de la procédure est la langue choisie par le demandeur. Pour les marques internationales, le défendeur dispose d’un délai d’un mois pour réagir à la langue de la procédure.

Les pièces à l'appui des arguments ou celles visant à prouver l’usage d’une marque peuvent être introduites dans leur langue originale (quelle qu’elle soit). Elles ne sont cependant prises en considération que si le BOIP estime que ces pièces sont suffisamment compréhensibles, eu égard au motif de leur introduction. Le BOIP ne traduit jamais de telles pièces.

Produits et services

Il existe différentes manières de demander la radiation d’une marque : 

  • vous demandez la radiation de tous les produits et services mentionnés ;
  • vous demandez la radiation d’une partie des produits et services mentionnés :
    • vous demandez la radiation d’un nombre limité de classes, ou
    • vous spécifiez exactement les produits et services dont vous souhaitez la radiation.

Si vous souhaitez spécifier exactement les produits et services, vous devez vous servir des termes repris dans le Registre des marques lorsque vous introduisez la demande en radiation.  Vous pourrez donner une spécification encore plus détaillée lorsque vous présenterez vos arguments.

Nous vous conseillons de faire preuve de circonspection lorsque vous sélectionnez les produits et services dont vous demandez la radiation. En effet, les dépens ne sont à charge de la partie adverse que si la radiation est concédée pour la totalité des produits et services au sujet desquels la demande a été introduite.

Outil de recherche Similarity

Similarity est un outil de recherche qui peut être utile pour les professionnels de la PI dans le cadre d'une procédure de radiation. Il vous permet d’évaluer si des produits ou services déterminés sont considérés comme similaires ou non.
En savoir plus sur Similarity

Procédures de radiation multiples

Plusieurs demandes en radiation peuvent être introduites par différentes parties à l’encontre d’une même marque. Si c’est le cas, le BOIP peut décider, avant le début de la procédure, de ne pas encore instruire une ou plusieurs de ces procédures.

C'est le cas notamment lorsqu’une demande en radiation semble, à la faveur d’un examen préliminaire, avoir le plus de chances d’aboutir. Dans ce cas, l’examen des autres demandes en radiation est ajourné. Le BOIP informe les autres demandeurs de toute décision pertinente rendue dans le cadre de la procédure qui a été poursuivie.

Si la demande en radiation instruite est reconnue justifiée et que cette décision ne peut plus faire l'objet de recours, les demandes en radiation ajournées sont réputées être désormais sans objet, à moins que l’une ou l’autre de ces demandes ne puisse aboutir à une décision de nullité alors que la première décision porte sur une déchéance. Si certaines des procédures engagées sont clôturées faute d'objet, les frais engagés pour celles-ci sont remboursés.