Vordering tot doorhaling indienen

Een vordering tot doorhaling van een ingeschreven merk  kan worden ingediend door iedere belanghebbende indien:

  1. sprake is van een merk dat nietig is op absolute gronden;
  2. het merk niet normaal werd gebruikt en langer dan vijf jaar ingeschreven is. Van normaal gebruik is sprake als het merk wordt gebruikt in de Benelux en dat gebruik niet uitsluitend symbolisch is met het oog op het behoud van merkrechten.

De houder van een ouder merk kan de doorhaling vorderen van een ingeschreven jonger merk indien:

  1. sprake is van gelijke, voor dezelfde waren of diensten gedeponeerde merken;
  2. sprake is van gelijke of overeenstemmende, voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten gedeponeerde merken, die bij het publiek kunnen leiden tot verwarring, gebaseerd op mogelijke associatie, met het oudere merk;
  3. sprake is van een gelijke of overeenstemmende, voor andere waren of diensten gedeponeerde merken, er sprake is van een bekend ouder merk en indien door het gebruik het jongere merk ongerechtvaardigd voordeel trekt uit het oudere merk of er door het gebruik afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen van het oudere merk;
  4. het jongere merk verwarring kan stichten met een algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs.

Minimale vereisten

Elke vordering tot doorhaling moet voldoen aan minimale vereisten. Voldoet de vordering hier niet aan, dan is zij niet ontvankelijk en kan zij niet in behandeling worden genomen.

Wat zijn de minimale vereisten?

Ten eerste moeten de kosten betaald zijn.

Daarnaast moet men bij het indienen van de vordering duidelijk aangeven:

1. Wie de indiener is

Een indiener kan zowel een natuurlijk persoon als een rechtspersoon zijn.

Bovendien moeten de gegevens van de indiener overeenkomen met de gegevens van de rechthebbende op de ingeroepen rechten zoals die in het register staan als de vordering (mede) gebaseerd is op relatieve gronden.

Als deze gegevens niet met elkaar overeenkomen, dan zal BOIP de indiener vragen het register in overeenstemming te brengen voordat de vordering in behandeling wordt genomen.

Als de indiener optreedt in de hoedanigheid van licentiehouder, dan moet de merkhouder toestemming hebben gegeven voor het indienen van een verzoek tot doorhaling en moet de licentie aangetekend zijn in het register.

2. Van welk merk de doorhaling wordt gevorderd

De doorhaling kan in principe worden gevorderd van een Benelux-inschrijving, een Benelux-spoedinschrijving of een internationale inschrijving met geldigheid in de Benelux. Ook kan de doorhaling worden gevorderd van een Benelux-depot. In dat geval zal de procedure wel worden opgeschort totdat het bestreden merk ingeschreven is. Op de formulieren moeten de gegevens van de houder (de verweerder) en van het desbetreffende merk ingevuld worden, zodat identificatie van het bestreden merk mogelijk is. Indien niet alle gegevens zijn ingevuld, maar het voor BOIP wel voldoende kenbaar is van welk merk de doorhaling wordt gevorderd, dan is de vordering ontvankelijk. Indien uit de formulieren niet voldoende kenbaar is tegen welk merk de vordering gericht is, wordt deze niet ontvankelijk.

3. Op welke wettelijke gronden is de vordering gebaseerd

De doorhaling kan in principe worden gevorderd op basis van verschillende gronden uit het BVIE. Doorhaling kan worden gevorderd omdat op het bestreden merk een absolute nietigheidsgrond van toepassing is of omdat het niet normaal werd gebruikt. Ook kan doorhaling worden gevorderd op relatieve gronden, dus vanwege strijd met een ouder merkrecht. Indiener moet aangeven op basis van welke wettelijke grond de vordering gebaseerd is. In het formulier zijn alle gronden opgenomen die BOIP in overweging kan nemen. Het aangeven van deze gronden gaat door het aanvinken van het juiste vakje.

Een vordering tot doorhaling kan ook gebaseerd worden  op verschillende gronden die gezamenlijk van toepassing kunnen zijn. Als er meer dan drie gronden worden ingeroepen moet er per grond boven de derde een extra taks worden betaald.

4. Op basis van welk merk de doorhaling wordt ingesteld

Een vordering tot doorhaling die gebaseerd is op relatieve gronden is slechts mogelijk op basis van een ouder merk dat een recht verleent in het Benelux-gebied. Dat wil zeggen, een depot of (spoed)inschrijving van een Benelux, Unie- of internationaal merk en/of een algemeen bekend merk.

Algemeen bekend merk
In geval van een algemeen bekend merk, in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs, beschikt u in principe niet over een depot- of inschrijvingsnummer met geldigheid in de Benelux.
Algemeen bekende merken in de zin van het Verdrag van Parijs komen in de Benelux zeer zelden voor. Het Verdrag van Parijs kent rechthebbenden op zeer bekende rechten die als merk kunnen worden opgevat, een merkrecht toe. Een algemeen bekend merk is nadrukkelijk niet bedoeld om aan te geven dat uw gedeponeerde of geregistreerde merk bekendheid heeft verworven.
Door middel van bewijsstukken moet aangetoond worden dat het om een algemeen bekend merk gaat. U kunt deze stukken bijvoegen tijdens het indienen van de vordering tot doorhaling of uiterlijk bij het indienen van uw argumenten.

Als het ingeroepen recht nog niet is ingeschreven, dan zal de doorhalingsprocedure worden opgeschort. Als het ingeroepen recht daarentegen vervallen is, dan zal BOIP de indiener nog twee weken in de gelegenheid stellen zijn merk te vernieuwen, mits dit dan nog mogelijk is gezien de wettelijke termijnen voor vernieuwing.

De vordering tot doorhaling kan gebaseerd worden op verschillende rechten. Als er meer dan drie rechten worden ingeroepen, dan is een extra taks verschuldigd per ingeroepen recht boven het derde.

Talenregime

Bij het indienen van de vordering tot doorhaling kan de verzoeker zijn taalvoorkeuren aangeven. Enerzijds kan het gaan om een voorkeur voor de proceduretaal. Anderzijds om bijvoorbeeld een vertaling als de verweerder zijn argumenten in een andere taal indient dan de voorkeurstaal.

De proceduretalen zijn Nederlands, Frans of Engels. In beginsel is de proceduretaal de taal van het merk van de verweerder (dit is de taal waarin de classificatie is opgesteld). Een uitzondering hierop wordt gemaakt als de taal van het depot van de verweerder het Engels is. In dit geval is de proceduretaal de voorkeurstaal van de verzoeker. Voor internationale merken geldt dat de verweerder een termijn van een maand krijgt om te reageren op de proceduretaal.

Stukken ter ondersteuning van argumenten of om gebruik van een merk aan te tonen, kunt u in hun oorspronkelijke taal (om het even welke) indienen. Ze worden slechts in overweging genomen als BOIP oordeelt dat deze stukken, gezien de reden van indiening, voldoende begrijpelijk zijn. BOIP zal dergelijke stukken nooit vertalen.

Waren en diensten

Er zijn verschillende manieren om doorhaling van een merk te vorderen:

  • U vordert doorhaling van alle aangeduide waren of diensten;
  • U vordert doorhaling van een deel van de aangeduide waren of diensten:
    • u vordert doorhaling van een beperkt aantal klassen, of
    • u geeft een specificatie van de exacte waren of diensten waarvan u de doorhaling vordert.

Als u de exacte waren of diensten wilt specificeren, dan moet u bij de indiening van de vordering gebruikmaken van de bewoordingen die in het Merkenregister zijn opgenomen. Bij de indiening van de argumenten kunt u een nadere specificatie opgeven.

Het kan van belang zijn om kritisch om te gaan met de vraag van welke waren of diensten u doorhaling vordert. Er vindt immers slechts een kostenverwijzing van de tegenpartij plaats wanneer de vordering gegrond wordt bevonden voor alle waren of diensten waartegen deze werd ingediend.

Similarity-tool

De Similarity-tool is een zoekfunctie die professionals kunnen gebruiken als hulpmiddel tijdens de doorhalingsprocedure. Met deze tool kunt u voor bepaalde waren en diensten beoordelen of deze als soortgelijk of als niet soortgelijk worden beschouwd. Meer over de Similarity-tool

Verschillende doorhalingsprocedures

Er kunnen verschillende vorderingen tot doorhaling door verschillende partijen tegen hetzelfde merk worden ingediend. Als dit gebeurt, kan BOIP vóór aanvang van de procedure besluiten één of meer van die procedures nog niet in behandeling te nemen.

Dit kan voorkomen als er een vordering is die bij een eerste onderzoek de meeste kans op toewijzing lijkt te hebben. De behandeling van de overige vorderingen wordt in dit geval uitgesteld. BOIP stelt de resterende verzoekers in kennis van elke relevante beslissing die in de wel voortgezette procedure wordt genomen.

Als de in behandeling genomen vordering gegrond bevonden wordt en deze beslissing definitief is, ontvalt hiermee de grondslag aan de uitgestelde vorderingen, tenzij (een van) deze vorderingen zou kunnen leiden tot een nietigverklaring terwijl de al genomen beslissing er een tot vervallenverklaring is. Als er om deze reden aan bepaalde vorderingen niet meer wordt toegekomen, dan worden de daarvoor betaalde taksen teruggestort.