Wettelijke gronden voor weigering

Hier vindt u de relevante wettelijke bepalingen uit het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE) op gebied van weigering.

Grafische weergave van een teken (art. 2.11, lid 1, sub a, jo art. 2.1, lid 1, BVIE)

Artikel 2.11, lid 1, sub a, BVIE vormt de eerste stap in de toetsing op absolute gronden. Het verwijst naar artikel 2.1, lid 1, BVIE, dat definieert welke tekens kunnen worden gedeponeerd. Deze tekens dienen grafisch te worden weergegeven en moeten dienen ter onderscheiding van de waren of diensten als afkomstig van een onderneming. Deze weigeringsgrond zal dikwijls van toepassing zijn op depots van tekens die niet kunnen worden vervat onder de noemer 'traditionele merken'.

Vormmerk uitsluitingsgronden (art. 2.11, lid 1, sub a, jo art. 2.1, lid 2, BVIE)

Artikel 2.11, lid 1, sub a, BVIE vormt de basis voor de weigering van een aantal categorieën van vormmerken, te weten de vormmerken omschreven in artikel 2.1, lid 2, BVIE: vormen die (1) door de aard van de waar worden bepaald, danwel die (2) een wezenlijke waarde aan de waar geven of die (3) noodzakelijk zijn voor het verkrijgen van een technische uitkomst.

Deze uitsluitingsgronden zijn absoluut. Ze hebben immers als ratio te verhinderen dat door het toekennen van een (in beginsel eeuwigdurend) merkrecht de houder van dit recht in feite een monopolie verwerft waarvoor andere beschermingsvormen (octrooi, model, auteursrecht) bedoeld zijn en die een beperkte looptijd hebben. Het merkenrecht is niet bedoeld om te dienen als verlenging van de looptijd van inmiddels geëindigde wettelijke monopolies.

Indien één van deze uitsluitingsgronden van toepassing is, is het niet mogelijk dat het teken, omdat het door inburgering onderscheidend vermogen heeft verkregen, alsnog zou kunnen worden geregistreerd.

Gebrek aan onderscheidend vermogen (art. 2.11, lid 1, sub b, BVIE)

Artikel 2.11, lid 1, sub b, BVIE geeft aan dat tekens die ieder onderscheidend vermogen missen moeten worden geweigerd. De ratio van deze grond is gelegen in (het algemeen belang dat samenhangt met) de wezenlijke functie van een merk. Deze is erin gelegen dat aan de consument of de eindverbruiker met betrekking tot de door het merk aangeduide waren of diensten de identiteit van de oorsprong wordt gewaarborgd, zodat dat hij deze zonder gevaar voor verwarring kan onderscheiden van waren of diensten van andere herkomst.

Artikel 2.11, lid 1, sub b, BVIE vormt een verzamelbegrip. Voor tekens die ingevolge de criteria van artikel 2.11, lid 1, sub c en d, moeten worden geweigerd, geldt evenzeer dat deze vallen onder het criterium van artikel 2.11, lid 1, sub b. Beschrijvende (sub c) en gebruikelijke (sub d) aanduidingen missen per definitie onderscheidend vermogen. Het omgekeerde is overigens niet altijd het geval: indien een teken niet beschrijvend is of geen gebruikelijke aanduiding vormt, rechtvaardigt dit allerminst de conclusie dat het onderscheidend vermogen bezit. Artikel 2.11, lid 1, sub b, vormt dus ook een zelfstandige weigeringsgrond.

Beschrijvende tekens (art. 2.11, lid 1, sub c, BVIE)

Artikel 2.11, lid 1, sub c, BVIE geeft de weigeringsgrond voor beschrijvende tekens. Het BBIE dient depots van merken, die uitsluitend bestaan uit tekens of aanwijzingen die kunnen dienen tot aanduiding van kenmerken van de waren of diensten die bij het depot werden aangeduid, te weigeren.

Aldus moet worden beoordeeld of een teken (of deel daarvan) kan dienen tot aanduiding van kenmerken van de aangeduide waren en diensten, zonder dat daarbij in overweging hoeft te worden genomen dat er (1) daarvoor synoniemen bestaan, (2) dat het teken slechts beschrijvend is voor (commercieel) minder belangrijke kenmerken van de waren of diensten, (3) dat er aanduidingen zijn die bekender zijn, of directer beschrijven, (4) of dat het teken wellicht ook andere betekenissen heeft. Bij de beoordeling moet bovendien rekening worden gehouden met de toekomst; het BBIE moet zich de vraag stellen of de gedeponeerde aanduiding wellicht in de toekomst beschrijvend kan zijn voor de betrokken waren of diensten.

Gebruikelijke aanduidingen (art. 2.11, lid 1, sub d, BVIE)

Artikel 2.11, lid 1, sub d, BVIE verplicht het BBIE een teken te weigeren indien het in het normale taalgebruik of in de handel een gebruikelijke aanduiding is geworden voor de betrokken waren en diensten. Naar mening van het BBIE zal een weigering op basis van sub d zich zelden voor kunnen doen indien niet tevens sub c van toepassing is. Sub d voorziet in een weigeringsgrond voor tekens die in een eerder stadium wellicht nieuwe aanduidingen waren maar door gebruik zijn verworden tot gebruikelijke aanduiding voor de betreffende waren of diensten. Daarmee lijken zij eveneens onder sub c van artikel 2.11, lid 1, BVIE te vallen.

Overige gronden (art. 2.11, lid 1, sub e, jo artikel 2.4, sub a, b en g, BVIE)

1. Openbare orde en goede zeden

BOIP is verplicht een teken te weigeren indien het in strijd is met de openbare orde of goede zeden. Het kan bijvoorbeeld gaan om beledigende, racistische of seksistische tekens.

2. Artikel 6ter van het Verdrag van Parijs

Artikel 6ter van het Verdrag van Parijs heeft betrekking op vlaggen, wapens en andere officiële emblemen van staten of internationale organisaties. Een merk dat dit soort tekens omvat kan alleen in het Beneluxregister worden ingeschreven met toestemming van de betreffende staat of organisatie. In de praktijk wordt deze grond het meest toegepast op depots van merken waarin (onderdelen van) de vlag van de Europese Unie zijn opgenomen.

3. Misleiding

Indien een teken dat indicaties bevat over (kenmerken van) waren of diensten wordt gedeponeerd voor andere waren of diensten, waarvoor het gebruik van het teken misleiding van het publiek tot gevolg kan hebben, wordt het merk (gedeeltelijk) geweigerd.

4. Beschermde geografische herkomstaanduidingen voor wijnen en spiritualiën

Ingevolge artikel 23 van het TRIPS-verdrag dient het BBIE merken te weigeren die aanwijzingen bevatten over de herkomst van wijnen en spiritualiën die niet afkomstig zijn uit de plek aangeduid in het merk. Deze verplichting bestaat echter niet indien het depot wordt verricht door een deposant te goeder trouw op een moment dat de betreffende geografische aanduiding in het land waar het om gaat of in de Gemeenschap (nog) niet werd beschermd. Bij de toetsing op absolute gronden veronderstelt het BBIE de goede trouw van deposant.