Uitspraak : 18 september 1997
Rekestnr. : 97/294
HET GERECHTSHOF TE ‘s-GRAVENHAGE, kamer IVA,
heeft de volgende beschikking gegeven op verzoek van :
International Sales Promotors B.V.,
handelende onder de naam Bae Shian Nederland B.V.,
alsmede handelende onder de naam Chien Pu Wan B.V.,
gevestigd te Oisterwijk,
verzoekster,
procureur : mr A.H. Vermeulen,
tegen
Het Benelux-Merkenbureau,
gevestigd te 's-Gravenhage,
verweerder,
procureur : mr C.J.J.C. van Nispen.
De procedure
Bij verzoekschrift (met bijlagen), dat op 3 april 1997 ter griffie van het hof is ingekomen, heeft verzoekster, hierna te noemen ISP, het hof gevraagd het Benelux-Merkenbureau te bevelen over te gaan tot inschrijving van het depot van het merk CHIEN PU WAN zoals verricht op 11 maart 1996 onder nummer 866929, en het Bureau te veroordelen in de kosten van de procedure.
Het Bureau heeft bij verweerschrift (met bijlagen), dat op 29 april 1997 ter griffie van het hof is ingekomen, het hof verzocht het verzoek af te wijzen.
De mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden op 26 augustus 1997. De procureurs van partijen hebben de standpunten van partijen toegelicht, de procureur van verzoekster aan de hand van pleitaantekeningen.
Beoordeling van het verzoek
1. Het verzoekschrift is tijdig ingekomen.
2. Uit het verzoekschrift en de daarbij gevoegde bescheiden blijkt het volgende :
a. Op 11 maart 1996 heeft ISP bij het Bureau het merk CHIEN PU WAN gedeponeerd voor waren in :
- klasse 5 : farmaceutische producten; voedingssupplementen voor medisch gebruik; in het bijzonder zwarte bolvormige kruidenpillen.
- klasse 16 : Papier, karton en hieruit vervaardigde producten voorzover niet begrepen in andere klassen; drukwerken; folders, brochures, briefpapier, affiches, etiketten en stickers; advertentiebladen, tijdschriften, magazines, bulletins en ander drukwerk; boekbinderswaren; foto's; schrijfbehoeften; kleefstoffen voor kantoorgebruik of voor de huishouding; schrijfmachines en kantoorartikelen; leermiddelen en onderwijsmateriaal; plastic materialen voor verpakking voor zover niet begrepen in andere klassen; speelkaarten, drukletters; clichés.
alsmede voor diensten in :
- klasse 35 : publiciteit en zaken; advertentiebemiddeling en reclame; verspreiding van reclame; alles t.b.v. salespromotion, reclame-uitingen, publiciteit en pers-uitingen via radio, televisie en via uitgifte van kranten, brochures en overige drukwerken; public relations en merchandise activiteiten; het voorgaande in het bijzonder ten behoeve van kruidenpillen volgens Chinees recept.
b. Bij brief van 1 juli 1996 heeft het Bureau aan de gemachtigde van ISP laten weten dat het de inschrijving voorlopig weigerde. Als redenen gaf het Bureau op :
Het teken CHIEN PU WAN is uitsluitend beschrijvend voor de in de klassen 5, 16 en 35 genoemde waren en diensten voor zover zij betrekking hebben op het Chinese kruidenproduct chien pu wan (zie in dit verband Arr. Rb. Breda, 25 april 1995, gevolgd door de gerechtelijke doorhaling in het Benelux-Merkenblad van juni 1996) en mist ieder onderscheidend vermogen zoals bedoeld in artikel 6bis, eerste lid onder a. van de Eenvormige Beneluxwet op de merken (zie bijlage).
c. Tegen deze voorlopige weigering heeft ISP bij het Bureau bezwaar aangetekend. Het Bureau heeft daarin geen aanleiding gezien de voorlopige weigering te herzien. Bij brief van 4 februari 1997 heeft het Bureau meegedeeld dat de inschrijving definitief wordt geweigerd.
3. ISP betoogt dat het Bureau een eigen onderzoeksplicht heeft en dat het Bureau zich niet uitsluitend op het oordeel van de rechtbank Breda kan baseren. Indien het Bureau aan zijn onderzoeksplicht zou hebben voldaan, zou het hebben geconstateerd dat geen sprake is van verwording tot soortnaam.
4. Het Bureau vraagt het hof het verzoek van ISP af te wijzen.
5. Voor de beoordeling van het verzoek zijn nog de volgende feiten van belang :
a. Zoals uit de onder 2b weergegeven brief van het Bureau blijkt, is over het woordmerk CHIEN PU WAN al eerder geprocedeerd. In een procedure tussen Bae Shian PharmaceuticaI Co. Ltd. en ISP als eiseressen enerzijds en de Stichting 3-Maste Products Promotion als gedaagde anderzijds heeft de rechtbank Breda bij vonnis van 25 april 1995, voor zover hier van belang, voor recht verklaard dat het depot van het woordmerk CHIEN PU WAN nietig is en de ambtshalve doorhaling van het depot bevolen. De rechtbank had overwogen dat het woordmerk is komen te vervallen door verwording tot soortnaam.
b. Tegen dit vonnis is geen hoger beroep ingesteld. Nadat het vonnis in kracht van gewijsde was gegaan, heeft het Bureau ingevolge het bevel van de Bredase rechtbank het woordmerk CHIEN PU WAN doorgehaald.
6. Wat ISP in feite verlangt is dat het Bureau, nadat het eerst de inschrijving van een bepaald depot van een woordmerk - dat volgens een in kracht van gewijsde gegane beslissing van de rechter is verworden tot soortnaam - op bevel van de rechter heeft doorgehaald, en vervolgens geroepen wordt een oordeel te geven in het kader van een onderzoek van een identiek depot op de voet van artikel 6bis BMW, onderzoekt of de rechter op goede gronden geoordeeld heeft dat van verwording tot soortnaam sprake was.
7. Het hof is van oordeel dat de mogelijkheid van een dergelijke revisie van een rechterlijk oordeel door het Bureau niet strookt met de afbakening van taken en bevoegdheden van het Bureau en de rechter zoals neergelegd in het Benelux-verdrag en de BMW. Het Bureau is daarom terecht van de juistheid van het rechterlijk oordeel uitgegaan.
8. Of het Bureau anders zou hebben kunnen beslissen als door ISP gemotiveerd zou zijn aangevoerd dat het bewuste woordmerk inmiddels (weer) onderscheidend vermogen had gekregen, kan het hof in het midden laten nu dit door ISP niet is gesteld. De door ISP overgelegde samenvatting van een “onderzoek Nielsen” mist in dit opzicht gelet op de datum (najaar van 1994) relevantie.
9. De conclusie is dat het verzoek van ISP moet worden afgewezen en dat ISP zal worden veroordeeld in de kosten.
10. Ten slotte merkt het hof nog het volgende op.
In zijn verweerschrift heeft het Bureau vier rechtspersonen genoemd die vanwege hun betrokkenheid bij eerdere procedures over het merk CHIE PU WAN wellicht als belanghebbenden zouden moeten worden opgeroepen.
Deze rechtspersonen zouden inderdaad als belanghebbenden kunnen worden aangemerkt indien in deze procedure de vraag aan de orde zou komen of het bewuste merk is verworden tot soortnaam. Nu hierboven is geoordeeld dat deze vraag niet aan de orde komt, hebben die rechtspersonen er geen belang bij dat zij worden opgeroepen.
Beslissing
Het hof wijst het verzoek van ISP af en veroordeelt ISP in de kosten van deze procedure tot op deze uitspraak aan de zijde van het Bureau begroot op f 4.640,-
Deze beschikking is gegeven door mrs Brinkhof, Fasseur-van Santen en Van den Ende-Wiefkers, en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 18 september 1997, in tegenwoordigheid van de griffier.