USUS MAGISTER EST OPTIMUS: 5 tips voor een geslaagd verweer tegen, dan wel beroep op ‘non usus'

Dit artikel geeft u een inkijkje in de werkwijze van BOIP bij het beoordelen van het normale gebruik van een merk. In de procedures bij BOIP speelt de vraag of een merk normaal is gebruikt een grote rol. Het kan een verweer zijn in een oppositie- of doorhalingszaak gebaseerd op een ouder merk. Of het betreft een grond voor verval in een doorhalingsprocedure. Met andere woorden, de juristen van BOIP hebben bijna dagelijks met dit vraagstuk te maken. Wij geven u 5 tips voor meer kans op succes bij een verweer tegen, dan wel beroep op ‘non usus', gebaseerd op onze ervaringen.  

Foto van Eline Schiebroek
 Auteur: Eline Schiebroek

Tip 1: begin met een goede registratie van het merk 

De weg naar het succesvol trotseren van een ‘non usus’-aanval begint bij de registratie. Het is van vitaal belang dat het merk is geregistreerd voor de waren en diensten waarvoor het daadwerkelijk wordt gebruikt.

Dit wil met name bij diensten nog weleens misgaan. Regelmatig zien wij registraties voorbijkomen voor diensten zoals ‘reclame’, ‘telecommunicatie’ en ‘publicatie’, waarbij de merkhouder bijvoorbeeld een verzekeraar of retailer is. Maar de merkhouder levert deze diensten niet aan derden; hij voert ze alleen uit voor zichzelf. En in dat geval is er geen sprake van merkgebruik aangezien het merk ‘publiek en naar buiten toe’ moet worden gebruikt om een afzetmarkt te creëren voor de erdoor aangeduide waren of diensten.1

Meestal bevat een dergelijke registratie ook de ‘core service’ van de merkhouder, maar soms is zelfs dat niet het geval. Op die manier wordt de handhaving van het merk na vijf jaar een lastige aangelegenheid.

Tip 2: zorg dat de bewijsstukken aan praktische vereisten voldoen 

De dagen van het ‘over de schutting gooien’ van stapels papier, waarin wij op zoek moesten naar enig teken van leven van het betreffende merk, zijn voorbij. Vanaf 1 januari 2021 stelt BOIP een aantal praktische vereisten aan het indienen van stukken en bewijsmiddelen:2

  • Bewijsstukken moeten voorzien zijn van een inhoudsopgave met daarin de nummering, een korte omschrijving van ieder stuk en een beschrijving van welk feit het stuk bewijst. Indien van toepassing zal de toelichting moeten verwijzen naar de betreffende pagina’s.
  • Om de leesbaarheid te bevorderen moeten de een markering van relevante passages bevatten als het stuk ook informatie bevat die niet relevant is.
  • Het verdient aanbeveling om de omvang van het bewijsmateriaal te beperken. Maar daarover later meer.

Verder is het goed om te weten dat vanaf 13 september 2022 geldt dat de manier waarop het verzoek tot het indienen van bewijzen van gebruik moet worden gedaan, ook aan specifieke vereisten moet voldoen.3

Iemand zoekt in bak met dossiers

Tip 3: het gaat niet om het commerciële succes, maar om een reële exploitatie

Wat is nu eigenlijk normaal gebruik van een merk? Het antwoord is logisch. Er is sprake van normaal gebruik als een merk wordt gebruikt waarvoor het is bedoeld, namelijk het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, met als doel een afzet te vinden of te behouden. 4 

Het zogenaamde ‘token use’ is niet voldoende. Dan is er immers geen sprake van gebruik van het merk voor het hiervoor genoemde doel. Het gebruik is dan een schijnvertoning en dient alleen om de merkregistratie in stand te houden. 5 

Bij de vraag of een merk normaal is gebruikt, wordt gekeken of de commerciële exploitatie reëel is.6 Hierbij wordt rekening gehouden met de volgende aandachtspunten: 

  • gebruiken die in de markt gerechtvaardigd zijn;
  • aard van de waren en diensten;
  • kenmerken van de markt;
  • omvang en frequentie van het gebruik.

Wij beoordelen deze punten niet losstaand maar in onderlinge samenhang. De vraag of bepaalde verkoopaantallen voldoende zijn, hangt bijvoorbeeld af van de kenmerken van de markt en de aard van de waar. Zo zal voor kostbare zaken zoals zonnepanelen, auto’s of financiële diensten de drempel lager zijn dan voor kleding, omdat kleding een consumptiegoed is dat regelmatig wordt aangeschaft.

Voor Uniemerken geldt dat het territorium waarvoor gebruik moet worden aangetoond groter is dan voor een nationaal, dan wel Benelux-merk. Immers moet worden aangetoond dat het merk is gebruikt teneinde in de Europese Unie marktaandelen te behouden of te verkrijgen De drempel hiervoor ligt dus in de regel hoger.7   

Belangrijk is dat het niet gaat om de beoordeling van het commerciële succes van een merk. Wat moet worden aangetoond is dat het product of de dienst op een serieuze en commercieel geloofwaardige wijze op de markt wordt gebracht.  

Tip 4: lever relevant bewijsmateriaal aan  

De bewijzen van gebruik moeten aanwijzingen bevatten over de plaats, duur, omvang en wijze van het gebruik van het merk voor de relevante waren en diensten.8 Denk bijvoorbeeld aan facturen, offertes, screenprints van webshops, foto’s van producten, labels en winkels, catalogi, advertentiemateriaal, brochures, jaarverslagen, nieuwsberichten, posts op social media, et cetera.

Een gevarieerd aanbod is een belangrijke sleutel tot succes. Maar let op: regel 1 bij het verzamelen van bewijzen van gebruik is: ‘Kwaliteit gaat boven kwantiteit’. Het heeft geen zin om 500 pagina’s aan screenprints van websites in te dienen. Een select aantal, verdeeld over 5 jaar, met het product en het merk duidelijk zichtbaar, zegt meer dan honderden pagina’s waarin ook merken/producten/advertenties voorkomen die niets met de zaak te maken hebben. Hetzelfde geldt ook voor catalogi en nieuwsberichten.

Wij adviseren daarom ook nadrukkelijk om een maximum van 110 pagina’s aan bewijsmateriaal aan te houden. 

Tip 5: betwist niet ieder afzonderlijk document van het bewijsmateriaal  

Bij de betwisting van het bewijsmateriaal wordt soms veel aandacht gegeven aan het apart analyseren van ieder document. Bijvoorbeeld door te vermelden dat het document i) geen datum bevat, ii) het merk niet bevat, iii) de waar/dienst niet bevat, iv) niet laat zien om welk territorium het gaat, v) niet laat zien voor welk publiek het is bestemd, et cetera.  

Echter niet ieder afzonderlijk bewijsstuk hoeft alle eerdergenoemde aanwijzingen te bevatten. Stukken kunnen elkaar aanvullen en verduidelijken.9 Een combinatie van verkoopcijfers, ondersteund door een jaarverslag, een selectie van facturen of orderbevestigingen en afbeeldingen/screenprints van de producten kan bijvoorbeeld een duidelijk beeld schetsen van de omvang van het gebruik van het merk.

Het normale gebruik van een merk kan echter niet op basis van waarschijnlijkheden of vermoedens worden aangenomen.10 Het is daarom zinvoller om de gaten in het materiaal ‘als geheel’ uit te lichten, dan ieder stuk apart te bespreken.   

Tot slot
In dit artikel hebben wij enkele handvatten gegeven voor het samenstellen van bewijsstukken bij oppositie- en doorhalingszaken, gebaseerd op onze werkwijze. Het verzamelen van bewijzen van gebruik is en blijft echter vaak een lastige puzzel, dat begrijpen wij maar al te goed.


1Gerecht EU 12 maart 2003, T-174/01, ECLI:EU:T:2003:68, punt 39 (Silk Cocoon) en zie naar analogie HvJEU 15 januari 2009, C-495/07, ECLI:EU:C:2009:10 (Silberquelle).
2Aanleveren van ondersteunende stukken en bewijsmiddelen | Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (boip.int)
3Nieuwe procedureregel voor het vragen om gebruiksbewijzen | Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (boip.int)
4HvJEU 3 juli 2019, C-668/17, ECLI:EU:C:2019:557, punt 38 (Viridis), alsmede HvJEU 11 maart 2003, C-40/01, ECLI:EU:C:2003:145, punt 43 (Ansul).  
5Zie ter illustratie de BAIDU-zaken waarin ter discussie stond of er sprake was van ‘token use’ of niet (Cancellation beslissingen 3000312, 3000313, 3000315 en 3000316 van 29 december 2022).
6HvJEU 31 januari 2019, C‑194/17, ECLI:EU:C:2019:80, punt 83 (Pandalis), alsmede HvJEU 11 maart 2003, C-40/01, ECLI:EU:C:2003:145, punt 43 (Ansul).
7HvJEU 19 december 2012, C-149/11, ECLI:EU:C:2012:816, punten 54-58 (ONEL) en HvJEU 11 maart 2003, C-40/01, ECLI:EU:C:2003:145, punt 39 (Ansul).
8Overeenkomstig Regel 1.25, lid 2 Uitvoeringsreglement.
9HvJEU 17 juli 2008, C-488/06, ECLI: EU:C:2008:420, punt 72 (Aire Limpio) en Gerecht EU 8 juli 2004, T-203/02, ECLI:EU:T:2004:225, punt 53 (Vitafruit). 
10Gerecht EU 8 juli 2020, T-686/19, ECLI:EU:T:2020:320, punt 35 (GNC LIVE WELL). 

Nieuwsbrief voor IE-professionalsSchrijf u in en blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, events, casussen en meer!

Abonneer

Volg ons op LinkedIn

Nieuws, events en handige tools voor IE-professionals.

Technisch onderhoud donderdag 20 juni

Lees meer