Datum
Instantie
BER BE Merk
STEELGUARD Depotnummer
Deposant
AMERON Tekst
Arrestnummer: 2003/AR/1449
AMERON tegen BENELUX-MERKENBUREAU
Uitspraak: 01.06.2006
A.R. : 2003/AR/1449
R.nr. : 2006/4264
Nr.: 1084
Het Hof van Beroep te Brussel, 9e kamer,
na beraadslaging, wijst volgend arrest:
Definitief arrest
inzake van:
AMERON,
maatschappij met maatschappelijke zetel te 4191 MZ Geldermalsen (Nederland), J.F. Kennedylaan 7,
Verzoekster,
vertegenwoordigd door Meester Emmanuel Cornu, advocaat te 1050 Brussel, Louizalaan 149/20,
tegen:
HET BENELUX-MERKENBUREAU
(afgekort BMB),
dienst gemeenschappelijk aan de Beneluxlanden, met zetel te 2591 XR Den Haag (Nederland), Bordewijklaan 15,
Tegenpartij,
vertegenwoordigd door Meester Ludovic De Gryse, advocaat bij het Hof van Cassatie en Meester Brigitte Dauwe, advocaat, kantoor houdende te 1060 Brussel, Henri Wafelaertsstraat 47-51,
pleiters: Meester L. De Gryse en Meester C. Eyers.
Vernietiging
Merken – Teken
samengesteld uit Engelse woorden – Gebrek aan beschrijvend karakter voor een publiek van gemiddelde consumenten in de Benelux.
****
I. - BESTREDEN BESLISSING
Het beroep is gericht tegen de beslissing van het Benelux-Merkenbureau (afgekort BMB) van 11 april 2003 houdende weigering tot inschrijving van het woordmerk «STEELGUARD».
II. - PROCEDURE VOOR HET HOF
Het beroep is ingesteld bij verzoekschrift, ingediend door Ameron ter griffie van het Hof op 10 juni 2003.
De procedure is op tegenspraak.
Artikel 24 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken is van toepassing.
III. - FEITEN EN VOORGESCHIEDENIS VAN HET GEDING
1. Ameron is een dochteronderneming van een Amerikaanse verffabrikant.
Op 14 november 2001 heeft zij bij het BMB onder depotnummer 1000551 het woordmerk STEELGUARD ingediend ter aanduiding van waren in klasse 2 met name verven, vernissen, lakken, oxidatieremmende middelen en houtconserveringsmiddelen, kleurstoffen, beitsen, natuurlijke harsen als grondstof, metalen in blad- en poedervorm voor schilders, decorateurs, drukkers en kunstenaars, verfachtige beschermingslagen.
Op 3 juni 2002 stelt het BMB de gemachtigde van Ameron, de vennootschap Kirkpatrick, in kennis van zijn voorlopige weigering in de volgende bewoordingen:
Het teken STEELGUARD, dat uitsluitend uit de soortnamen STEEL (Engels voor staal) en GUARD (Engels voor beschermen) bestaat, mist elk onderscheidend vermogen voor de in klasse 2 vermelde waren voor zover deze betrekking hebben op het beschermen van staal.
Bij brief van 13 juni 2002 betwist de vennootschap Kirkpatrick het standpunt van het BMB.
Daarop volgt een briefwisseling waarin het BMB verklaart zijn beslissing te handhaven. Op 11 april 2003 maakt het BMB de definitieve weigering bekend.
2. Ameron stelt een beroep tegen deze beslissing in.
Zij verzoekt het Hof het BMB te bevelen over te gaan tot inschrijving van het Benelux-depot nr. 1000551 van het woordmerk STEELGUARD ter aanduiding in klasse 2 van verven, vernissen, lakken, oxidatieremmende middelen en houtconserveringsmiddelen, kleurstoffen, beitsen, natuurlijke harsen als grondstof, metalen in blad- en poedervorm voor schilders, decorateurs, drukkers en kunstenaars, verfachtige beschermingslagen.
IV. - BESPREKING
3. Artikel 6 bis, 1, van de eenvormige Beneluxwet op de merken, ingevoegd bij Protocol van 2 december 1992 ( goedgekeurd bij wet van 11 mei 1995), bepaalt het volgende :
« Het Benelux-Merkenbureau weigert een depot in te schrijven indien naar zijn oordeel a) het gedeponeerde teken geen merk vormt in de zin van artikel 1, met name wanneer het ieder onderscheidend vermogen in de zin van artikel 6 quinquies B, onder 2, van het Verdrag van Parijs mist ;(...) »;
Deze bepaling dient te worden uitgelegd in het licht van het gestelde in de eerste richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten.
Artikel 3, lid 1, van de eerste richtlijn, luidt als volgt:
« Niet ingeschreven worden of, indien ingeschreven, nietig verklaard kunnen worden:
a) tekens die geen merk kunnen vormen;
b) merken die elk onderscheidend vermogen missen;
c) merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of het tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten;
d) merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in het normale taalgebruik of in het bona fide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden. »
Het volstaat dat een van de gronden voor absolute weigering van toepassing is om het teken niet als merk te kunnen laten inschrijven (HvJEG, 19 september 2002, C-104/00 P, Companyline).
1. Ten aanzien van het beschrijvend karakter (artikel 3, lid 1, sub c)
4. Het BMB licht toe dat het teken STEELGUARD is samengesteld uit twee bestanddelen, STEEL en GUARD, zonder enige toevoeging; het teken wordt gevormd door een eenvoudige nevenschikking van deze termen. Nu in de Engelse taal STEEL vertaald wordt door « staal » en GUA.RD door « bewaken, beschermen » voert het BMB aan dat het teken STEELGUARD, in zijn geheel beschouwd, door het betreffende publiek onmiddellijk zal worden opgevat en herkend als een duidelijke aanwijzing dat de betreffende waren bedoeld zijn om staal te beschermen.
5. De absolute gronden voor weigering van inschrijving van een merk moeten worden beoordeeld in relatie tot de waren of diensten waarvoor de inschrijving wordt gevraagd en in relatie tot de perceptie die het relevante publiek ervan heeft.
De waren zijn verven, vernissen, lakken, oxidatieremmende middelen en houtconserveringsmiddelen, kleurstoffen, beitsen, natuurlijke harsen als grondstof, metalen in blad- en poedervorm voor schilders, decorateurs, drukkers en kunstenaars, verfachtige beschermingslagen. Het betreft alle waren vermeld in klasse 2 van de Overeenkomst van Nice.
Aangezien het een algehele weigering van het BMB betreft, heeft deze betrekking op alle in de aanvraag opgegeven waren.
Het relevante publiek is de consument in het algemeen die waren van klasse 2 aankoopt, d.w.z. verf of alle soorten verfachtige beschermingslagen.
De termen STEEL en GUARD, die in het teken worden gebezigd, behoren tot de Engelse taal die geen gangbare taal is in de Benelux. Hoewel een teken niet noodzakelijkerwijs in een van de officiële of gesproken talen van de Benelux hoeft te bestaan, is het niettemin van belang dat rekening wordt gehouden met de perceptie van de consument. Welnu, in casu staat het niet vast dat de gemiddelde, normaal geïnformeerde, redelijk omzichtige en oplettende consument die naar de beoogde waren op zoek is, voldoende kennis van het Engels heeft om inzicht te krijgen in de betekenis van de woorden STEEL en GUARD en dat naar zijn oordeel het teken, in zijn geheel beschouwd, het volgende betekent: «Beschermt staal». Het feit dat deze woorden op een aantal Belgische websites zijn opgenomen, is daar geen bewijs van.
Daaruit volgt dat uit geen enkel concreet gegeven blijkt dat het relevante publiek het teken opvat danwel kan opvatten als een aanprijzing van een essentiële eigenschap van de waren waarvoor de inschrijving wordt gevraagd.
Nu het teken niet kan worden opgevat als een beschrijving van een kenmerk van de waren, wordt het algemeen belang dat aan artikel 3, lid 1, onder c) van de richtlijn ten grondslag ligt, niet miskend wanneer tot inschrijving van het merk wordt overgegaan.
Het merk is dus niet beschrijvend en er is geen aanleiding te stellen dat het beschrijvend zou kunnen worden.
De algehele weigering van het BMB, in zoverre zij op artikel 3, lid 1, sub c), van de richtlijn is gebaseerd, is ongegrond.
2. Ten aanzien van het onderscheidend vermogen (artikel 3, lid 1, sub b)
6. Een merk dat niet stuit op de weigeringsgrond vermeld in artikel 3, lid 1, sub c) van de richtlijn, heeft niet noodzakelijkerwijs een onderscheidend vermogen in de zin van diezelfde bepaling sub b).
Immers, wanneer een merk niet beschrijvend is als bedoeld sub c), is het daardoor niet noodzakelijkerwijs onderscheidend: er dient nog te worden nagegaan of het merk in wezen niet valt onder het bepaalde in b) (J.-J. Evrard, Le caractère distinctif de la marque et son champ de protection in «Les droits intellectuels: développements récents », Larcier 2004, p. 94, nr. 29).
7. De wezenlijke functie van het merk is daarin gelegen dat aan de consument of de eindverbruiker met betrekking tot de gemerkte waren of diensten de identiteit van de oorsprong wordt gewaarborgd, in dier voege dat hij deze zonder gevaar voor verwarring van waren of diensten van andere herkomst kan onderscheiden (zie met name arresten van 23 mei 1978, Hoffmann-La Roche, 102/77, Jurispr. blz. 1139, r.o. 7, en 18 juni 2002, Philips, C-299/99, Jurispr. blz. I-5475, r.o. 30). Artikel 7, lid 1, sub b), van de verordening beoogt aldus te beletten dat merken worden ingeschreven die het onderscheidend vermogen missen dat hen als enige in staat stelt deze wezenlijke functie te vervullen. Gelet op de omvang van de bescherming die de verordening aan een merk verleent, ligt het voor het overige voor de hand dat het aan artikel 7, lid 1, sub b), van de verordening ten grondslag liggende algemeen belang samenvalt met de wezenlijke functie van het merk (HvJEG 16 september 2004, C-329/02P, SAT.2).
Merken zonder onderscheidend vermogen zijn met name zij die vanuit het oogpunt van het relevante publiek gewoonlijk in de handel worden gebruikt voor de voorstelling van de betrokken waren of diensten, of waarvoor er op zijn minst concrete aanwijzingen bestaan waaruit kan worden opgemaakt dat de merken op deze wijze kunnen worden gebruikt. Bovendien stellen dergelijke merken het relevante publiek niet in staat om bij een latere aankoop een positieve aankoopervaring te herhalen of een negatieve te vermijden (GvEA, 20 november 2002, T-79/01 en T-86/01, Kit Pro en Kit Super Pro, r.o. 19).
In casu toont het BMB niet aan dat het teken STEELGUARD gewoonlijk in de handel wordt gebruikt ter aanduiding van verven, vernissen, lakken, oxidatieremmende middelen en houtconserveringsmiddelen, kleurstoffen, beitsen, natuurlijke harsen als grondstof, metalen in blad- en poedervorm voor schilders, decorateurs, drukkers en kunstenaars, verfachtige beschermingslagen, d.w.z. de waren waarvoor de inschrijving werd gevraagd.
Afgezien van de website van Ameron zelf, die haar producten voorstelt, komt geen enkele website van het BMB waarop het woord STEELGUARD te vinden is, uit de Benelux. Deze websites zijn alle in het Engels opgesteld en het grootste deel ervan heeft betrekking op producten die door vennootschappen van de Ameron groep of door zijn dealers worden verkocht zoals de vennootschap Copas. Een aantal websites heeft zelfs betrekking op stalen veiligheidsdeuren, zoals www.steelguard.com.au, wat niets te maken heeft met verf in het algemeen.
Voorts is reeds gememoreerd dat het teken is samengesteld uit twee Engelse woorden die door het relevante Benelux-publiek niet als soortnamen kunnen worden beschouwd. Voor dat publiek heeft het teken geen bijzondere betekenis en is het dus in staat om naar zijn oordeel de beoogde waren van die van een andere herkomst te onderscheiden.
Daaruit volgt dat het teken STEELGUARD, in zijn geheel beschouwd, wel degelijk een onderscheidend vermogen heeft.
Het beroep is gegrond.
V.- CONCLUSIE
Om deze redenen, het Hof,
1. Verklaart het beroep ontvankelijk en gegrond.
2. Beveelt het Benelux-Merkenbureau over te gaan tot inschrijving van het Benelux-depot nr. 1000551 van het woordmerk STEELGUARD ter aanduiding van verven, vernissen, lakken, oxidatieremmende middelen en houtconserveringsmiddelen, kleurstoffen, beitsen, natuurlijke harsen als grondstof, metalen in blad- en poedervorm voor schilders, decorateurs, drukkers en kunstenaars, verfachtige beschermingslagen, in klasse 2.
3. Verwijst het BMB in de kosten.
Deze kosten bedragen 237,98 € voor het BMB en 186 + 55,78 + 237,98 € voor Ameron.
Aldus gewezen en uitgesproken ter openbare burgerlijke terechtzitting van de negende kamer van het Hof te Brussel op 01-06-2006.
waar aanwezig waren:
Martine REGOUT, Raadsheer d.d. Voorzitter,
Henry MACKELBERT, Raadsheer,
Els HERREGODTS, Raadsheer,
Patricia DELGUSTE, Griffier.
* * * * *