Datum
Instantie
BER BE Merk
NI OUI NI NON Depotnummer
Deposant
ESNOL, Pascal Tekst
Rekestnummer 2003/AR/2421
Uitspraak: 9 maart 2007
Het Hof van Beroep te BRUSSEL, negende kamer, na beraadslaging, spreekt volgend arrest uit:
INZAKE VAN :
ESNOL Pascal, wonende te 78540 Vemouillet (Frankrijk), avenue Montaigne, 10,
Verzoeker,
Vertegenwoordigd door Meesters Emmanuelle de Barnier-Bernier en Michel Magnien, advocaat te 75015 Parijs (Frankrijk) rue Franquet, 12 en Meester Paul Struyven, advocaat te 1050 Brussel, Opperstraat, 95,
pleiter : Meester M. Magnien,
tegen:
HET BENELUX-MERKENBUREAU,
hierna afgekort BMB, met zetel te 2591 XR Den Haag (Nederlands), Bordewijklaan, 15,
Wederpartij,
Vertegenwoordigd door Meester Ludovic De Gryse, advocaat bij het Hof van Cassatie en Meester Brigitte Dauwe, advocaat, kantoorhoudend te 1060 Brussel, Henri Wafelaertsstraat, 47-51,
pleiters : Meesters L. De Gryse enC. Eyers.
1. AANGEVOCHTEN BESLISSING
Het beroep is gericht tegen de beslissing van het Benelux-Merkenbureau (afgekort BMB) van 15 augustus 2003 tot weigering van de inschrijving van het woordmerk ni oui ni non.
II. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het beroep is ingesteld bij verzoekschrift, neergelegd door de heer Esnol ter griffie van het hof, op 14 oktober 2003.
De zaak werd op een rechtsdag bepaald op grond van een beschikking van 13 november 2003 met toepassing van artikel 747§2 van het Gerechtelijk Wetboek.
De rechtspleging is op tegenspraak.
Hierbij wordt artikel 24 van de wet van 15 juni 1935 op het taalgebruik in gerechtszaken.
III. FEITEN EN ACHTERGROND VAN HET GEDING
1. Op 8 mei 2002 gaat de heer Esnol over tot de internationale inschrijving van het woordmerk ni oui ni non bij de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom onder het nummer 783823, om de waren en diensten uit de volgende klassen aan te duiden:
· Klasse 9 : Apparaten voor het opnemen, het overbrengen of het weergeven van geluid of beeld; magnetische gegevensdragers, schijfvormige geluidsdragers; verkoopautomaten en mechanismen voor apparaten met vooruitbetaling; rekenmachines; gegevensverwerkende apparatuur; computers; software computerrandapparatuur; computerprogramma's.
· Klasse 16: Papier en karton (onbewerkt, halfbewerkt of voor papierhandel of drukkerij) ; drukwerken ; boekbinderswaren ; foto's ; schrijfbehoeten ; kleefstoffen (voor kantoor gebruik of voor de huishouding) ; materiaal voor kunstenaars; penselen; schrijfmachines en kantoorartikelen (uitgezonderd meubelen) ; leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen).
· Klasse 28: Spellen, speelgoederen; gymnastiek- en sportartikelen (uitgezonderd kleding, schoenen en tapijt); versierselen voor kerstbomen; speelkaarten.
· Klasse 35 : Reclame; zakelijke adviezen, informatie of voorlichting.
· Klasse 41 : Opvoeding; opleiding; ontspanning; sportieve en culturele activiteiten; uitgave van boeken, tijdschriften; productie van shows, films; verhuur van films; organisatie van wedstrijden op het gebied van opvoeding en ontspanning.
In deze internationale inschrijving, gebaseerd op een Frans depot nr. 013130486 van 9 november 2001 worden Zwitserland en de Benelux aangewezen als land waartoe de gevraagde bescherming zich uitstrekt.
2. Bij schrijven van 11 november 2002 stelt het BMB de Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) in kennis van de voorlopige weigering van de inschrijving van het merk ni oui ni non omreden dat :
« Het teken "ni oui ni non" uitsluitend bestaat uit de gebruikelijke uitdrukking "ni oui ni non" en ieder onderscheidend vermogen mist voor de in klasse 9, 16, 28, 35 en 41 genoemde waren en diensten voor zover ze op het zogenaamde "ni oui ni non" spel betrekking hebben (zie artikel 6 bis, lid 1', onder a. van de eenvormige Beneluxwet op de merken in bijlage)».
Bij schrijven van 28 april 2003 bestrijdt de heer Esnol het door het BMB ingenomen standpunt, waarbij hij erop wijst dat het gezelschapsspel dat hij onder dat merk op de markt wil brengen zich van het populaire spel Ni oui ni non onderscheidt doordat het een bord, kaarten en een bel bevat.
Op 4 juni 2003 brengt het BMB de argumenten naar voren op grond waarvan het aan de weigering van de inschrijving vasthoudt en op 15 augustus 2003 wordt de definitieve weigering medegedeeld.
3. Tegen deze beslissing wordt door de heer Esnol beroep aangetekend.
Hij verzoekt het Hof om het BMB te bevelen over te gaan tot de inschrijving van het merk ni oui ni non, gedeponeerd onder nr. 783823, voor de waren en diensten in klasse 9, 16, 28, 35 en 41.
Mocht het hof beslissen dat de bewuste uitdrukking de consument eventueel naar de mondelinge beoefening van het spel Ni oui ni non kan verwijzen, dan vordert hij dat zijn beroep op zijn minst gegrond verklaard wordt voor de waren die onder de klassen 9, 16 en 28.
Tevens dient hij een tussenvordering in, strekkende tot de veroordeling van het BMB tot betaling van 1.000 € aan advocaatkosten.
IV. Bespreking
1. Ten aanzien van het verzoek om de conclusie te weren
4. Het kalender voor de uitwisseling van conclusies die door het hof bij beschikking van 13 november 2003 is vastgesteld bepaalde dat de heer Esnol zijn hoofdconclusie voor uiterlijk 9 februari 2004 moest mededelen en neerleggen. Hem werd de mogelijkheid geboden een aanvullende conclusie voor 5 april 2004 in te dienen. Het BMB beschikte over het recht op die aanvullende conclusie te reageren door middel van een allerlaatste conclusie die voor 19 april 2004 diende te worden neergelegd.
De heer Esnol heeft zijn hoofdconclusie slechts op 16 februari 2004 neergelegd, d.i. laattijdig. Hij heeft op 16 maart 2004 een samenvattende conclusie ingediend, waarin de tekst van zijn eerste conclusie was opgenomen. Op die laatste conclusie heeft het BMB geantwoord bij een aanvullende en samenvattende conclusie, neergelegd op 14 april 2004.
Het BMB vraagt alle door de heer Esnol neergelegde conclusies uit de debatten te weren.
5. De conclusie van 16 februari 2004 die laattijdig is ingediend moet worden geweerd.
6. Artikel 747, ,§ 2, van het Gerechtelijk Wetboek heeft niet de strekking dat een partij die nalaat binnen de door de rechter bepaalde termijn een conclusie te nemen hierdoor noodzakelijk het recht verbeurt om in een latere termijn een conclusie te nemen; de rechter mag echter op vordering van een wederpartij een deloyale proceshouding sanctioneren en op die grond een conclusie uit het debat weren(Cass., 27 november 2003, J.T. , 2005, p. 419).
In casu moet worden vastgesteld dat het BMB over een termijn van 29 dagen heeft kunnen beschikken om de samenvattende conclusie van de heer Esnol te beantwoorden en dat het van deze mogelijkheid gebruik heeft gemaakt, ook om te reageren op de in deze conclusie geformuleerde subsidiaire vordering (zie blz. 23, onder IV).
Er kan derhalve niet worden gesteld dat het BMB een nadeel heeft geleden bij het in gereedheid brengen van onderhavige zaak en dat het het slachtoffer is geworden van een oneerlijk gedrag van verzoeker.
Er bestaat dan ook geen aanleiding om de laatste conclusie van de heer Esnol, die binnen de door het hof gestelde termijn is ingediend, uit het debat te weren.
2. Ten aanzien van het onderscheidend vermogen
7. Bij het onderzoek van een aanvrage om inschrijving dient de bevoegde autoriteit rekening te houden met de kenmerken die eigen zijn aan het merk, en, bij een woordmerk, de betekenis ervan.Het onderscheidend vermogen van een merk in de zin van artikel 3, lid 1, sub b, van de richtlijn moet enerzijds worden beoordeeld in relatie tot deze waren of diensten en anderzijds in relatie tot de perceptie ervan door het relevante publiek, dat bestaat uit de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van die waren of diensten (HvJEG, 12 februari 2004, C-363/99, Postkantoor, r.o. 32 en 34).
Merken die elk onderscheidend vermogen missen zijn met name merken die vanuit het oogpunt van het relevante publiek gewoonlijk in de handel worden gebruikt voor de voorstelling van de betrokken waren of diensten, of waarvoor er op zijn minst concrete aanwijzingen bestaan waaruit kan worden opgemaakt dat de merken op deze wijze kunnen worden gebruikt. Bovendien stellen dergelijke merken het relevante publiek niet in staat om bij een latere aankoop een positieve aankoopervaring te herhalen of een negatieve te vermijden (GvEA, 20 november 2002, T-79/01 en T-86/01, Kit Pro en Kit Super Pro, r.o. 19).
In het bijzonder mist een woordmerk dat kenmerken van waren of diensten beschrijft in de zin van artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn, daardoor noodzakelijkerwijs elk onderscheidend vermogen voor deze waren of diensten in de zin van artikel 3, lid 1, sub b, van de richtlijn. (HvJEG, hogergenoemd arrest Postkantoor, r.o. 86).
Om als een merk in de zin van artikel 1, lid 1, van de eenvormige Beneluxwet op de merken te kunnen worden aangemerkt dient een teken een zodanig individueel karakter te bezitten of te hebben verkregen dat het geschikt is die waar van soortgelijke waren te onderscheiden en zijn herkomst uit een bepaalde onderneming genoegzaam te demonstreren (BenGH, 16 december 1991, Burberrys II, r.o. 17, Jur. 1991, p. 22).
8. In casu wordt door de heer Esnol niet betwist dat het spel Ni oui ni non, dat voor een deelnemer erin bestaat niet de woorden oui of non bij een reeks vragen en antwoorden uit te spreken, een ruim bekend spel is dat tot de volkstraditie behoort. De heer Esnol stelt dat hij er niet naar streeft zich dit spel toe te eigenen, maar is van oordeel dat men het door hem onder het teken ni oui ni non op de markt gebrachte product in aanschouw moet nemen, dat een van het mondelinge spel afwijkende gezelschapsspel is, aangezien het een bord, speelkaarten en een bel bevat en dat het teken althans louter naar het populaire spel verwijst.
9. In tegenstelling tot wat door de heer Esnol aangevoerd wordt, is er geen aanleiding om de waren en diensten die daadwerkelijk onder het merk zijn of zullen worden verhandeld in aanmerking te nemen, doch de waren en diensten waarvoor de bescherming wordt gevraagd.
Welnu, in zijn vordering betrekt de heer Esnol de spelen (klasse 28) en ontspanning (klasse 41).
Het teken ni oui ni non is louter beschrijvend voor een spel of een bij het publiek goed bekende ontspanning. Het gebruik van deze uitdrukking, in zijn algemeen beschouwd, stelt het relevante publiek in staat rechtstreeks en onmiddellijk een verband te leggen met de kenmerken van de waar of dienst.
Het teken mist dan ook elk onderscheidend vermogen omdat het niet geschikt is om de consument in staat te stellen, wanneer hij zijn keuze dient te doen, de waar die hij van plan is te kopen te onderscheiden als afkomstig van de onderneming van de heer Esnol.
Verder moet rekening worden gehouden met het algemeen belang dat vereist dattekens of benamingen die de categorieën van waren of diensten beschrijven waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, door eenieder vrij moeten kunnen worden gebruikt. Zij kunnen dus niet aan een enkele onderneming worden voorbehouden (HvJEG 4 mei 1999, C-108/97 Windsurfing Chiemse).
Tot slot, in tegenstelling tot hetgeen door de heer Esnol gesteld wordt, is het merk niet louter verwijzend naar genoemd populair spel. Het brengt het direct naar voren. Ook al is dit niet het geval, moet de inschrijving van het teken hoe dan ook geweigerd worden indien het in minstens één van de potentiële betekenissen een kenmerk van de betrokken waren of diensten aanduidt. (HvJEG 23 oktober 2003, C-191/01, Doublemint), wat in casu het geval is.
Het beroep is derhalve niet gegrond.
3. Ten aanzien van de subsidiaire vordering tot inschrijving
10. De heer Esnol heeft de inschrijving van het teken voor alle in zijn aanvragen opgenomen waren en diensten gevraagd.
Voor het BMB is geen discussie gevoerd over de vraag of het teken eventueel onderscheidend is ten opzichte van andere waren en diensten dan spelen en ontspanning en de heer Esnol heeft geen aanvrage om gedeeltelijke inschrijving ingediend.
11. In zijn arrest van 15 december 2003 (zaak BMB / Vlaamse Toeristenbond, nr. A/2002/2), heeft het Benelux-Gerechtshof voor recht verklaard :
De artikelen 6 bis en 6 ter BMW moeten aldus worden uitgelegd dat het Hof van Beroep te Brussel, het Gerechsthof te ’s-Gravenhage of cour d'appel van Luxemburg slechts een bevel tot inschrijving mag geven voor bepaalde waren of diensten van een klasse inzoverre het BMB, na het onderzoek bepaald bij artikel 6 bis, ook een beslissing heeft genomen in verband met die bepaalde waren of diensten en niet alleen een beslissing heeft genomen die dezelfde volledige klasse aanbelangde.
Het staat vast dat het BMB niet is overgegaan tot een toetsing van het onderscheidend karakter van het merk, waar per waar en dienst per dienst, en zich beperkt heeft tot een algehele weigering van de inschrijving voor alle gevraagde waren en diensten.
In zijn arrest van 15 februari 2007 heeft het Hof van Justitie nu voor recht verklaard dat de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten aldus moet worden uitgelegddat zij niet in de weg staat aan een nationale regelgeving die een rechterlijke instantie waarbij beroep tegen een beslissing van de bevoegde autoriteit is ingesteld, belet om zich over het onderscheidend vermogen van het merk voor elk van de in de aanvraag om inschrijving opgegeven waren en diensten afzonderlijk uit te spreken, wanneer noch deze beslissing noch deze aanvraag betrekking had op categorieën van waren of diensten of waren of diensten afzonderlijk (zaak C-239/05 BVBA Management, Training en Consultancy).
Hieruit volgt dat het subsidiaire beroep niet ontvankelijk is.
V. DICTUM
Om deze redenen, het hof,
Na de door de heer Esnol op 16 februari 2004 ingediende conclusie uit de debatten te hebben geweerd,
1. Verklaart het beroep ten principale ongegrond, verklaart het subsidiaire beroep van de heer Esnol onontvankelijk en wijst het af.
2. Verwijst de heer Esnol in de kosten Esnol.
Deze kosten bedragen 186 + 57,02 + 242,94 € wat hem betreft en 242,94 € wat het BMB betreft.
Aldus gevonnist en uitgesproken ter openbare terechtzitting van de negende kamer van het hof van beroep te Brussel, op 09.03.2007
Waar aanwezig waren:
Martine REGOUT, Raadsheer, wnd. voorzitter
Henry MACKELBERT, Raadsheer,
Els HERREGODTS, Raadsheer,
Patricia DELGUSTE, Griffier.