Uitspraak:
Rekestnummer: 2006/AR/1592
De vennootschap naar Duits recht LIDL STIFTUNG & CO KG tegen DE BENELUX-ORGANISATIE VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
Het Hof van Beroep te Brussel, 18e kamer, na beraadslaging, wijst volgend arrest:
R.G. Nr. 2006/AR/1592
INZAKE VAN :
De vennootschap naar Duits recht LIDL STIFTUNG & CO KG,
met maatschappelijke zetel te 74167 NECKARSULM (DUITSLAND), Stiftbergstrasse 1,
hierna genoemd “LIDL”,
Eiseres,
Vertegenwoordigd door Meester VANDEREECKT Bart (BRUSSEL) loco DEMEUR Martine,
advocaat te 1000 BRUSSEL, Keizerlaan 3,
tegen:
DE BENELUX-ORGANISATIE VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM,
opgericht krachtens het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of modellen),
met rechtspersoonlijkheid,
vertegenwoordigd door de Directeur-generaal van haar Bureau,
met maatschappelijke zetel in NEDERLAND, te 2591 XR Den Haag, Bordewijklaan, 15,
Verweerster,
Vertegenwoordigd door Meester Ludovic DE GRYSE, advocaat bij het Hof van Cassatie en
Meester Brigitte Dauwe, advocate bij de balie te Brussel,
waarvan het kantoor te 1000 BRUSSEL, Loxumstraat 25, is gevestigd,
alsmede door Mr. EYERS Céline (BRUSSEL).
I. DE RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
01. Bij op 09 juni 2006 neergelegd verzoekschrift wordt bij het Hof een beroep ingesteld tegen een beslissing van het Benelux-Merkenbureau d.d. 11 april 2006 op grond van artikel 6ter van de Eenvormige Beneluxwet op de Merken (BMW) die thans is opgeheven.
De bestreden beslissing heeft betrekking op de weigering van de inschrijving van een woordmerk, gedeponeerd op 15 februari 2005.
02. Thans wordt de bevoegdheid tot kennisneming van het geschil aan het Hof toegekend op grond van artikel 2.12 van het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE) van 25 februari 2005, dat op 01 september 2006 in werking is getreden.
De Organisatie voor de Intellectuele Eigendom is de rechtsopvolger van het Benelux-Merkenbureau (BMB) en heeft al zijn verplichtingen overgenomen. Ze wordt vertegenwoordigd door de Directeur-generaal van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE).
03. Het beroep is binnen de door artikel 6ter, eerste lid van de BMW voorgeschreven termijn van twee maanden ingesteld en is dan ook ontvankelijk.
04. De advocaten van partijen zijn in hun middelen gehoord op de openbare terechtzitting van 17 december 2007.
II. DE AANLEIDING TOT HET GESCHIL EN DE VORDERING
05. Op 15 februari 2005 heeft verzoekster het woordmerk ‘ASIAN DELIGHT’ gedeponeerd voor waren in de administratieve klassen 29 en 30.
Het depot draagt het numer 1071772.
De in de inschrijvingsaanvraag opgenomen waren zijn de volgende: geconserveerde, gedroogde en gekookte vruchten en groenten; ingeblikte vruchten en groenten, met name pickles, eetbare oliën en vetten; soepen, kant-en-klare gerechten voor zover niet begrepen in andere klassen, knabbelwaren, voor zover niet begrepen in andere klassen, kokosmelk (klasse 29) en: thee, rijst, deegwaren, kruidensausen, specerijen, gerechten, gerechten voor zover niet begrepen in andere klassen, slaspecialiteiten (delicatessen) voor zover niet begrepen in andere klassen; knabbelwaren voor zover niet begrepen in andere klassen; sushi (klasse 30).
06. Bij brief van 29 maart 2005 heeft het BMB verzoeksters gemachtigde in kennis gesteld van haar voorlopige beslissing tot weigering van inschrijving om de volgende reden(en):
«Het teken ASIAN DELIGHT, dat uitsluitend bestaat uit de geografische benaming ASIAN (Engels voor Aziatisch) en de benaming DELIGHT (Engels voor lekkernijen) kan in de handel dienen tot aanduiding van de soort of de plaats van herkomst van de in klasse 29 en 30 opgenomen waren die uit Azië afkomstig zijn of op Aziatische wijze bereid worden. Het teken mist daardoor elk onderscheidend vermogen (artikel 6 bis, lid 1, onder b. en c. van de Eenvormige Beneluxwet op de merken, in bijlage).»
De bepalingen van artikel 6bis, eerste lid onder b. en c., waarnaar door het Bureau verwezen wordt stemmen overeen met de bepalingen van artikel 2.11.1 onder b. en c. BVIE.
Het gaat om de gevallen waarin een merk elk onderscheidend vermogen mist (artikel 2.11.1 onder b.) en waarin het uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of het tijdstip van vervaardiging van de waren of de verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten (artikel 2.11.1 onder c.)
07. In antwoord op deze mededeling heeft het bureau Bede, verzoeksters gemachtigde, bij omstandige brief d.d. 23 september 2005 haar standpunt geformuleerd, dat als volgt kan worden samengevat.
Allereerst wordt hierbij het BMB dat twee weigeringsgronden inroept verweten na te laten deze als zelfstandig aan te merken en derhalve geen onderscheid te maken tussen de situaties waarop die gronden doelen. Hieruit wordt afgeleid dat de voorlopige weigering niet rechtmatig gemotiveerd is.
Vervolgens wordt betoogd dat het aan het BMB behoort om het gemis aan onderscheidend vermogen aan te tonen, zelfs het beschrijvend karakter van het gedeponeerde merk en dat het bewijs niet is geleverd.
Ten aanzien van het beweerde beschrijvend karakter van het teken wordt meer bepaald door de gemachtigde gesteld dat de Engelse taal niet een van de Beneluxtalen is en dat ze dan ook niet kan worden beschouwd als een taal die door een groot deel van het in aanmerking komend publiek begrepen wordt.
Met betrekking tot het onderscheidend vermogen wordt erkend dat elk van de woorden van de naam in een van de Beneluxtalen zou kunnen worden vertaald maar hierbij wordt aangevoerd dat de combinatie van beide termen, waarvan ‘delight’ het zwaarwegende onderdeel vormt, een ongebruikelijke voorstelling oplevert en aldus onderscheidend vermogen heeft.
Ten aanzien van het beschrijvend karakter wordt gesteld dat indien de term ‘asian’ zou kunnen worden begrepen als aanduiding van de herkomst van de waren, de term ‘delight’ niet als een vertaling van de woorden ‘délice’- of ‘genot’ in de Nederlandse taal – zou kunnen worden aangemerkt en dat gelet op het louter willekeurig karakter ervan in relatie tot de warren in klasse 29 en 30 dat woord geen wezenlijk kenmerk van genoemde waren aangeeft.
Daarnaast wordt gesteld dat deposant geenszins een uitsluitend recht op het woord ‘asian’ claimt.
08. Ervan uitgaande dat zijn bezwaren tegen de inschrijving niet waren opgeheven heeft het BMB gehandhaafd waarbij het hierop in zijn brief van 15 december 2005 een nadere toelichting gaf.
Op de kritiek ten aanzien van het zelfstandige karakter van beide absolute weigeringsgronden antwoordt het dat het gemis aan onderscheidend vermogen aanvullend uit het beschrijvend karakter van de merknaam wordt afgeleid.
Het voegt hieraan toe dat het volstaat dat de merknaam voor de aanduiding van kenmerken van waren of diensten kan worden gebruikt om het beschrijvend karakter vast te stellen en spreekt zijn overtuiging uit dat de kennis van de Engelse taal op het Benelux grondgebied voldoende verspreid is opdat de aanduidingen ‘asian’ en ‘delight’ in hun beschrijvende betekenis worden opgevat.
Hierbij meldt het enerzijds dat de term ‘asian’ voor de Aziatische oorsprong beschrijvend is en anderzijds dat de waren waarvoor het merk gedeponeerd is in de Aziatische keuken gebruikt worden. Het wijst ook op de veronderstelling dat het publiek de term ‘delight’ rechtstreeks in verband kan brengen met de hoedanigheid van de waren: het zou gaan om een aanprijzende omschrijving.
Het verwijst vervolgens naar de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen om de stelling te staven dat ervan uitgegaan moet worden dat gelet op het beschrijvend karakter van beide bestanddelen van de merknaam het geheel ook beschrijvend is, waarbij beide bestanddelen louter aaneengevoegd zijn, zonder ongebruikelijke voorstelling.
Het concludeert hieruit dat het woord ‘asian delight’ niet is geschikt om de herkomst van de betrokken waren te demonstreren en dat het dus de merkfunctie niet kan vervullen.
09. De formele weigering van de inschrijving werd op 11 april 2006 meegedeeld. In dit schrijven geeft het Bureau aan te verwijzen naar ‘(zijn) brief d.d. 29 maart 2005 alsook naar het daaropvolgend schrijven terzake’ en stelt vast dat zijn bezwaren niet binnen de gestelde termijn zijn opgeheven.
In het inleidend verzoekschrift voor het Hof wordt slechts verwezen naar ‘de definitieve weigeringsbeslissing (…) die bij schrijven van 11 april 2006 is meegedeeld’, maar hieronder dient te worden verstaan dat met het aangeven van die beslissing verzoekster ook doelt op de inhoud van de brieven van 29 maart 2005 en 15 december 2005 die met de brief van 11 april 2006 één geheel vormen.
10. Verzoekster vordert de veroordeling van het BBIE tot inschrijving van het teken ‘ASIAN DELIGHT’, gedeponeerd onder nummer 1071772, volgens de bewoordingen van het depot voor de waren in klasse 29 en 30.
III. HET STANDPUNT VAN PARTIJEN
11. Verzoekster is van mening dat de beslissing niet naar recht verantwoord is in die zin dat het Bureau niet aangeeft waarom dezelfde redenen de weigering van inschrijving verantwoorden ten aanzien van de twee ingeroepen weigeringsgronden die rechtens afzonderlijk zijn: het gemis aan onderscheidend vermogen enerzijds en het zogenaamde uitsluitend beschrijvend karakter van het woord ‘asian delight’ anderzijds.
Zij is van oordeel dat het woord ‘delight’ voor de gemiddelde Benelux consument een fantasievol karakter heeft zonder verband met een kenmerk van de betrokken waren. De betreffende term zou slechts strekken tot de uiting van een emotie.
Zij is van mening dat het publiek dat het publiek dat die Engelse term begrijpt deze in verband zal brengen met de uitdrukking ‘turkish delight’, die voor het product van Turkse oorsprong gebruikt ‘loukoum’ gebruikt wordt, en aldus zal begrijpen dat ‘asian delight’ geen kenmerk onthult van de waren waarvoor dat merk zou worden gebruikt.
Daarnaast bekritiseert ze het wikkeurig karakter van de bestreden beslissing, daarbij verwijzend naar de beslissingspraktijk van het Bureau dat verschillende merken met daarin het woord ‘delight’ in combinatie met een ander woord als: cool, sunny, fruits, seafood, southern, double, red en heart’s ingeschreven heeft.
Ten slotte maakt ze melding van het feit dat het teken ‘asian delight’ door de Franse merkenautoriteit is ingeschreven.
12. Het Bureau verdedigt alle gronden die het in de bestreden beslissing heeft aangevoerd.
Het betoogt dat beide termen waaruit het betwiste teken bestaat kennelijk tot de categorie behoren van die welke ‘kunnen’ dienen tot aanduiding van eigenschappen, plaats van herkomst of kenmerken van de waren en die op grond hiervan voor iedereen vrij beschikbaar moeten blijven.
Het onderstreept dat de loutere aaneenvoeging van beide woorden niets toevoegt aan de som van de twee bestanddelen en niet een zelfstandig niet beschrijvend teken doet ontstaan.
Met betrekking tot de grond ontleend aan het gemis aan onderscheidend vermogen merkt het Bureau op dat de criteria die aan het onderscheidend vermogen enerzijds en aan het beschrijvend karakter anderzijds ten grondslag liggen elkaar overlappen. Volgens hem leidt de aanwezigheid van een beschrijvend karakter tot het gebrek aan onderscheidend vermogen.
Subsidiair wordt door het Bureau aangevoerd dat het teken ‘asian delight’ niet ingeschreven kan worden aangezien het de indruk kan wekken dat de waren waarvoor het gedeponeerd is uit een Aziatisch land afkomstig zijn, terwijl zulks geenszins is aangetoond.
In dit verband baseert het zich op artikel 2.11.e BVIE dat verwijst naar artikel 2.4 BVIE op grond waarvan ‘de inschrijving van een merk dat tot misleiding van het publiek kan leiden, bijvoorbeeld ten aanzien van aard, hoedanigheid of plaats van herkomst van de waar’ geweigerd wordt.
Ten slotte wordt verweer gevoerd tegen een willekeurige inschrijvingspraktijk. De merken met daarin de term ‘delight’ die door verzoekster zijn aangehaald dateren van voor de inwerkingtreding op 1 januari 1996 van het Protocol van 02 december 1992 waarin de voorwaarden voor verlening van een merk nader aangegeven zijn.
IV. BESPREKING
13. Ingevolge de rechtspraak van het Hof van Justitie EG (HvJEG arrest Koninklijke KPN Nederland [Postkantoor] van 12 februari 2004, C-363/99, r.o. 31, 35, 36 en 73, en arrest MT & C [The Kitchen Company] van 15 februari 2007, C-239/05, r.o. 31 t/m 36) moet een merkenautoriteit de volgende beginselen in acht te nemen bij het onderzoek met het oog op de inschrijving van een merk.
Het onderzoek van het onderscheidend vermogen mag niet in abstracto gebeuren, maar dient rekening te houden met alle concrete en relevante feiten en omstandigheden van de inschrijvingsaanvraag.
De beoordeling van die elementen dient plaats te vinden op het tijdstip van de vaststelling van de definitieve beslissing.
Het onderzoek moet voor elke in de aanvraag opgenomen waar of dienst plaatsvinden, los van de wijze waarop de aanvraag geformuleerd is, en in voorkomend geval kan de autoriteit tot verschillende conclusies naargelang de in de inschrijvingsaanvraag genoemd waren of diensten.
De beslissing moet voor elk van de waren of diensten gemotiveerd zijn maar een globale motivering kan volstaan wanneer een groep waren of diensten onder dezelfde weigeringsgrond valt.
Een rechterlijke instantie bij wie beroep is ingesteld tegen een beslissing over een aanvraag voor de inschrijving van een merk, moet eveneens rekening houden met alle relevante feiten en omstandigheden binnen de grenzen van de uitoefening van haar bevoegdheden, zoals vastgesteld door de toepasselijke nationale regelgeving.
14. De merkenautoriteit moet het onderzoek verrichten in het licht van het algemeen belang dat aan haar taak ten grondslag ligt en van elk van de weigeringsgronden. (HvJEG arrest 18 juni 2002, zaak Philips C-299/99, punt 77; HvJEG arrest 06 mei 2001, zaak Libertel C-104/01, punt 51; HvJEG arrest 12 februari 2004, zaak Koninklijke KPN, C-363/99, punt 55; HvJEG arrest 16 september 2004, Zaak SAT.1, punt 25; HvJEG arrest 19 april 2007, Zaak Celltech, C-273/05, punt 74).
Het algemeen belang kan zich ertegen verzetten dat het uitsluitend gebruik van een teken aan een ondernemer toegekend wordt wanneer deze toekenning een ongeoorloofd concurrentievoordeel dreigt te doen ontstaan ten behoeve van een enkele ondernemer en ten nadele van de overige ondernemers, met name wanneer het gaat om beschrijvende tekens of aanduidingen voor waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, welke vrij door iedereen gebruikt moeten kunnen worden.
In die mate primeren de vereisten van een vrije en eerlijke concurrentie boven de toekenning aan een houder van exclusieve rechten op een merk die onbeperkt in de tijd vernieuwbaar zijn.
15. De in artikel 2.11.b BVIE bedoelde absolute weigeringsgrond die betrekking heeft op het gebrek aan onderscheidend vermogen stemt overeen met die welke genoemd is in artikel 3.1, onder b), van de Richtlijn nr. 89/104/EEG van 21 december 1988 van de Raad van de EG betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten
De in artikel 2.11.c BVIE vermelde absolute weigeringsgrond met betrekking tot beschrijvende tekens of aanduidingen stemt overeen met die welke in artikel 3.1 onder c) van dezelfde richtlijn is genoemd.
Ze dienen dan ook uitgelegd te worden conform de strekking die daaraan is gegeven door het Hof van Justitie EG.
16. Bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van een merk moet het teken worden onderzocht zoals het gedeponeerd is en in relatie tot de waren en diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd.
Dit impliceert dat de totaalindruk die het merk oproept in aanmerking moet worden genomen maar sluit niet uit dat in eerste instantie de bestanddelen van het merk achtereenvolgens onderzocht worden (HvJEG, arrest 30 juni 2005, zaak Eurocermex, C-286/04, punten 22 en 23; HvJEG arrest 25 oktober 2007, zaak Develey, punt 82).
In het geval van een beschrijvend teken in de zin van artikel 3.1 c) van de richtlijn 89/104/EG moet het teken onderzocht worden in het licht van zijn betekenis in het gangbare taalgebruik voor de aanduiding van waren of diensten of van een van de kenmerken ervan.
17. Volgens een vaste rechtspraak van het Hof van Justitie EG moet het begrip 'onderscheidend vermogen' aldus verstaan worden dat een merk geschikt moet kunnen zijn om een waar of dienst als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus om ze te onderscheiden van die van een andere onderneming (HvJEG arrest 04 mei 1999, zaken Windsurfing Chiemsee C-108/97 en C-109/97, punt 49; HvJEG arrest 20 juni 1999, zaak Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, punt 22; HvJEG arrest 18 juni 2002, zaak Philips, C-299/99, punt 35; HvJEG arrest 08 april 2003, zaak Linde & Winward, C-53/01 & C-55/01, punt 40; HvJEG arrest 25 oktober 2007, zaak Develey C-238/06, punt 79).
18. Bij de vraag of een merk onderscheidend vermogen heeft is de perceptie door het relevante publiek doorslaggevend.
Ten aanzien van waren en diensten die voor alle consumenten bestemd zijn bestaat het relevante publiek uit de redelijk geïnformeerde, omzichtige en oplettende gemiddelde consument (HvJEG, arrest 06 mei 2003, zaak Libertel, C-104/01, punt 46; HvJEG arrest 16 september 2004, zaak SAT.1 Satelliten/Fernsehen, punt 24).
19. Op grond van artikel 3, lid 1 onder c) van de richtlijn 89/104/EG kunnen tekens of aanduidingen die gewoonlijk in de handel tot aanduiding van een kenmerk van de waren of diensten waarvoor de inschrijving van het merk is aangevraagd kunnen dienen, niet ingeschreven worden nu het door deze bepaling nagestreefde algemeen belang vereist dat zulke tekens of aanduidingen vrij door eenieder gebruikt kunnen worden (HvJ arrest 23 oktober 2003, zaak Wrigley [Doublemint] C-191/01, punten 31 en 32; HvJEG arrest 12 februari 2004, Zaak Koninklijke KPN [Postkantoor] C-363/99, punt 57; HvJEG arrest 12 januari 2006, zaak Deutsche SiSi-Werke, C-173/04, punt 62; HvJEG arrest 19 april 2007, zaak Celltech, C-276/05, punt 75).
Hierbij is het voldoende dat het tekens of de benamingen een kenmerk in een van de potentiële betekenissen ervan aanduidt. Indien daarnaast op het tijdstip van de inschrijvingsaanvraag het teken niet daadwerkelijk ter beschrijving van de waren of diensten zoals die waaroor de aanvraag is ingediend of kenmerken van die waren of diensten gebruikt wordt, dan toch moet nagegaan worden of het teken hiertoe kan dienen (HvJEG arrest 4 mei 1999, zaak Windsurfing Chiemsee, C-109/97, punten 31 en 37; HvJEG arrest 12 februari 2004, zaak Campina Melkunie [Biomild] punt 38).
20. Zoals door het Hof van Justitie is aangegeven, blijft in de regel de gewone combinatie van bestanddelen die elk op zich een beschrijving vormen van de kenmerken van de waren of diensten waarvoor de inschrijving wordt gevraagd, zelf ook een beschrijving van die kenmerken in de zin van artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn, ook al vormt die combinatie een nieuw woord. Het louter naast elkaar plaatsen van dergelijke bestanddelen zonder daarin een ongebruikelijke wijziging, met name van syntactische of semantische aard, aan te brengen kan slechts een merk opleveren dat uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in de handel kunnen worden gebruikt om kenmerken van deze waren of diensten aan te duiden.
Een dergelijke combinatie is slechts dan niet beschrijvend, indien zij een indruk wekt die voldoende afwijkt van de indruk die wordt gewekt door de loutere samenvoeging van hetgeen wordt aangeduid door de bestanddelen waaruit het neologisme is samengesteld zodat het meer is dan de som van die bestanddelen.
Immers, wanneer de aanbiedingsvorm van een samengesteld teken van de gebruikelijke aanbiedingsvorm van de bestanddelen afwijkt om de waren of diensten of een van hun kenmerken aan te duiden en het verschil een wezenlijk aspect van het gedeponeerde merk betreft, kan dat extra element het geheel een onderscheidend vermogen verlenen (HvJEG arrest 19 september 2002, zaak Deutsche Krankenversicherung [Companyline], C-104/00 P, punten 21 en 23; HvJ arrest 12 februari 2004, zaak Campina Melkunie [Biomild] C-265/00, punten 39 t/m 41).
Bij een merk dat uit woorden of een wedersamengesteld woord bestaat kan het onderzoek van het onderscheidend vermogen niet beperkt worden tot dat van de bestanddelen maar dient het op het geheel betrekking te hebben (HvJEG arrest 19 april 2007, zaak Celltech, C-273/05, punten 77, 78 en 79).
21. Samenvattend, met het oog op de inschrijving van het betwiste teken als merk dienen de navolgende elementen in aanmerking te worden genomen, gelet op de absolute weigeringsgronden die in artikel 2.11.1 b en c BVIE zijn opgesomd en door het Bureau ter staving van de bestreden beslissing worden ingeroepen:
a) het onderscheidend vermogen van het teken moet in relatie tot de betrokken waren en tot de perceptie van het publiek waartoe de waren bestemd zijn beoordeeld worden;
b) de geschiktheid van het teken om als merk te dienen wordt beoordeeld in relatie tot zijn vermogen waren en diensten te identificeren als afkomstig van een bepaalde onderneming;
c) het onderscheidend vermogen van het gedeponeerde teken moet worden beoordeeld door het teken in zijn geheel te beschouwen maar het kan aangewezen zijn eerst zijn bestanddelen te onderzoeken
d) de totaalindruk moet van zodanige aard zijn dat hij wezenlijk afwijkt van de norm of van wat in de betrokken sector gebruikelijk is om de waar aan te duiden;
e) een merk bestaande uit een neologisme samengesteld uit elementen waarvan elk beschrijvend is, is zelf beschrijvend, tenzij het geheel een extra element geeft waardoor het onderscheidend vermogen krijgt;
f) dit extra element doet zich niet voor indien de combinatie van bestanddelen opgevat wordt als afwijkend van de gewoonlijke aanbiedingsvorm van de bestanddelen en voor zover die afwijking betrekking heeft op belangrijke elementen van de vorm of van de betekenis van het teken;
g) met betrekking tot een woordmerk moet het beschrijvend karakter beoordeeld worden afhankelijk van de generieke of gewoonlijke betekenis van de woorden waaruit het bestaat om te bepalen of deze gebruikt kunnen worden om de waar of een van de kenmerken ervan aan te duiden.
22. De beslissing tot voorlopige weigering van 29 maart 2005 maakt gewag van twee absolute weigeringsgronden maar is hoofdzakelijk gebaseerd op de constatering dat 'ASIAN DELIGHT' uitsluitend is samengesteld uit woorden die in de handel tot aanduiding van de soort of de plaats van herkomst van de waren kunnen dienen.
Uit de in de brief d.d. 15 december 2005 opgegeven motivering blijkt duidelijk dat het Bureau eerst heeft vastgesteld dat het gedeponeerde teken in zijn twee bestanddelen beschrijvend is en op die grond artikel 6bis 1 c) (thans artikel 2.11.1 c BVIE) zich tegen inschrijving verzet.
Na het onderzoek uit het oogpunt van het onderscheidend vermogen stelt het vast dat de samenvoeging van beide elementen niets toevoegt aan de beschrijvende bestanddelen zodat ze niet van aard is het gebrek aan onderscheidend vermogen op te heffen dat uit het beschrijvend karakter van de bestanddelen wordt afgeleid.
23. Voor het Hof stelt het Bureau bovendien dat indien beide weigeringsgronden door het Hof worden afgewezen, de absolute weigeringsgrond ex artikel 2.11.e BVIE niettemin de inschrijving zou beletten.
Het Benelux-Gerechtshof heeft artikel 6bis en 6ter BMW (thans artikel 2.11 en 2.12 BVIE) in die zin uitgelegd dat wanneer de rechter die kennis neemt van een beroep tegen een weigeringsbeslissing van het BMB (thans BBIE) de door het Bureau aangehouden weigeringsgronden afkeurt, hij gehouden is, in voorkomend geval ambtshalve, na te gaan of een andere absolute weigeringsgrond zich tegen inschrijving verzet, waarbij partijen ter zake gehoord moeten worden (BGH arrest 29 juni 2006, zaak d'Ieteren).
Het subsidiair door het Bureau toegelichte middel is dan ook ontvankelijk.
24. Verzoekster heeft het merk 'ASIAN DELIGHT' gedeponeerd voor waren opgenomen in de administratieve klassen 29 en 30, waarvan de nadere gegevens hierboven onder nummer 5 zijn weergegeven.
Het betreft voedingswaren die op zich niet aan enigerlei geografische herkomst verbonden zijn, afgezien van sushi en kokosmelk.
Het teken bevat twee woorden, zonder grafische vormgeving noch kleur of beeldelement.
25. Het onderscheidend vermogen van het teken 'ASIAN DELIGHT' moet in zijn geheel beoordeeld worden, volgens de indruk die het bij het relevante publiek voor bovenvermelde waren wekt.
De waren zijn bestemd voor een groot publiek zodat het relevante publiek bestaat uit de redelijk geïnformeerde, omzichtige en oplettende gemiddelde consument.
26. Zoals appelante aangeeft is het betwiste teken niet een voor de hand liggend teken om de betrokken waren of hun kenmerken in de Beneluxtalen te omschrijven.
Immers, het bestaat uit twee woorden die aan de Engelse taal zijn ontleend, wat op zich bij het relevante publiek de perceptie kan oproepen van een als onderscheidend teken gebruikt teken, d.w.z. om de betrokken waren te identificeren ten opzichte van concurrerende waren.
Bovendien kunnen die woorden die resp. 'Aziatisch' en 'genot, genoegen, vreugde' betekenen en tot vorming van het teken zijn samengebracht anders begrepen worden dan de loutere beschrijving van de betrokken waren of van een kenmerk van die waren.
Het feit dat die twee woorden, in hun gebruikelijke betekenis, een alledaags karakter ten opzichte van de kwestieuze waren vertonen en dan ook niet de uitkomst van een streven naar fantasie maakt op zichzelf het teken nog niet ongeschikt om waren als afkomstig van een onderneming te onderscheiden.
Aldus dient onderzocht te worden of het betwiste teken uitsluitend uit beschrijvende elementen bestaat, wat de weigering tot inschrijving zou rechtvaardigen.
27. Op het Beneluxgebied zal het teken hoofdzakelijk naar zijn betekenis in de Franse of Nederlandse taal begrepen worden.
De kennis van de Engelse taal is immers voldoende verspreid onder het relevante publiek op dat grondgebied om te concluderen dat redelijkerwijs van de consument verwacht mag worden dat hij de Engelse oorsprong van die woorden zal herkennen en de exacte betekenis ervan zal verstaan.
Deze veronderstelling lijkt voor de hand te liggen voor het woord 'asian' dat duidelijke gelijkenissen vertoont met 'asiatique'. Zij is ook aannemelijk voor het woord 'delight' dat tot de gangbare woordenschat in het Engels behoort, nu een ruim deel van het relevante publiek een passieve kennis van die taal heeft.
28. Gelet op de aard van de voedingswaren waarvoor de inschrijving is aangevraagd mag rederlijkerwijs ervan uitgegaan worden dat het relevante publiek dit woordteken in zijn normale betekenis zal begrijpen.
Een woord zonder enig fantasievol element leidt immers tot een cognitieve handeling bij het publiek.
Voorts is het niet uit te sluiten dat eiseres op deze kennis bij de consumenten rekent.
Het woord 'Aziatisch' kan niet anders begrepen worden dan in zijn gewoonlijke betekenis van 'op Aziatische wijze' of 'van Aziatische oorsprong'.
Dit bestanddeel van het teken is duidelijk beschrijvend van de kenmerken van de waren die in de inschrijvingsaanvraag zijn genoemd.
Het woord 'délice' (genot) kan in de betekenissen 'genoegen' of 'lekkernij' maar ook 'vreugde' of 'gelukzaligheid'. Aldus kan het inspelen zowel op de zintuigen – bijvoorbeeld de smaak – als op een geestesgesteldheid die het geluk benadert.
In beide veronderstellingen is het tweede bestanddeel van het teken beschrijvend van een kenmerk van bovengenoemde waren in de klassen 29 en 30.
Immers, gelet op de aard van die waren kan het woord 'délice' (genot) aangeven hetzij dat die waren zeer appetetijtelijk zijn hetzij dat hun consumptie een gevoel van welzijn verschaft.
Deze term kan dus ook dienen tot aanduiding van een kenmerk van de betrokken waren.
29. De aanbiedingsvorm van de combinatie van beide beschrijvende tekens is nauwelijks van aard een indruk op te roepen die voor dit geheel verschilt van die welke deze loutere combinatie wekt.
Immers, de aanbiedingsvorm berust op de loutere aaneenvoeging van beide termen, zonder toevoeging van enig element van ongebruikelijke wijziging.
De combinatie heeft dan ook niet tot gevolg dat ze het beschrijvend karkater van het woordteken overstijgt en een zelfstandig teken doet ontstaan.
30. Bijgevolg is het betwiste merk uitsluitend samengesteld uit beschrijvende tekens als bedoeld in artikel 2.11.1 c BVIE.
Daar een absolute weigeringsgrond zich tegen de inschrijving van dit merk verzet, heeft het Bureau het terecht geweigerd.
31. Daarnaast is deze conclusie niet in tegenspraak met de beslissingspraktijk van het Bureau in de gevallen waarin een merk met daarin het woord 'delight' is gedeponeerd.
Enerzijds is er wellicht sprake van een ontwikkeling van de beslissingspraktijk van de merkenautoriteiten ter zake van beschrijvende tekens overeenkomstig de uitlegging van het merkenrecht in communautair verband in dit opzicht. Anderzijds blijkt dat de door verzoekster aangehaalde voorbeelden voorafgaan aan de inwerkingtreding van de preventieve toetsing door de merkenautoriteiten.
De grief van verzoekster ontleend aan het willekeurige karakter van de praktijk van het Bureau is niet gegrond.
32. De vordering dient dan ook afgewezen te worden.
33. Daar partijen tijdens de openbare terechtzitting hebben verklaard dat ze opteren voor de toepassing van de regelgeving inzake begroting van de kosten zoals deze vigeerde op het tijdstip waarop de zaak in beraad werd gesteld, dienen de rechtsplegingsvergoedingen als hierna bepaald te worden vastgesteld.
OM DEZE REDENEN,
HET HOF,
In acht genomen artikel 24 van de wet van 15 juni 1935 op het taalgebruik in gerechtszaken,
Rechtdoende op tegenspraak,
Ontvangt het beroep maar verklaart het ongegrond;
Veroordeelt eiseres tot betaling van de gedingkosten die worden begroot op 671,87 euro (186 + 485,87) voor haarzelf en op 485,87 euro voor verweerster.
Aldus gewezen en uitgesproken ter openbare burgerlijke terechtzitting van de 18e kamer van het Hof van Beroep te Brussel op 4 MAART 2008 waar aanwezig waren:
Paul BLONDEEL, kamervoorzitter,
Christine SCHURMANS, raadsheer
Koenraad MOENS, raadsheer,
Jan VAN DEN BOSSCHE, adjunct-griffier
* * * * *