Het Hof van Beroep te Brussel, 18e kamer,
na beraadslaging, wijst volgend arrest:
R.G. Nr. 2006/AR/2521
INZAKE VAN :
ACCELYA France SAS, met maatschappelijke zetel te F-9200 NANTERRE (Frankrijk), Boulevard des Bouvets 3,
Verzoekster,
Vertegenwoordigd door Meester Thierry VAN INNIS, advocaat te 1150 BRUSSEL, Tervurenlaan 268a,
TEGEN:
HET BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM, voorheen BENELUX-MERKENBUREAU (merken en tekeningen of modellen, gemeenschappelijke dienst aan de Beneluxlanden, opgericht krachtens het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of modellen), met internationale rechtspersoonlijkheid op grond van artikel 1.4 van het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (hierna te noemen het BBIE, vertegenwoordigd door de Directeur-generaal van het Bureau, met maatschappelijke zetel in Nederland, te 2591 XR Den Haag, Bordewijklaan, 15,
Verweerster,
Bijgestaan en vertegenwoordigd door Meester EYERS Céline (BRUSSEL) loco Meesters Ludovic DE GRYSE, advocaat bij het Hof van Cassatie en Brigitte Dauwe, advocaten te BRUSSEL, Central Plaza, Loksumstraat 25,
I. De rechtspleging voor het Hof.
01. Bij op 17 september 2007 neergelegd verzoekschrift is bij het Hof een beroep ingesteld op grond van artikel 2.12 van het Benelux verdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE) van 25 februari 2005 tegen een beslissing van het Benelux-Merkenbureau d.d. 18 juli 2007.
02. Het beroep is ontvankelijk nu het binnen de door artikel 2.12 BVIE voorgeschreven termijn is ingesteld.
03. De advocaten van partijen zijn in hun middelen gehoord op de openbare terechtzitting van 11 april 2008.
II. De aanleiding tot het geschil, de vordering en de standpunten van partijen
04. De beslissing waartegen verzoekster een beroep heeft ingesteld heeft betrekking op de weigering tot inschrijving van een gecombineerd woord-beeldmerk Clear’Invoice door het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom.
Naar aanleiding van het depot door verzoekster is het Bureau van de OMPI op 21 maart 2006 overgegaan tot de internationale inschrijving van dit merk dat als volgt wordt weergegeven:
In het depot dat onder nummer 887028 werd ingeschreven wordt zowel op de woorden Clear Invoice als op de kleur zwart voor de letters en rood voor het afkappingsteken.
De bescherming wordt onder andere op het Beneluxgebied ingeroepen voor diensten behorende tot de administratieve klassen 35, 38, 39 en 42:
- diensten voor bestandenbeheer, namelijk factureringsgegevensbestanden tussen een koper van een bedrijf en zijn verschillende leveranciers en omgekeerd tussen een leveranciers en zijn verschillende afnemers (35);
- telecommunicatiediensten, namelijk diensten voor elektronische weergave, voor elektronisch berichtenverkeer, al die diensten betrekking hebbende op telecommunicatie van factureringsgegevens van een onderneming (38);
- diensten voor opslag van gegevensdragers en elektronisch opgeslagen documenten, al die diensten betrekking hebbende op de opslag van factureringsgegevens van een onderneming (39);
- conversie van gegevens (anders dan fysieke conversie) namelijk conversie van factureringsgegevens van een bedrijf met het oog op de voorbereiding van elektronische facturen, archivering van elektronische facturen, verspreiding van elektronische factureringsgegevens en inzameling en beheer van immaterieel gemaakte factureringsgegevens; diensten voor conversie van documenten van een fysieke drager naar een elektronische drager, namelijk diensten voor digitalisering van factureringsgegevens van een onderneming (42).
05. Bij brief van 13 november 2006 heeft het BBIE de OMPI in kennis gesteld van de voorlopige weigering tot algehele inschrijving om de volgende reden:
‘Het teken Clear’Invoice is beschrijvend. Het bestaat uit de hoedanigheid Clear (Engels voor duidelijk) en de soortnaam Invoice (Engels voor factuur). Deze bestanddelen kunnen dienen tot aanduiding van de soort of hoedanigheid van de in klasse 35, 38, 39 en 42 vermelde diensten. Het teken mist tevens elk onderscheidend vermogen. De weigering is gebaseerd op artikel 2.11, eerste lid onder b en c, BVIE. De gekozen grafische weergave leidt er niet toe dat het teken onderscheidend wordt.’
De bepalingen van het BVIE waarnaar het Bureau verwijst hebben betrekking op de gevallen waarin een merk elk onderscheidend vermogen mist (artikel 2.11.1 onder b.) en waarin het uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of het tijdstip van vervaardiging van de waren of de verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten (artikel 2.11.1 onder c.).
06. In antwoord op deze mededeling heeft de firma Distinctive, verzoeksters gemachtigde, bij brief van 24 april 2007 de weigering bestreden en de volgende grieven naar voren gebracht.
Zij zet uiteen dat het teken uit twee woorden bestaat die onderling door een afkappingsteken zijn verbonden in een gecombineerde aanbiedingsvorm die niet met de regels van de Franse spraakkunst overeenstemt. Zij vestigt de aandacht op het feit dat het Frans niet de aaneenvoeging van twee termen als methode tot vorming van neologismen kent, zoals dat in het Nederlands of in het Duits het geval is.
Zij is van oordeel dat de combinatie van beide elementen tot gevolg heeft dat een afzonderlijke entiteit ontstaat die losstaat van de betekenis van elk woord, afzonderlijk genomen.
Vervolgens betwist zij de stelling dat het teken beschrijvend is en elk onderscheidend vermogen mist, welke stelling niet duidelijk gemotiveerd zou zijn.
Met betrekking tot het beweerdelijk beschrijvend karakter van het teken ten opzichte van de bedoelde diensten werpt ze op dat het merk niet de beschrijvende betekenis van enige dienst heeft, nu de diensten waarvoor het teken gedeponeerd is noch onmiddellijk noch na verder denken geïdentificeerd, aangeduid of bestempeld kunnen worden als ‘clear invoice’ en er een ‘afstand’ bestaat tussen het merk en de betrokken diensten.
In subsidiaire orde heeft de gemachtigde aangeboden de bescherming te beperken tot de diensten die tot klasse 42 behoren, welke de essentie van de door verzoekster verleende diensten vormen.
Tot slot meldt ze nog dat het merk door de Engelse merkenautoriteit is aanvaard, terwijl de woorden waaruit het merk is samengesteld uit het Engels voortkomen en zij beroept zich op de noodzaak tot afgestemde toepassing van de bepalingen van het BVIE waarin de bepalingen van richtlijn 89/104/EEG zijn overgenomen.
07. In zijn antwoord van 24 mei 2007 heeft het BBIE zijn standpunt nader toegelicht, waarbij het te kennen heeft gegeven dat zijn bezwaren tegen inschrijving niet zijn opgeheven alvorens op 18 juli 2007 de definitieve weigering formeel mee te delen.
Het wijst op het beschrijvend karakter door te verwijzen naar de inhoud van de webiste ‘www.clear-invoice.com’ waar sprake is van optimalisering van het facturenbeheer en technologie waarmee het factureringsproces betrouwbaarder kan worden gemaakt. Gelet op de belangen van concurrenten en het algemeen belang is het van mening dat het teken ‘clear invoice’ niet door een onderneming kan worden ingenomen bij wijze van merk.
Daarnaast is het van oordeel dat het teken in zijn geheel geen merkbaar verschil oplevert ten opzichte van de aaneenvoeging van zijn bestanddelen en zijn grafische weergave niet volstaat om het teken onderscheidend te maken. In dit verband wordt een passage uit de richtlijnen van het BBIE waaruit blijkt dat ‘de consument echter veelal een beschrijvende aanduiding in een “mooi lettertype” of een “smaakvolle kleur” (waarneemt); dit betekent niet dat het reeds daardoor voldoende onderscheidend vermogen heeft om voor inschrijving als merk in aanmerking te kunnen komen‘.
Met betrekking tot de aanvaarding van het teken door andere merkenautoriteiten in de lidstaten van de Europese Gemeenschap is het BBIE van mening dat het niet gaat om een doorslaggevend element, gezien de taak die hem door het BVIE is toegekend en gezien de rechtspraak van het Hof van Justitie, zoals het Postkantoor arrest blijkt.
Tot slot is het van mening dat de beperking van de bescherming tot de diensten in klasse 42, die in subsidiaire orde door verzoekster is aangeboden, niet van aard is zijn bezwaren in verband met het beschrijvend karakter van het teken op te heffen.
08. Tegen de bestreden beslissing worden door verzoekster vier grieven aangevoerd.
Allereerst merkt ze op dat het BBIE nagelaten heeft het onderscheidend vermogen van het teken, in zijn geheel genomen, te beoordelen.
Zij heeft meer bepaald kritiek op het feit dat het beschrijvend vermogen enkel aan de hand van de woordbestanddelen is beoordeeld, terwijl de grafische elementen één geheel met die laatste vormen.
Zij wijst op een tweede fout waar het beschrijvend karakter omwille van het beweerdelijk beschrijvend karakter van de woordbestanddelen wordt gesteld.
In de derde plaats voert ze aan dat het BBIE ongegrond stelt dat het syntagma ‘Clear Invoice’ beschrijvend is voor de diensten of een van de kenmerken ervan en vraagt zich tevergeefs af welke eigenschappen beschreven worden. Het feit dat alle genoemde diensten op facturen betrekking hebben zou hoogstens tot gevolg kunnen hebben dat het teken een verwijzend karakter heeft.
Met betrekking tot de absolute weigeringsgrond ontleend aan het gebrek aan onderscheidend vermogen wijst ze tenslotte erop dat de beslissing geen elementen aanvoert op grond waarvan gesteld zou kunnen worden dat het teken niet geschikt is om de diensten te onderscheiden van die van andere ondernemingen.
Concluderend vordert zij het Hof het BBIE te bevelen ‘over te gaan tot inschrijving van het bij de internationale inschrijving nummer 887028 bedoelde merk’ waarbij ze tevens vordert de veroordeling tot betaling van de gedingkosten, begroot op 1.386 euro, inclusief de rechtsplegingsvergoeding.
09. Het Bureau betoogt samenvattend dat de twee in de bestreden beslissing aangehaalde weigeringsgronden zich tegen inschrijving van het merk verzetten en verwijst naar zijn motivering.
Ten aanzien van de weigeringsbeslissing voegt het eraan toe, wat het beschrijvend karakter betreft; dat dit element voor de hand ligt temeer daar dat de diensten betrekking hebben op wijziging, behandeling en verwerking van facturen om ze duidelijker te maken en voorts volstaat het dat het teken tot aanduiding van een hoedanigheid van de diensten kan dienen.
Hieraan wordt nog toegevoegd dat het syntagma geen merkbaar verschil vertoont ten opzichte van de som van de bestanddelen ervan doordat de combinatie van die bestanddelen door het betrokken publiek niet als ongebruikelijk kan worden opgevat.
III. Bespreking
10. Het onderscheidend vermogen van het merk Clear’Invoice heeft betrekking op het vermogen dat dit merk heeft om de in het depot opgenomen diensten te identificeren als afkomstig van verzoeksters onderneming en dus om die producten te onderscheiden van die van een andere onderneming (HvJEG arrest 04 mei 1999, zaken Windsurfing Chiemsee, C-108/97 en C-109/97, punt 49; HvJEG arrest 25 oktober 2007, zaak Develey, C-238/06, punt 79).
Het onderzoek naar dit vermogen moet geschieden aan de hand van het teken zoals het gedeponeerd is, met inachtneming van alle relevante concrete elementen en omstandigheden en in relatie tot de waren waarvoor de inschrijving is aangevraagd.
Aldus kan worden onderzocht of het bedoelde publiek op basis van het merk en naargelang zijn positieve dan wel negatieve ervaringen met de waren zijn keuze doen, hetzij om de aankoop te herhalen, hetzij om die te mijden.
In dit geval betreffen al de diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd aspecten van de elektronische facturering.
11. Het onderscheidend vermogen van het teken ‘’clear’invoice’ moet beoordeeld worden in functie van de concrete totaalindruk die van het merk kan uitgaan in de perceptie door het betrokken publiek Bij de beoordeling moet uitgegaan worden van het merk, zoals het gedeponeerd is.
Deze aanpak staat er evenwel niet aan in de weg dat in eerste instantie de bestanddelen van het merk achtereenvolgens in aanmerking worden genomen (HvJ arrest 30 juni 2005, zaak Eurocermex, C-286/04, punten 22 en 23; HvJEG arrest 25 oktober 2007, zaak Develey, punt 82).
12. In casu bestaat het publiek uit de ondernemingen die een beroep doen op dienstverleners inzake facturering. Het wordt dus geacht meer dan gemiddeld geïnformeerd en redelijk oplettend en omzichtig te zijn.
13. Het gedeponeerde teken bestaat uit woorden en een grafisch element, waardoor een gecombineerd woord-beeldteken als geheel ontstaat.
In het geval van een merk bestaande uit een woordbestanddeel en een grafisch bestanddeel moet het eerste element wellicht als meer onderscheid makend te worden beschouwd dan het tweede, aangezien de gemiddelde consument de diensten of waren gemakkelijker zal aanduiden door een woord uit te spreken dan door het beeldelement te beschrijven.
Dit uitgangspunt is hier ook van toepassing, zelfs indien het doelpubliek als meer geïnformeerd heeft te gelden dan het gemiddelde publiek.
14. Daar het gebruik van Engelse woorden in het op het Beneluxgebied gedoelde publiek breed verspreid is, kunnen de woorden ‘clear’ en ‘invoice’ gemakkelijk herkend worden. Het woord ‘invoice’ betekent ‘facture’ in het Frans en ‘factuur’ in het Nederlands terwijl het woord ‘clear’ veel betekenissen heeft, naargelang het als bijvoeglijk naamwoord, zelfstandig naamwoord of werkwoord gebruikt wordt.
Daarnaast geldt dit ook in het Frans, nu het woord ‘clair’ zowel in de betekenis van ‘transparent’ of ‘peu foncé’ als in die van ‘évident’ of ‘facile à comprendre’ kan worden begrepen.
Deze opmerking gaat op ongeacht de gevallen waarin beide woorden afzonderlijk of in het hun onderling verband begrepen worden.
15. In dit geval berust het woordbestanddeel op een verbinding van twee Engelse woorden die door een afkappingsteken worden samengevoegd, waardoor het ongebruikelijk wordt en deels naar fantasie verwezen wordt.
Ook al overheersen weliswaar de woordelementen in het geheel, toch is er geen aanleiding ervan uit te gaan dat het betrokken publiek hierin een rechtstreekse band ziet met een betekenis van die termen in een van de Beneluxtalen. Dat uiteenlopende betekenissen voor een van die woorden mogelijk zijn bevestigt dat deze mogelijkheid niet aannemelijk is.
Overigens geldt dit des te meer dat indien aangenomen zou worden dat het publiek eerst in zijn bestanddelen zal opvatten, toch zal het evenzeer het beeldelement herkennen dat de aandacht trekt en die woordelementen aanzienlijk verzwakt.
Immers, het gaat om een element met verschillende kleuren in een opvallende vormgeving dat een ‘overbodig’ afkappingsteken bevat.
De concrete totaalindruk die van het teken ‘clear invoice’ in de perceptie van het betrokken publiek kan uitgaan kan dan ook slechts die zijn van een teken waarvan het uiterlijk evenzeer waardevol is als de woordelementen.
16. Nu het teken “clear invoice” geen direct en concreet verband houdt met de diensten waarvoor verzoekster het wil gebruiken, deels op fantasie geïnspireerd is en het beeldelement niet alledaags is, ziet het Hof niet in waarom aan zijn onderscheidend vermogen voor die diensten kan worden getwijfeld.
Dit teken, in zijn geheel beoordeeld, is in principe geschikt om de in het depot opgenomen diensten te onderscheiden van die welke door andere ondernemingen worden aangeboden en bijgevolg om de functie van een merk te vervullen.
17. Onder voorbehoud van het eventueel beschrijvend karakter van dit merk is een weigering tot inschrijving omreden dat het merk elk onderscheidend vermogen in de zin van artikel 2.11.1b mitsdien niet gegrond.
Immers, dit laat onverlet dat ondanks de geschiktheid om als merk te fungeren het Bureau de inschrijving kan weigeren op grond van het beschrijvend vermogen als bedoeld in artikel 2.11.1.c BVIE.
18. Volgens artikel 2.11.1.c BVIE moet de inschrijving van een teken dat uitsluitend bestaat uit tekens of aanduidingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of tijdstip van
vervaardiging van het product of elk ander kenmerk ervan geweigerd worden
In dat geval vereist het algemeen dat deze bepaling nastreeft dat zulke tekens of aanduidingen door eenieder vrij gebruikt kunnen worden (HvJEG arrest 23 oktober 2003, zaak Wrigley [Doublemint] C-191/01, punten 31 en 32; HvJEG arrest 19 april 2007, zaak Celltech, C-276/05, punt 75).
Gelet ook op oogmerk van algemeen belang dat met deze bepaling wordt nagestreefd moet worden overwogen dat de aanduiding van de dienst of de beschrijving van een van zijn kenmerken betrekking moet hebben op een objectief en concreet kenmerk van genoemde producten.
Hierbij volstaat het dat het teken of de aanduiding een kenmerk in een van de mogelijke betekenissen kan aanwijzen. Indien het teken op het tijdstip van de inschrijvingsaanvraag niet daadwerkelijk ter beschrijving van waren of diensten zoals die waarvoor de aanvraag is ingediend dan wel van de kenmerken van die waren of diensten gebruikt wordt, desalniettemin moet nagegaan worden of het teken voor zulke doeleinden kan worden gebruikt en indien zulk een gebruik in de toekomst redelijkerwijs kan worden aangenomen (HvJEG arrest 4 mei 1999, zaak Windsurfing Chiemsee, C-109/97, punten 31 en 37; HvJEG arrest 12 februari 2004, zaak Campina Melkunie [Biomild] punt 38).
19. Het beweerdelijk beschrijvend karakter van het teken ‘clear invoice’ moet in licht van zijn betekenis in het normale taalgebruik voor de aanduiding van diensten dan wel van een van hun kenmerken worden onderzocht.
Dit beschrijvend karakter zou slechts kunnen berusten op de constatering dat het relevante publiek onmiddellijk en zonder verder nadenken een concreet en direct verband zal leggen tussen de betrokken diensten en de betekenis van het teken. Dit veronderstelt dat vaststaat dat de termen waaruit het merk bestaat opgevat zullen worden als informatieverstrekkend over de aard of de kenmerken van de in de aanvraag om inschrijving gedoelde waren en over hun bestemming.
Nu het gaat om een gecombineerd woord-beeldmerk dat een wedersamengesteld woord bevat, kan het onderzoek van beschrijvend karakter niet beperkt worden tot dat van de bestanddelen van dit woord, doch op het geheel betrekking hebben (HvJEG, arrest 19 april 2007, zaak Celltech, C-273/05, punten 77, 78 en 79).
Het onderzoek van het beschrijvend karakter ontslaat dus niet van de plicht ook acht te slaan op de invloed van het grafisch element.
20. Het Hof heeft reeds vastgesteld dat het teken uit twee woorden van Engelse oorsprong bestaat die door het betrokken publiek op het Beneluxgebied begrepen kunnen worden naar hun betekenis in de Franse en Nederlandse taal.
Het woord ‘invoice’ is beschrijvend aangezien het ‘factuur’ betekent en de bedoelde diensten betrekking hebben op prestaties in verband met de afgifte of de behandeling van facturen.
Dit geldt echter niet voor wat het woord ‘clear’ betreft. Het Hof heeft immers reeds vastgesteld dat het woord ‘clear’ in verschillende betekenissen kan worden begrepen en dit los van zijn perceptie afzonderlijk dan wel in relatie tot het woord ‘invoice’.
Stellen, zoals het BBIE deed, dat ‘clear’ ‘duidelik’ betekent is dan ook niet van aard een redenering te belichten die ertoe strekt uit te leggen dat het ‘clear’ uitgesproken beschrijvend is voor de betrokken diensten.
Hieruit volgt dat dit woord niet op evidente wijze informeert over de aard, de kenmerken of de bestemming van de betrokken diensten. Het is eigenlijk slechts het subjectief kenmerk dat de onderneming wil zien herkennen bij haar diensten.
21. Het syntagma ‘clear’ invoice’ is dus niet een loutere combinatie van bestanddelen waarvan elk thans beschrijvend is voor de soort of de kenmerken van de diensten waarvoor de inschrijving wordt gevraag dan wel in de toekomst kan worden.
Bovendien moet in dit geval ervan uitgegaan worden dat het uiterlijk belangrijk is. Zoals het Hof reeds overwogen heeft, neemt dit uiterlijk in het geheel een plaats in die even belangrijk is als de samengevoegde woorden, gezien de eigen aard en het effect van de omvang van vormgeving en kleuren.
22. Nu het teken in kwestie niet uitsluitend bestaat uit beschrijvende tekens in de zin van artikel 2.11.1.c BVIE, is een weigering tot inschrijving op die basis niet gerechtvaardigd.
23. Nu de bestreden beslissing niet naar recht verantwoord is, is er aanleiding om deze te vernietigen en de BOIE en haar Bureau te bevelen het merk ‘clear’ invoice’ in te schrijven.
24. Met betrekking tot de begroting van de kosten vorderen partijen over en weer het basisbedrag vastgesteld bij koninklijk besluit van 26 oktober 2007.
Daar het om een geschil gaat waarvan het bedrag niet in geld waardeerbaar is, dienen de rechtsplegingsvergoedingen op 1.200 euro te worden begroot.
Om deze redenen,
Het Hof,
Gelet op de wet van 15 juni 1935 op het taalgebruik in gerechtszaken,
Rechtdoende op tegenspraak,
Ontvangt het beroep en verklaart het gegrond;
Vernietigt de bestreden beslissing,
Beveelt de Benelux Organisatie voor de Intellectuele Eigendom en haar Bureau om tot inschrijving in het Benelux merkenregister over te gaan van het internationaal depot, door verzoekster verricht op 21 maart 2006 onder het nummer 887028, van het merk “CLEAR’INVOICE”.
Veroordeelt verweerster tot betaling van de gedingkosten die worden begroot op 1.200 euro voor haarzelf en (186 + 1.200=) 1.386 euro voor verzoekster.
Aldus gewezen en uitgesproken ter openbare burgerlijke terechtzitting van de 18e kamer van het Hof van Beroep te Brussel op 2 juli 2008 waar aanwezig waren:
De heer Paul BLONDEEL, kamervoorzitter,
Mevrouw Christine SCHURMANS, raadsheer
De heer Koenraad MOENS, raadsheer,
Mevrouw L. NAESSENS, eerstaanwezend adjunct-griffier