Datum
Instantie
BER NL Merk
BIO-CLAIRE Depotnummer
Deposant
Bio-Claire International Ltd. Tekst
Uitspraak : 3 juli 1997
Rekestnr. : 97/267
HET GERECHTSHOF TE ‘s-GRAVENHAGE, kamer IVA,
heeft de volgende beschikking gegeven op verzoek van :
Bio-Claire International Ltd.,
gevestigd te Castle Hill, Windsor, Berkshire, Groot-Brittannië,
verzoekster,
procureur : mr G.L. Kooy,
gericht tegen
Het Benelux-Merkenbureau,
gevestigd te 's-Gravenhage,
geïntimeerde,
procureur : mr C.J.J.C. van Nispen.
De procedure
Bij verzoekschrift (met bijlagen), dat op 26 maart 1997 ter griffie van het hof is ingekomen, heeft verzoekster het hof gevraagd het Benelux-Merkenbureau te bevelen tot inschrijving van het depot van het merk BIO-CLAIRE over te gaan, zoals verricht op 4 april 1996 onder nummer 870305, en het Benelux-Merkenbureau te veroordelen in de kosten van de procedure.
Geïntimeerde heeft bij verweerschrift (met bijlagen), dat op 20 mei ter griffie van het hof is ingekomen, het hof verzocht het verzoek af te wijzen, "eventueel kosten rechtens".
De mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden op 16 juni 1997. De procureurs van partijen hebben aan de hand van pleitaantekeningen de standpunten van partijen toegelicht.
Beoordeling van het verzoek
1. Uit de bij het verzoekschrift gevoegde bescheiden blijkt het volgende :
a. Op 4 april 1996 heeft verzoekster bij het Benelux-Merkenbureau, hierna aangeduid als het Bureau, het merk BIO-CLAIRE gedeponeerd voor schoonmaak- en reinigingsmiddelen, korrels. poeders, vloeistoffen en andere middelen, substanties en materialen en producten bevattende van nature voorkomende minerale materialen en chemicaliën, alle voor het verwijderen van algen uit vijvers en het schoonmaken en reinigen van vijvers in Klasse 1, voor additieven voor vissenvoer in Klasse 31, en voor de behandeling van water in klasse 40.
b. Bij brief van 17 juli 1996 heeft het Bureau aan de gemachtigde van verzoekster laten weten dat het de inschrijving voorlopig weigerde.
Als redenen gaf het Bureau op :
Het teken BIO-CLAIRE is samengesteld uit de gangbare afkorting bio (voor biologisch) en de hoedanigheid claire (Frans voor helder) en duidt op een zeer voor de hand liggende wijze de in de klassen 1, 31 en 40 genoemde waren en diensten aan met betrekking tot het helder houden en/of maken van water op biologische wijze. Derhalve is het teken uitsluitend beschrijvend en mist ieder onderscheidend vermogen zoals bedoeld in artikel 6bis, eerste lid onder a. van de Eenvormige Beneluxwet op de merken.
c. Tegen deze voorlopige weigering heeft verzoekster bezwaar aangetekend. Het Bureau heeft daarin geen aanleiding gezien de voorlopige weigering te herzien. Bij brief van 27 januari 1997 heeft het Bureau meegedeeld dat de inschrijving definitief wordt geweigerd.
2. Verzoekster verzoekt het hof het Bureau te bevelen tot inschrijving van het merk BIO-CLAIRE over te gaan. Verzoekster stelt zich op het standpunt dat de weigering door het Bureau in strijd is met artikel 1 van de Eenvormige Beneluxwet op de merken (BMW).
3. Het Bureau vraagt het hof het verzoek af te wijzen.
4. Het debat tussen partijen noopt het hof tot beantwoording van de volgende vragen :
(i) Mag het hof de aangevallen beslissing van het Bureau slechts marginaal toetsen ?
(ii) Welke maatstaf dient te worden aangelegd ?
(iii) Beantwoordt BIO-CLAIRE aan de in artikel 1 BMW gegeven omschrijving van een merk ?
5. ad (i) : Marginale toetsing?
5.1. Het Bureau stelt zich op het standpunt dat zijn beslissing tot definitieve weigering door het hof slechts marginaal kan worden getoetst. Dit zou volgen uit de bewoordingen van artikel 6bis BMW, waar sprake is van "naar zijn oordeel" (lorsqu'il considère que), en worden bevestigd door het Gemeenschappelijk Commentaar van de Regeringen waarin wordt gesproken over een toetsingsbeleid "waarbij met alle belangen van het bedrijfsleven rekening wordt gehouden en waarbij het streven erop gericht zal zijn slechts de evident ontoelaatbare depots inhoudelijk te herstellen dan wel te weigeren.” Daarbij zou, zo voert het Bureau aan, mede in aanmerking genomen moeten worden dat het Bureau jaarlijks zo'n 35.000 depots moet toetsen. Volgens het Bureau zou het hof de "Richtlijnen inzake criteria voor het weigeren van merken op absolute nietigheidsgronden" integraal moeten toetsen en de beslissingen van het Bureau marginaal. In de visie van het Bureau zou de door het hof te beantwoorden vraag dan zijn of het Bureau, gelet op het wettelijk kader en de richtlijnen, in redelijkheid tot zijn beslissing tot gehele of gedeeltelijke weigering heeft kunnen komen.
5.2. Het hof kan het standpunt van het Bureau niet delen.
5.2.1. Zowel vóór als na de inwerkingtreding op 1 januari 1996 van het Protocol d.d. 2 december 1992, houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet op de merken, is de hoofdregel dat het uitsluitend recht op een merk wordt verkregen door het eerste depot (artikel 3, lid 1 BMW).
5.2.2. Vóór de inwerkingtreding van het Protocol kon door iedere belanghebbende de nietigheid worden ingeroepen van een depot dat van een teken dat niet beantwoordt aan de in artikel 1 BMW gegeven omschrijving van het merk (artikel 14 onder A, aanhef en onder la BMW). Uiteraard diende de tot beoordeling van de ingeroepen nietigheid geroepen rechter in volle omvang te onderzoeken of het aangevallen depot aan artikel 1 BMW voldeed.
5.2.3. Uit het Gemeenschappelijk Commentaar van de Regeringen bij het Protocol blijkt dat het wenselijk werd geoordeeld het register betrouwbaarder te maken en de rechtszekerheid voor deposanten en derden te bevorderen, en dat met het oog hierop aan het Bureau de bevoegdheid is toegekend depots te toetsen aan - onder andere - artikel 1 BMW. Uit artikel 6ter BMW blijkt dat de deposant, na weigering van het Bureau het depot in te schrijven, de in dat artikel aangewezen rechter kan verzoeken het depot alsnog in te schrijven. Artikel 14 onder A, aanhef en onder la, BMW is onveranderd gebleven.
5.2.4. Na de inwerkingtreding van het Protocol kan de vraag of een depot beantwoordt aan artikel 1 BMW, daarom op twee manieren ten overstaan van de rechter aan de orde komen. In de eerste plaats, na inschrijving van het depot, doordat op de voet van artikel 14 onder A, aanhef en onder la, BMW een beroep op nietigheid van het depot wordt gedaan. En in de tweede plaats, na de weigering van het Bureau tot inschrijving over te gaan, doordat de deposant de rechter vraagt de inschrijving van het depot te bevelen.
5.2.5. Indien het Bureau niet tot weigering van de inschrijving van het depot overgaat - en dus het depot inschrijft - en indien een belanghebbende vervolgens de nietigheid van het depot inroept op de voet van artikel 14 onder A, aanhef en onder la, BMW, moet, gelet op het overwogene onder 5.2.2. en het onveranderd blijven van deze bepaling, ervan worden uitgegaan dat de rechter op dezelfde wijze als voorheen zal hebben te onderzoeken of het aangevallen depot aan artikel 1 BMW voldoet.
5.2.6. Indien het Bureau wel tot weigering van de inschrijving van het depot overgaat, biedt artikel 6ter BMW de deposant de mogelijkheid de rechter te verzoeken de inschrijving te bevelen. Aangezien het nu, precies zoals in de situatie besproken in 5.2.5., gaat om het bestaan van een exclusief recht en de belangen van deposant en derden vergelijkbaar groot zijn, bestaat er geen grond om de rechter in dit geval minder beoordelingsvrijheid te geven dan in het geval genoemd in 5.2.5. Uitgangspunt moet derhalve zijn dat de rechter die op de voet van het bepaalde in 6ter BMW moet beoordelen of plaats is voor een bevel tot inschrijving van een depot, in volle omvang onderzoekt of een depot aan artikel 1 BMW beantwoordt.
5.2.7. De BMW en het Gemeenschappelijk Commentaar kunnen natuurlijk ertoe dwingen dit uitgangspunt te verlaten. Het Hof tekent hierbij aan dat de vraag of de rechter slechts marginaal zou mogen toetsen, voor deposanten en derden van dermate groot belang is, dat verwacht mag worden dat de keuze daarvoor duidelijk en ondubbelzinnig uit de BMW en het Gemeenschappelijk Commentaar blijkt.
5.2.8. Daarvan is geen sprake. Uit de door het Bureau aangehaalde woorden van artikel 6bis BMW vermag het hof niet af te leiden dat de rechter bij de beoordeling van een verzoek op grond van artikel 6ter BMW slechts marginaal zou mogen toetsen. De bewuste woorden geven slechts aan dat het Bureau een oordeel dient te geven, niet dat aan het Bureau een zekere beoordelingsvrijheid wordt toegekend, waarvan de uitoefening door de rechter in een procedure ex artikel 6ter BMW alleen marginaal zou mogen worden getoetst. Het Gemeenschappelijk Commentaar bevat evenmin een dergelijke aanwijzing. Dat het Bureau in openbare richtlijnen heeft vastgelegd hoe het zijn toetsingstaak zal uitoefenen, betekent niet noodzakelijkerwijze dat het Bureau een vrijheid van handelen is toegekend die door de rechter slechts op redelijkheid mag worden getoetst.
5.2.9. Het aantal te beoordelen depots, tenslotte, acht het hof voor de beoordeling van de hier aan de orde zijnde vraag niet van belang. Dat grote aantal vraagt wel om een duidelijk, naar buiten kenbaar beleid van het Bureau, maar niet noodzakelijkerwijze om een beperkte toetsing door de rechter over het bestaan van exclusieve rechten, te minder nu deze beperkte toetsing zou afwijken van de ruimere beoordelingsmogelijkheid die de rechter heeft wanneer dezelfde vraag in een andere context (zie 5.2.5.) aan hem wordt voorgelegd.
5.2.10. Gelet op het voorgaande komt het hof niet toe aan de beoordeling van de stelling van verzoekster dat een marginale toetsing zich niet verdraagt met artikel 6 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.
6. ad (ii) : welke maatstaf ?
6.1. Artikel 6bis en artikel 14, onder A, aanhef en onder 1a, BMW spreken over gemis aan "onderscheidend vermogen in de zin van artikel 6quinquies B onder 2, van het Verdrag van Parijs. Deze bepaling luidt :
Fabrieks en handelsmerken. als in dit artikel bedoeld, zullen slechts in de volgende gevallen ter inschrijving geweigerd of nietig verklaard kunnen worden :
(...)
2. wanneer zij elk onderscheidend kenmerk missen ofwel uitsluitend bestaan uit tekens of aanwijzingen, welke in de handel kunnen dienen tot aanduiding van de soort, de hoedanigheid, de hoeveelheid, de bestemming, de waarde, de plaats van herkomst der waren of het tijdstip van voortbrenging, of gebruikelijk zijn geworden in de gangbare taal of de eerlijke en vaststaande gewoonten van de handel in het land waar de bescherming wordt gevraagd;
Het hof gaat ervan uit dat de verwijzing in artikel 6bis en artikel 14, onder A, aanhef en onder la, BMW naar artikel 6quinquies B onder 2 van het Verdrag van Parijs niet beperkt is tot de eerste daar genoemde categorie ("elk onderscheidend kenmerk missen") maar betrekking heeft op alle drie daar genoemde categorieën.
6.2. Bij eerdergenoemd Protocol is de BMW aangepast aan de Eerste Richtlijn d.d. 21 december 1988 van de Raad van de EG, betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten, 89/104 (PbEG 1989, L 40). Artikel 3 van deze Richtlijn luidt voorzover hier van belang :
1. Niet ingeschreven worden of, indien ingeschreven, nietig verklaard kunnen worden :
(...)
b. merken die elk onderscheidend vermogen missen;
c. merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of het tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten;
d. merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in het normale taalgebruik of in het bonafide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden.
Er zijn enige tekstuele verschillen tussen genoemd artikel 3 van de Richtlijn en artikel 6quinquies B onder 2 van het Verdrag van Parijs. Nu artikel 6bis en artikel 14, onder A, aanhef en onder la, BMW niet zijn gewijzigd, moet het ervoor worden gehouden dat de regeringen van de Benelux-landen bij het opstellen van meergenoemd Protocol van oordeel waren dat tussen artikel 3 van de Richtlijn en artikel 6quinquies B onder 2 van het Verdrag van Parijs geen materiële verschillen bestaan.
6.3. Voorzover het Bureau zich op het standpunt stelt dat de Richtlijn strengere eisen aan het onderscheidend vermogen stelt dan het Verdrag van Parijs, deelt hel hof dit standpunt niet. Uit de considerans van de Richtlijn blijkt namelijk dat de Raad de bedoeling heeft gehad dat de bepalingen van de Richtlijn volledig zouden stroken met die van het Verdrag van Parijs. Aan het Bureau kan worden toegegeven dat het wellicht wenselijk was geweest in het Protocol tot uitdrukking te brengen dat het merkbegrip een Europees begrip is geworden.
6.4. Uit het voorgaande volgt dat voor de beslissing in deze zaak als maatstaf kan worden aangelegd artikel 6quinquies B onder 2 van het Verdrag van Parijs.
7. ad (iii) : heeft BIO-CLAIRE onderscheidend vermogen ?
7.1. Het hof deelt de opvatting van het Bureau dat het teken BIO-CLAIRE elk onderscheidend vermogen mist voor de waren en diensten waarvoor het is gedeponeerd.
Het teken is samengesteld uit de bestanddelen BIO en CLAIRE.
Uit de stukken blijkt dat BIO in enkele duizenden Benelux-merkinschrijvingen voorkomt. Verzoekster betwist niet dat BIO de gangbare afkorting is van het woord biologisch. Gelet op een en ander, alsmede in aanmerking nemende dat de waren en diensten van verzoekster betrekking hebben op het schoonmaken en reinigen van water met behulp van “ van nature voorkomende minerale materialen en chemicaliën", is het bof van oordeel dat het bestanddeel BIO voor de betreffende waren en diensten elk onderscheidend vermogen mist.
CLAIRE is het Franse woord voor "helder". De waren - met inbegrip van additieven voor vissenvoer die dienen om de verontreinigende werking van vissenvoer weg te nemen - en diensten van verzoekster zijn bestemd om water helder te maken. Daarom mist ook dit bestanddeel onderscheidend vermogen.
De combinatie van deze twee, elk onderscheidend vermogen missende bestanddelen heeft evenmin onderscheidend vermogen. Een dergelijke combinatie zal ook niet gauw onderscheidend vermogen hebben. Er zal dan iets bij moeten komen dat de combinatie tot iets meer maakt dan de som van de afzonderlijke bestanddelen. Anders dan verzoekster kan het hof in de combinatie niets "extra's'' ontdekken. Van een originele woordcombinatie of fantasiebenaming kan voor in ieder geval de franstaligen in de Benelux geen sprake zijn, evenmin als de combinatie BIO-HELDER dit voor nederlandstaligen zou zijn. Het publiek zal BIO-CLAIRE niet opvatten als een onderscheidingsteken maar veeleer als aanduiding van kenmerken van de betreffende waren en diensten. Aanvaarding van BIO-CLAIRE als merk zou derden verhinderen dezelfde of soortgelijke waren en diensten aan te duiden met deze woordcombinatie. Kortom : BIO-CLAIRE bezit niet een zodanig individueel karakter dat het geschikt is de waren en diensten onder dit teken van soortgelijke waren en diensten te onderscheiden en de herkomst uit een bepaalde onderneming genoegzaam te demonstreren.
7.2. Verzoekster voert nog aan dat het merk BIO-CLAIRE is ingeburgerd. Uit de door verzoekster relevant geachte omstandigheden, te weten dat het teken al geruime tijd als merk wordt gebruikt, dat producten onder dit teken goed worden verkocht en dat velen de beurs Tuinidee 1996 in Den Bosch en de beursstand van verzoekster hebben bezocht, kan niet worden afgeleid dat het teken het zojuist genoemde individuele karakter heeft verkregen.
Kosten
8. De BMW bevat geen voorschriften over de wijze van procederen. Het komt het hof juist voor de bepalingen inzake de verzoekschriftenprocedure naar analogie toe te passen. Artikel 429k van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering geeft de rechter de mogelijkheid een kostenveroordeling uit te spreken. De onderhavige procedure vertoont zovele overeenkomsten met een contentieuze procedure dat er aanleiding bestaat de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten te veroordelen.
Beslissing
Het hof wijst het verzoek af en veroordeelt verzoekster in de kosten van deze procedure tot op deze uitspraak aan de zijde van het Bureau begroot op f 4.640,-.
Deze beschikking is gegeven door mrs Brinkhof, Fasseur-van Santen en Van Sandick, en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 3 juli 1997, in tegenwoordigheid van de griffier.
* * * * *