Datum
Instantie
BER NL Merk
AARDAPPEL ANDERS Depotnummer
Deposant
Unilever N.V. Tekst
Uitspraak : 4 september 1997
Rekestnr. : 97/349
HET GERECHTSHOF TE ‘s-GRAVENHAGE, kamer IVA,
heeft de volgende beschikking gegeven op het verzoek van :
Unilever N.V.,
gevestigd te Rotterdam,
verzoekster,
procureur : Mr H.J.A. Knijff
advocaat : Mr J.A. van Arkel
tegen
Het Benelux-Merkenbureau,
gevestigd te 's-Gravenhage,
verweerder,
procureur : Mr D.M. Wille
advocaat : Mr J.H. Spoor
De procedure
Bij op 24 april 1997 ter griffie van het hof ingekomen verzoekschrift (met bijlagen) heeft verzoekster, hierna te noemen Unilever, het hof verzocht de inschrijving van de depots 867.427, 867.428 en 867.429 ook voor de geweigerde waren te bevelen, met veroordeling van verweerder, hierna te noemen het Bureau, in de proceskosten.
Het Bureau heeft het hof bij op 20 mei 1997 ter griffie ingekomen verweerschrift verzocht het verzoek van Unilever af te wijzen, alsmede te bevelen dat de inschrijving van depot 867.427 nader moet worden beperkt tot de waar “ovensaus met kruiden- en knoflooksmaak", de inschrijving van depot 867.428 tot "ovensaus met bacon- en uiensmaak" en de inschrijving van depot 867.427 (kennelijk is bedoeld: 867.429) tot de waar "ovensaus met kaassmaak".
De mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden op 26 augustus 1997, waarbij partijen ieder onder overlegging van bescheiden hun standpunten hebben doen toelichten aan de hand van pleitnotities, Unilever door Mr J.A. van Arkel, advocaat te Rotterdam en het Bureau door Mr J.H. Spoor, advocaat te Amsterdam. Unilever heeft daarbij haar verzoek niet gehandhaafd voor wat betreft de waren koffie, thee, cacao, consumptie-ijs en ijs in klasse 30.
Beoordeling van het verzoek
1. Het verzoekschrift is tijdig ingekomen.
2. Uit het verzoekschrift en de daarbij gevoegde bescheiden is het volgende gebleken :
a. Unilever heeft op 15 maart 1996 onder de nummers 867.427, 867.428 en 867.429 een drietal beeldmerken, elk bestaande uit de afbeelding van een etiket (in verschillende kleuren) waarop onder meer staan vermeld het woord “Calvé”, in het midden de woorden "Aardappel Anders" alsmede linksonder het woord "oven-saus", gedeponeerd voor
klasse 29 : vlees, vis, gevogelte en wild; vleesextracten; geconserveerde, gedroogde en gekookte vruchten en groenten; geleien, jams, vruchtensauzen; eieren, melk en melkprodukten; eetbare oliën en vetten, en
klasse 30 : koffie, thee, cacao, suiker, rijst, tapioca, sago, koffie surrogaten ; meel en graanpreparaten, brood, banketbakkers- en suikerbakkerswaren, consumptie-ijs; honing; melassestroop; gist, rijsmiddelen, zout, mosterd; azijn, kruidensauzen; specerijen; ijs.
b. Het Bureau heeft bij brieven van 7 augustus 1996 Unilever laten weten de inschrijving van de depots 867.427, 867.428 en 867.429 voorlopig (gedeeltelijk) te weigeren. Daarbij heeft het Bureau telkens als reden(en) opgegeven :
"Aangezien de afbeelding van het teken AARDAPPEL ANDERS (fig.) duidelijk betrekking heeft op saus, leidt het teken tot misleiding van het publiek voor alle andere in de klassen 29 en 30 genoemde waren dan saus (artikel 6bis, eerste lid onder b van de Eenvormige Beneluxwet op de merken (...)); gelieve de warenlijst aan te passen."
c. Unilever heeft tegen deze voorlopige (gedeeltelijke) weigeringen bezwaar aangetekend. Bij zijn brieven van 3 maart 1997 heeft het Bureau Unilever in kennis gesteld van zijn beslissingen, inhoudende definitieve weigering van de inschrijving van de depots voor de daarin genoemde waren (kort gezegd : andere waren in de klassen 29 en 30 dan sauzen).
2. Unilever heeft verzocht de inschrijving te bevelen van de depots 867.427, 867.428 en 867.429 voor de geweigerde waren, met dien verstande dat zij haar verzoek niet meer handhaaft voor zover het betreft de waren koffie, thee, cacao, consumptie-ijs en ijs.
Unilever stelt zich op het standpunt, dat de aanduidingen "ovensaus kruiden-knoflook", "ovensaus bacon-ui" en "ovensaus kaas" op de etiketten naast de blikvanger "Aardappel Anders" te onbeduidend zijn om het publiek te kunnen misleiden. Naar het hof begrijpt, betoogt Unilever tevens met een beroep op artikel 5C lid 2 van het verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom (UV) dat zij wijzigingen in die aanduidingen mag aanbrengen, aangezien die aanduidingen bestanddelen zijn die het onderscheidend kenmerk van de merken niet wijzigen. Met het bestanddeel van het merk "Aardappel Anders" wordt aangegeven dat wordt afgeweken van de bekende producten; het kan een toevoeging betreffen om een aardappelgerecht anders te maken, een saus dan wel een toevoeging op basis van specerijen, eieren enz. Bij gebruik van de merken voor andere waar dan sauzen zullen, aldus Unilever, de aanduidingen "ovensaus" worden aangepast.
3. Het Bureau heeft zijn beslissingen tot weigering gebaseerd op artikel 6bis onder b van de Eenvormige Beneluxwet op de merken (BMW) (kort gezegd : misleiding) en heeft daartoe aangevoerd dat, voor zover de depots zijn verricht voor andere waren in de klassen 29 en 30 dan "sauzen", deze telkens betrekking hebben op een merk als bedoeld in artikel 4 onder 2 BMW.
4. Het hof zal nagaan of de weigeringsgrond van artikel 6bis onder b zich voordoet. Uitgangspunt voor de beoordeling daarvan is het merk zoals dat is gedeponeerd. Wijzigingen die daarin nadien in het gebruik zijn of zullen worden aangebracht moeten dan ook buiten beschouwing blijven.
5. Artikel 5C lid 2 UV luidt :
Het gebruik van een fabrieks- of handelsmerk door de eigenaar in een vorm, welke door bestanddelen, die het onderscheidend kenmerk niet wijzigen, verschilt van het merk in de vorm, waaronder dit laatste in een van de landen der Unie is ingeschreven, zal de verklaring van ongeldigheid van de inschrijving niet ten gevolge hebben, noch de aan het merk verleende bescherming verminderen.
Naar het oordeel van het hof heeft het artikel uitsluitend betrekking op de gevolgen van het gebruik van een merk in een enigszins van het ingeschreven afwijkende vorm. Deze bepaling leent zich niet voor analoge toepassing bij de beoordeling van de vraag of de weigeringsgrond van misleiding zich voordoet. Het hof merkt in dit verband op dat artikel 6quinquiesB onder 3 UV, waarin de weigeringsgrond van misleiding is opgenomen, evenals de artikelen 4 onder 2 en 6bis BMW en artikel 3, lid 1, onder g van de Eerste richtlijn 89/104 EEG betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lid-staten, geen verschil kent tussen onderscheidende en niet-onderscheidende kenmerken van een merk.
6. Dat de aanduidingen "ovensaus kruiden-knoflook" "ovensaus bacon-ui" en "Ovensaus kaas" minder in het oog springen dan de in grotere letters vermelde woorden "Aardappel Anders" acht het hof zonder belang. Door de vermelding van de woorden "Aardappel Anders” op de etiketten in combinatie met genoemde aanduidingen zal het (in aanmerking komende deel van het) publiek verwachten dat de merken betrekking hebben op ovensauzen. Deze indruk wordt nog versterkt door de afbeelding van een ovenschotel op de etiketten.
Door deze vermeldingen en afbeeldingen op de etiketten zal het gebruik van de merken echter tot misleiding van het publiek kunnen leiden, indien de merken betrekking zouden hebben op andere waren dan (oven)sauzen. Nu de depots mede zijn verricht voor dergelijke andere waren, is er in zoverre sprake van mogelijke misleiding als bedoeld in artikel 4 onder 2 BMW. Gelet op het bovenstaande dient het verzoek van Unilever, voor zover gehandhaafd, te worden afgewezen.
7. Het Bureau heeft - kennelijk als reconventioneel verzoek - het hof verzocht te bevelen dat de inschrijvingen van de depots 867.427, 867.428 en 867.429 nader worden beperkt tot respectievelijk de waren "ovensaus met kruiden- en knoflooksmaak”, "ovensaus met bacon- en uismaak" en "ovensaus met kaassmaak".
8. Het hof zal het Bureau in dit verzoek niet-ontvankelijk verklaren op grond van het volgende. Artikel 6ter BMW is het sluitstuk van de regeling van artikel 6bis BMW, waarbij aan het Bureau de bevoegdheid is verleend om gedeponeerde merken of tekens inhoudelijk te toetsen en de inschrijving daarvan te weigeren. Artikel 6ter BMW voorziet niet in de mogelijkheid dat het Bureau bij één van de in die bepaling genomen hoven een verzoekschrift kan indienen. Het valt evenmin te verenigen met de tekst en strekking van deze bepalingen, zoals deze blijkt uit het Gemeenschappelijk commentaar van de Regeringen, dat het Bureau in een procedure op de voet van artikel 6ter een reconventioneel verzoek doet tot wijziging van een reeds (in zoverre) ingeschreven depot en op die wijze tracht omissies ongedaan te maken.
9. De BMW bevat geen voorschriften over de wijze van procederen.
Het komt het hof juist voor de bepalingen van de verzoekschriftenprocedure naar analogie toe te passen. Nu uit de BMW het tegendeel niet volgt, zal het hof met toepassing van artikel 429k van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering een veroordeling in de proceskosten uitspreken.
Beslissing
Wijst af het verzoek van Unilever, voor zover gehandhaafd;
Verklaart het Bureau niet-ontvankelijk in zijn verzoek;
Veroordeelt Unilever in de kosten van deze procedure en begroot deze tot op deze uitspraak aan de zijde van het Bureau op f 4.640,-.
Deze beschikking is gegeven door Mrs Brinkhof, Fasseur-van Santen, en Van den Ende-Wiefkers, en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 4 september 1997, in tegenwoordigheid van de griffier.
* * * * *