Uitspraak : 3 december 1998
Rekestnr. : 98/210
Het GERECHTSHOF te 's-GRAVENHAGE, Kamer M C-5,
heeft de volgende beschikking gegeven op het verzoek van :
Koninklijke KPN Nederland N.V.,
voorheen genaamd Koninklijke PTT Nederland N.V.,
gevestigd te 's-Gravenhage,
verzoekster,
procureur : Mr K. Limperg
tegen
Het BENELUX-MERKENBUREAU,
gevestigd te 's-Gravenhage,
verweerder,
procureur : Mr D. Rijpma
De procedure
Verzoekster (hierna ook te noemen KPN) heeft bij op 30 maart 1998 ter griffie van het hof ingekomen verzoekschrift (met producties) het hof verzocht verweerder (hierna ook te noemen het Bureau) te bevelen over te gaan tot inschrijving van het depot nummer 890969 voor alle geweigerde waren en diensten, althans voor de door het hof in goede justitie te bepalen waren en diensten, al dan niet onder het aanbrengen van enige disclaimer, met veroordeling van het Bureau in de proceskosten.
Het Bureau heeft bij op 22 april 1998 ter griffie ingekomen verweerschrift het hof verzocht het verzoek van KPN af te wijzen, met verwijzing van KPN in de proceskosten.
De mondelinge behandeling van het verzoek heeft plaatsgevonden op 5 oktober 1998, waarbij partijen hun standpunten hebben doen toelichten, KPN door haar procureur en het Bureau door Mr J.H. Spoor, advocaat te Amsterdam.
Beoordeling van het verzoek
1. Uit het verzoekschrift en de daarbij gevoegde overgelegde producties blijkt het volgende :
a. KPN heeft op 2 april 1997 bij het Bureau het teken Postkantoor onder nummer 890969 gedeponeerd als woordmerk voor de volgende waren en diensten in :
klasse 16 : papier, karton en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; drukwerken; kantoorartikelen (uitgezonderd meubelen); leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen); plastic materialen voor verpakking, voor zover niet begrepen in andere klassen; frankeerzegels.
klasse 35 : reclame en zaken; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; bedrijfsorganisatorische en -economische advisering en hulpverlening bij de werkzaamheden van ondernemingen; verspreiden van reclamemateriaal; verzorgen van direct-mail campagnes; arbeidsbemiddeling; werving en selectie; detachering en uitzending van personeel; het bijhouden van documentatie ter zake van computerprogramma's.
klasse 36 : verzekeringen; financiële zaken; monetaire zaken; uitgeven van frankeerzegels.
klasse 37 : bouw, reparaties; installatiewerkzaamheden.
klasse 38 : telecommunicatie.
klasse 39 : transport; verpakking en opslag van goederen; organisatie van reizen.
klasse 41 : opvoeding; opleiding; ontspanning; sportieve en culturele activiteiten.
klasse 42 : het geven van technische voorlichting en advisering; verhuren van meubilair; reservering van hotel-, pension- en andere verblijfsaccomodaties al of niet inclusief maaltijden; technische voorlichting en advisering in relatie tot opslag, transport en verwerking van berichten, documenten en/of goederen; ontwerpen, construeren, aanpassen, actualiseren, onderhouden, opslaan en bijhouden van computerprogramma's, verzorgen van reservebestanden, alsmede het uitvoeren van toepasbaarheidsonderzoek en het begeleiden van cliënten bij de keuze van systemen, apparatuur, netwerken en computerprogramma's en bij de invoering en het gebruik daarvan.
b. Het Bureau heeft bij brief van 16 juni 1997 KPN laten weten de inschrijving van het depot 890969 voorlopig te weigeren.
Als reden(en) heeft het Bureau opgegeven:
"Het teken Postkantoor is uitsluitend beschrijvend voor de in de klassen 16, 35, 36, 37, 38, 39, 41 en 42 genoemde waren en diensten met betrekking tot een postkantoor. Derhalve mist het teken ieder onderscheidend vermogen zoals bedoeld in artikel 6bis, eerste lid onder a. van de Eenvormige Beneluxwet op de merken (...)."
c. KPN heeft bij brief van 15 december 1997 tegen deze voorlopige weigering bezwaar gemaakt. Zij heeft daarbij verzocht de voorlopige weigering in te trekken, dan wel met haar in overleg te treden over een eventuele "disclaimer".
d. Het Bureau heeft bij brieven van 28 januari 1998 KPN laten weten geen aanleiding te zien om zijn voorlopige beslissing te herzien en heeft haar in kennis gesteld van zijn beslissing, houdende definitieve weigering van de inschrijving van het depot.
2. Het verzoekschrift van KPN is eerst op 30 maart 1998 ter griffie van het hof ingekomen. KPN heeft het hof daarin op de voet van artikel 6ter van de eenvormige Beneluxwet op de merken (BMW) verzocht het Bureau te bevelen tot inschrijving van het depot over te gaan voor alle geweigerde waren en diensten, althans voor de door het hof te bepalen waren en diensten, al dan niet met een disclaimer. KPN stelt zich op het standpunt dat het teken Postkantoor onderscheidend vermogen heeft, niet beschrijvend is, althans niet uitsluitend beschrijvend.
3. Het Bureau, dat zijn beslissingen heeft gebaseerd op artikel 6bis, eerste lid, onder a BMW, heeft verzocht het verzoek af te wijzen.
4. Met het oog op de vraag of KPN ontvankelijk is in haar verzoek en - indien de beantwoording van die vraag leidt tot ontvankelijkheid - in verband met de geschilpunten tussen partijen acht het hof het wenselijk de volgende prejudiciële vraag/vragen voor te leggen aan het Benelux Gerechtshof en/of het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen :
I Moet de vaststelling van de termijn van twee maanden, genoemd in artikel 6ter van de eenvormige Beneluxwet op de merken (BMW), geschieden overeenkomstig het desbetreffende nationale recht -hetgeen voor Nederland meebrengt dat de termijn kan worden verlengd indien is voldaan aan het bepaalde in de Algemene termijnenwet -, of dienen de woorden "twee maanden" verdragsautonoom te worden uitgelegd? Indien het laatste het geval is, kan de termijn dan worden verlengd, en indien het antwoord bevestigd luidt, onder welke voorwaarden?
Artikel 6bis BMW luidt:
1. Het Benelux-Merkenbureau weigert een depot in te schrijven, indien naar zijn oordeel :
a. het gedeponeerde teken niet beantwoordt aan de in artikel 1 gegeven omschrijving van een merk, met name wanneer het ieder onderscheidend vermogen in de zin van artikel 6quinquies B, onder 2, van het Verdrag van Parijs mist;
b. het depot betrekking heeft op een merk als bedoeld in artikel 4, onder 1 en 2.
2. De weigering om tot inschrijving over te gaan moet het teken dat een merk vormt in zijn geheel betreffen. Zij kan tot een of meer van de waren waarvoor het merk bestemd is, worden beperkt.
3. Het Benelux-Merkenbureau geeft van zijn voornemen de inschrijving geheel of gedeeltelijk te weigeren, onder opgave van redenen, onverwijld schriftelijk kennis aan de deposant en stelt hem in de gelegenheid hierop binnen een bij het uitvoeringsreglement gestelde termijn te antwoorden.
4. Indien de bezwaren van het Benelux-Merkenbureau tegen de inschrijving niet binnen de gestelde termijn zijn opgeheven, wordt de inschrijving van het depot geheel of gedeeltelijk geweigerd. Van de weigering geeft het Benelux-Merkenbureau onder opgave van redenen onverwijld schriftelijk kennis aan de deposant, onder vermelding van het in artikel 6ter genoemde rechtsmiddel tegen die beslissing.
Artikel 6ter BMW luidt :
De deposant kan zich binnen twee maanden na de kennisgeving bedoeld in artikel 6bis, vierde lid, bij verzoekschrift wenden tot het Hof van Beroep te Brussel, het Gerechtshof te 's-Gravenhage of het Cour d'Appel te Luxemburg teneinde een bevel tot inschrijving van het depot te verkrijgen).
Het territoriaal bevoegde Hof wordt bepaald door het bij het depot vermelde adres van de deposant of zijn gemachtigde dan wel door het bij het depot opgegeven correspondentie-adres.
Artikel 4 lid 1 Uitvoeringsreglement luidt :
De termijn bedoeld in artikel 6bis, derde lid, van de Eenvormige wet om te antwoorden op de voorlopige weigering, bedraagt drie maanden; deze termijn kan op verzoek of ambtshalve worden verlengd, zonder dat een tijdvak van zes maanden na de datum van verzending van de eerste kennisgeving wordt overschreden.
II Kunnen en/of behoren in de in artikel 6ter BMW bedoelde verzoekschriftprocedure beginselen, zoals die welke in het Nederlandse (bestuurs)recht worden aangeduid als beginselen van behoorlijk bestuur of algemene rechtsbeginselen (bijv. het verbod van willekeur of détournement de pouvoir, het vertrouwensbeginsel het gelijkheidsbeginsel) een rol (te) spelen? Indien het antwoord bevestigend luidt, welk (formeel) gevolg kan of behoort honorering van een beroep op zodanig beginsel (te) hebben voor de beslissing van de rechter en/of het verdere verloop van de procedure? Behoort de rechter ambtshalve beginselen als hierbedoeld bij zijn beslissing in aanmerking te nemen?
Is hierop nog van invloed hetgeen is vermeld in de (gepubliceerde) Richtlijnen van het Benelux-Merkenbureau?
In dit verband wordt opgemerkt dat het Benelux-Merkenbureau, dat jaarlijks grote aantallen depots moet beoordelen, als een voor België, Nederland en Luxemburg gemeenschappelijke dienst is ingesteld krachtens artikel 1 van het Benelux-Verdrag inzake de warenmerken en dat ingevolge artikel 6ter BMW het geschil wordt gebracht voor de burgerlijke rechter.
In de beschikking van dit hof van 3 juli 1997 inzake Bio-Claire is geoordeeld dat er geen grond is om de rechter bij weigering minder beoordelingsvrijheid toe te kennen dan bij het inroepen van de nietigheid van een ingeschreven depot op de voet van artikel 14A, lid 1.a BMW; dat het uitgangspunt moet zijn dat de rechter die op de voet van artikel 6ter BMW moet oordelen of plaats is voor een bevel tot inschrijving van een depot, in volle omvang onderzoekt of een depot aan artikel 1 BMW beantwoordt. De BMW noch het Gemeenschappelijk Commentaar van de Regeringen bevat aanwijzingen dat dit uitgangspunt moet worden verlaten.
Voorts is in de beschikking van dit hof van 11 september 1997 inzake Biomild overwogen dat een teken geen onderscheidend vermogen krijgt doordat andere eventueel niet onderscheidende depots wel (na 1 januari 1996) zijn ingeschreven. Als het al zo is dat andere depots van onderscheidend vermogen missende tekens wel zijn ingeschreven, laat dit onverlet dat het onderscheidend vermogen van een depot op zijn eigen merites op basis van de toepasselijke regels moet worden beoordeeld.
Tenslotte acht dit hof denkbaar, dat de deposant na de voorlopige weigering de lijst waren en/of diensten van zijn depot op voorstel van en in overleg met het Benelux-Merkenbureau wijzigt en dat de inschrijving daarna toch definitief wordt geweigerd door het Benelux-Merkenbureau.
III Mag of moet de rechter de deposant of het Benelux-Merkenbureau in de kosten van de procedure verwijzen indien deze in het ongelijk wordt gesteld.
De Nederlandse verzoekschriftprocedure (artikel 429 k van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering) voorziet in de mogelijkheid een kostenveroordeling uit te spreken, terwijl een kostenveroordeling in België zelfs verplicht is. Dit hof heeft tot nu toe artikel 429 k analoog toegepast en de in het ongelijk gestelde partij verwezen in de proceskosten. Daarbij is uitgegaan wat de kosten van het griffierecht betreft van het daaromtrent bepaalde in de Wet tarieven in burgerlijke zaken en wat het honorarium van de raadsman betreft van de Richtlijnen voor het liquidatietarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.
IV Houdt de in artikel 6bis BMW vervatte weigeringsbevoegdheid in dat het Benelux-Merkenbureau zijn oordelen uitsluitend baseert op het teken zoals het is gedeponeerd voor de daarbij vermelde waren en/of diensten - met andere woorden : oordeelt het Benelux-Merkenbureau uitsluitend in abstracto - of mag respectievelijk moet het ook rekening houden met andere hem bekende feiten en omstandigheden (bijvoorbeeld dat de deposant het teken vóór het depot op grote schaal als merk voor de desbetreffende waren en/of diensten heeft gebruikt of dat uit onderzoek blijkt dat het teken voor de in het depot vermelde waren en/of diensten niet tot misleiding van het publiek zal kunnen leiden) - met andere woorden : mag respectievelijk moet het Benelux-Merkenbureau in concreto oordelen - ?
V Geldt het antwoord op vraag IV evenzo voor het oordeel van het Benelux-Merkenbureau omtrent de vraag of zijn bezwaren tegen de inschrijving door de deposant zijn opgeheven, en voor zijn besluit het merk geheel of gedeeltelijk te weigeren, e.e.a. als bedoeld in artikel 6bis, lid 4 BMW?
VI Geldt het antwoord op vraag IV evenzo voor het rechterlijk oordeel omtrent het in artikel 6ter BMW bedoelde verzoek?
VII Aangenomen dat de rechter in een procedure ingevolge artikel 6ter BMW in concreto mag, respectievelijk moet oordelen, heeft hij dan, mede gelet op de belangen van derden, uitsluitend rekening te houden met feiten en omstandigheden die zich tot uiterlijk het tijdstip van depot hebben voorgedaan, of mag hij zijn oordeel ook baseren op feiten en omstandigheden die zich nadien hebben voorgedaan.
Het hof merkt op dat de Benelux-landen van de in artikel 3 lid 3, derde volzin van de Eerste Richtlijn van de Raad van de EG van 21 december 1988, betreffende aanpassing van het merkenrecht der Lid-staten, nr 89/104 (PbEG 1989 L 40) voorziene mogelijkheid om te bepalen dat de bepaling van de eerste volzin van het derde lid ook van toepassing is, wanneer het onderscheidend vermogen verkregen is na de aanvrage om inschrijving of na de inschrijving, geen gebruik hebben gemaakt.
VIII Mag of moet de rechter, mede rekening houdend met het antwoord op vraag II, VI en VII, een door het Benelux-Merkenbureau eerst in de rechterlijke procedure aangevoerde nieuwe weigeringsqrond in de beoordeling van het in artikel 6ter BMW bedoelde verzoek betrekken?
IX Moet in het licht van voormelde Richtlijn bij de beoordeling van de vraag of een teken beantwoordt aan de in artikel 1 BMW gegeven omschrijving van een merk, worden aangenomen dat ondanks enige tekstuele verschillen tussen artikel 3 van de Richtlijn en artikel 6quinquies B, onder 2 van het verdrag van Parijs tussen die bepalingen geen materiële verschillen bestaan en dat als maatstaf kan worden aangelegd artikel 6quinguies B, onder 2.
Artikel 6quinquies B, onder 2 van het Verdrag van Parijs luidt :
"Fabrieks- en handelsmerken, als in dit artikel bedoeld, zullen slechts in de volgende gevallen ter inschrijving geweigerd of nietig verklaard kunnen worden :
(...)
2. wanneer zij elk onderscheidend kenmerk missen ofwel uitsluitend bestaan uit tekens of aanwijzingen, welke in de handel kunnen dienen tot aanduiding van de soort, de hoedanigheid, de hoeveelheid, de bestemming, de waarde, de plaats van herkomst der waren of het tijdstip van voortbrenging, of gebruikelijk zijn geworden in de gangbare taal of de eerlijke en vaststaande gewoonten van de handel in het land waar de bescherming wordt gevraagd."
In de beschikking van dit hof inzake Bio-Claire is ervan uitgegaan dat de verwijzing in artikel 6bis en artikel 14, onder A aanhef en Onder 1.a BMW naar artikel 6quinquies B, onder 2 van het verdrag van Parijs niet beperkt is tot de daar genoemde categorie ("elk onderscheidend kenmerk missen") maar betrekking heeft op alle drie daar genoemde categorieën, en voorts dat, nu artikel 6bis en artikel 14, onder A, aanhef en onder 1.a BMW niet zijn gewijzigd, het ervoor moet worden gehouden dat de Regeringen van de Benelux-landen bij het opstellen van het Protocol van 2 december 1992, houdende wijziging van de eenvormige Beneluxwet op de merken, van oordeel waren dat tussen artikel 3 van de Richtlijn en artikel 6quinquies B, onder 2 van het Verdrag van Parijs geen materiële verschillen bestaan. Het standpunt dat de Richtlijn strengere eisen stelt, wordt door dit hof niet gedeeld, daar uit de considerans van de Richtlijn blijkt dat het de bedoeling is dat de bepalingen van de Richtlijn volledig zouden stroken met die van het Verdrag van Parijs.
X Moet wat de bewijslast betreft door het Benelux-Merkenbureau bij de beoordeling van de vraag of een teken, dat bestaat uit een (nieuw) woord dat is samengesteld uit bestanddelen die ieder op zichzelf voor de desbetreffende waren elk onderscheidend vermogen missen, beantwoordt aan de in artikel 1 BMW gegeven omschrijving van een merk, ervan worden uitgegaan dat een nieuwe woord in beginsel onderscheidend vermogen heeft (zodat het aan het Bureau is om het tegendeel aan te tonen) en dat dit slechts anders is indien het verzoek kennelijk ongegrond is omdat het gedeponeerde teken klaarblijkelijk niet beantwoordt aan de in artikel 1 gegeven omschrijving van een merk?
XI Legt bij de beantwoording van die vraag nog gewicht in de schaal dat volgens het Gemeenschappelijk Commentaar van de Regeringen het Benelux-Merkenbureau ingevolge artikel 6bis BMW "slechts evident ontoelaatbare depots" zal mogen weigeren?
XII Moet worden aangenomen dat een teken, dat bestaat uit een (nieuw) woord dat is samengesteld uit bestanddelen die ieder op zichzelf voor de desbetreffende waren elk onderscheidend vermogen missen, ook zelf ieder onderscheidend vermogen mist, en dat zulks slechts anders is op grond van bijkomende omstandigheden die er toe leiden dat het woord méér is dan de som der delen, bijvoorbeeld wanneer het (nieuwe) woord blijk geeft van enige originaliteit dan wel de vrucht is van creativiteit?
Is daarbij van belang of het teken de enige term is om de desbetreffende hoedanigheid aan te duiden, dan wel of daarvoor synoniemen bestaan welke redelijkerwijs ook voor gebruik in aanmerking komen, of dat het woord een commercieel wezenlijke dan wel een meer bijkomstige hoedanigheid van de waar aanduidt?
XIII Is het verenigbaar met het stelsel van de Richtlijn, het Verdrag van Parijs, de BMW en het Uitvoeringsreglement, dat een teken wordt ingeschreven voor waren voor zover die niet betrekking hebben op een bepaalde hoedanigheid of hoedanigheden (bijvoorbeeld "voor zover die niet betrekking hebben op postkantoor").
XIV Moet worden aangenomen dat de in artikel 6bis, lid 2 BMW vervatte bevoegdheid van het Benelux-Merkenbureau om de weigering te beperken tot een of meer waren waarvoor het merk is bestemd, mede inhoudt de bevoegdheid om de weigering nader te beperken tot een of meer van de in het depot vermelde waren voor zover deze betrekking hebben op een bepaalde hoedanigheid of hoedanigheden (bijvoorbeeld voor bepaalde waren "voor zover die betrekking hebben op postkantoor").
XV Mag of moet de rechter acht slaan op een - eerst in de in artikel 6ter BMW bedoelde procedure gedaan - verzoek om het depot in te schrijven met een beperking als in de vraag XIII bedoeld, en mag de rechter hiertoe ambtshalve overgaan?
XVI Is bij de beantwoording van de vragen nog van invloed of een overeenkomstig teken in een andere Lid-Staat als merk is ingeschreven?
5. Partijen wordt verzocht zich, zo mogelijk eenduidig, bij nader geschrift uit te laten omtrent de formulering van de vraag/vragen en omtrent het gerecht/de gerechten waaraan de vraag/vragen kan/kunnen worden gesteld. Desgewenst kunnen partijen suggesties doen voor vragen waarvan de beantwoording voor de beslissing in deze zaak van belang kan zijn. Zo nodig zal daarna nog een mondelinge behandeling plaatsvinden.
Beslissing
Het hof :
bepaalt, dat partijen hun geschriften ter griffie van dit hof indienen vóór 21 januari 1999;
houdt iedere verdere beslissing aan.
Deze beschikking is gegeven door Mrs Fasseur - van Santen, van den Ende - Wiefkers en van Sandick, en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 3 december 1998, in tegenwoordigheid van de griffier.