Rekestnummer 2007/AR/326

Na beraad, wijst volgend arrest:

A.R. Nr. 2007/AR/326

IN ZAKE VAN:

N.V. JANSSEN PHARMACEUTICA, met maatschappelijke zetel te BELGIE, 2340 Beerse, Turnhoutseweg 30, ingeschreven met KBO-nummer 0403.834.160,

eiseres,

vertegenwoordigd door Mter DE HAAN Tanguy en Mter PETERS Philippe, advocaten te 1170 BRUSSEL, Terhulpsesteenweg, 177 bus 6.

TEGEN:

DE BENELUX-ORGANISATIE VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM, opgericht krachtens het Benelux-Verdrag inzake Intellectuele Eigendom, met rechtspersoonlijkheid, waarvan de zetel gevestigd is te NEDERLAND, 2591 XR Den Haag, Bordewijklaan 15, vertegenwoordigd door de directeur-generaal van zijn Bureau.

verweerster,

vertegenwoordigd door Mter DE GRYSE Ludovic, en Mter Dauwe Brigitte, advocaten te 1000 BRUSSEL, Loksumstraat 25,

Over de rechtspleging.

01. Bij de inleidende akte werd het hof geadieerd met toepassing van artikel 2.12 van het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom van 25 februar 2005 betreffende een beslissing tot doorhaling van een inschrijving van een depot waarvan op 30 november 2006 kennis werd gegeven door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE).

02. Het verzoekschrift werd op 30 januari 2007 in een naar vorm beschouwd regelmatige akte ingediend op de griffie van het hof binnen de termijn van twee maanden voorgeschreven bij artikel 2.12.1 BVIE.

03. De advocaten van de partijen werden gehoord op de openbare terechtzitting van 22 februari 2008.

De feiten, het onderwerp van de vordering en de standpunten.

04. Eiseres heeft op 26 januari 2006 bij het toenmalige Benelux-Merkenbureau –thans het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom- een depot verricht van een woordmerk ‘SUMMER SKIN’ voor waren uit de administratieve klassen 3 en 5.


Ze heeft als te beschermen waren aangegeven: cosmetische producten en toiletverzorgingsmiddelen voor de huid; haarverzorgings- en reinigingsmiddelen (K3) en medicinale preparaten voor de topische behandeling en bescherming van de huid en de hoofdhuid (K5).

05. Het depot is bekend onder het nummer 1101923 en het werd bij toepassing van artikel 6 E van de voorheen toepasselijke Benelux Merkenwet –thans artikel 2.8.2 BVIE- op 30 januari 2006 onverwijld ingeschreven onder het nummer 0790475.

Artikel 2.8.2 voorziet in de mogelijkheid voor het Bureau om tot de doorhaling van dergelijke inschrijving te besluiten.

06. Bij brief van 14 februari 2006 deelde het Benelux-Merkenbureau aan eiseres mee dat zij het voornemen had om de inschrijving van het teken door te halen omwille van volgende reden(en):

‘Het teken SUMMER SKIN is uitsluitend samengesteld uit de soortnamen summer (Engels voor: zomer) en skin (Engels voor: huid) en kan dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid en bestemming van de in de klassen 3 en 5 genoemde waren die betrekking hebben op een zomerhuid. Derhalve mist het teken ieder onderscheidend vermogen (zie artikel 6bis, eerste lid onder b. en c. van de Eenvormige Beneluxwet in bijlage).’

Met de verwijzing naar artikel 6bis, eerste lid onder b. en c. van de Eenvormige Beneluxwet wordt gedoeld op het bepaalde in het huidige artikel 2.11.1.b. en c. BVIE.
Het betreft de gevallen van ontstentenis van elk onderscheidend vermogen (2.11.1.b.) en van de omstandigheid dat het merk uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of het tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of de diensten (2.11.1.c.).

Het voornemen tot doorhaling staat in die procedure gelijk met een ‘voorlopige beslissing tot weigering’.

07. De merkgelastigde van eiseres heeft bij brief van 13 juli 2006, -en aldus tijdig, binnen de termijn bepaald in het uitvoeringsreglement van de Benelux Merkenwet – tegen deze voorlopige weigering bezwaren geformuleerd en verzocht om herroeping ervan.

Ze wees er op dat het teken ‘summer skin’, begrepen als een geheel en vertaals als ‘zomerhuid’ niet beantwoordt aan een bestaand woord.
Zij preciseerde dat het teken wel een ‘toespeling maakt op de toepassing van de producten op de huid’ maar dat de combinatie van de twee woorden ‘geen direct te begrijpen aanduiding (vormt) waarmee de consument op ondubbelzinnige wijze wordt geïnformeerd over de soort, hoedanigheid of bestemming van de betreffende waren’.
Hieruit wordt besloten dat het teken voldoende onderscheidend vermogen bezit.
Ze heeft ook vermeld dat heel onlangs het teken in het Verenigd Koninkrijk als merk werd geaccepteerd.

08. Op 17 augustus 2006 betekende het BMB dat het depot voorlopig geweigerd bleef.

Ze motiveerde die beslissing als volgt.

Het enkele feit dat een woord als zodanig niet bestaat, heeft niet voor gevolg dat het ook onderscheidend vermogen bezit. Daarenboven blijkt uit een zoektocht op Internet via Google dat zowel ‘summer skin’ als ‘zomerhuid’ gebruikt worden als een aanduiding voor ‘een huid in de zomer’.

Onder verwijzing naar het verklarende woordenboek online ‘Webster’ geeft ze aan ‘summer skin’ al betekenis ‘huid waarmee je de zomer doorkomt’.

Uit de gegeven leidt ze vervolgens af dat het teken ‘summer skin’ kan dienen om de soort, hoedanigheid of bestemming van de bij het depot opgegeven waren aan te duiden en zodoende stoot op de absolute weigeringsgrond uit artikel 6bis, eerste lid, sub c, BMW.

Verder geeft ze aan dat uit de toetsing van het gedeponeerde teken naar het recht van het Verenigd Koninkrijk en de navolgende inschrijving aldaar niet voortvloeit dat het teken ook naar het recht van de Benelux onderscheidend vermogen moet worden toegeschreven.

09. Op 30 november 2006 betekende het BBIE aan eiseres dat de inschrijving werd doorgehaald aangezien de bezwaren niet binnen de gestelde termijn waren opgeheven.

Ofschoon de inleidende akte voor het hof enkel deze brief van 30 november 2006 aanwijst als bestreden akte, lijdt het nochtans geen twijfel dat ook de beslissing vervat in de brief van 17 augustus 2006 wordt geviseerd.
De brief van 30 november 2006 bevat immers geen enkele motivering en verwijst naar ‘onze correspondentie betreffende de voorlopige beslissing tot weigering van 14 februari 2006’.
Daarentegen wordt in de brief van 17 augustus 2006 vermeld dat het depot voorlopig geweigerd werd..

De brieven van 30 november 2006 en 17 augustus 2006 vormen als beslissing dan ook één geheel.

10. Voor het hof vordert eiseres om het Bureau te bevelen om de inschrijving van het woordmerk SUMMER SKIN niet door te halen.

Ze voert tegen de voorgenomen doorhaling volgende bezwaren aan.

Volgens haar heeft het Bureau bij het onderzoek omtrent de weigeringsgrond uit artikel 2.11.1 c. niet nagegaan of elk van de woorden uit het merk, afzonderlijk genomen, beschrijvend zijn voor de producten waarvoor het merk is ingeschreven.

Ze geeft aan dat het woord ‘skin’ beschrijvend is voor sommige van de producten die onder de merkbescherming vallen, maar dat het woord ‘summer’ helemaal niet beschrijvend is voor welk kenmerk dan ook van de geviseerde producten.
Ze betwist in dit verband dat met ‘summer’ een hoedanigheid kan uitgedrukt worden aldus begrepen dat het zou gaan om producten die gebruikt worden tijdens de zomer.

Ondergeschikt voert ze hieromtrent nog aan dat mocht het Bureau in deze stelling worden gevolgd, de combinatie van de twee woorden niettemin geen direct te begrijpen aanduiding oplevert waarmee de gemiddelde consument op ondubbelzinnige wijze wordt geïnformeerd over de soort, hoedanigheid of bestemming van de betrokken producten.

Ook wijst ze op de beslissingspraktijk van het Bureau waaruit blijkt dat de woorden ‘summer’ en ‘skin’ in tal van merkinschrijvingen werden aanvaard en het woord ‘skin’ inzonderheid ook voor waren uit de klasse 3.

Inzake de weigeringsgrond uit artikel 2.11.1.b. voert ze aan dat een ‘minimaal onderscheidend vermogen’ voldoende is.
De combinatie ‘summer skin’ is volgens haar fantasievol en berust op korte woorden met klanken die samen goed in het oor liggen. Ze schrijft het een evocatief karakter toe.

De vergelijking met het gewone taalgebruik zou geen probleem stellen omdat het teken ‘summer skin’ als zodanig niet bestaat. In dit verband via Google peilen naar het gebruik van die gevoegde termen –en a fortiori naar een vertaling ervan als ‘zomerhuid’- is volgens eiseres geheel irrelevant en zelfs bekritiseerbaar.

Ten slotte werpt ze tegen dat als het zo zou zijn dat het teken initieel geen onderscheidend vermogen bezat, het dit door gebruik heeft verkregen.

11. Het Bureau handhaaft zijn standpunt dat het voorlopig geregistreerde merk moet worden doorgehaald op basis van de beide door haar opgeworpen gronden tot weigering.
Het besluit zodoende tot verwerping van de vordering.

Het Bureau stelt dat de combinatie van de twee banale woorden ‘skin’ en ‘summer’ in het normale taalgebruik kan diensten tot aanduiding van een hoedanigheid en/of soort of bestemming van de waren waarvoor de inschrijving wordt gevraagd.

Het woord ‘summer’ geeft volgens haar aan dat het gaat om producten die gebruikt worden tijdens de zomer en het woord ‘skin’ dat ze bestemd zijn voor behandeling van de huid.

Ze wijst er onder meer op dat een bedrijf dat tot dezelfde groep behoort als eiseres het product ‘Roc Hydra + Summer Skin’ al gebruikt met de toelichting ‘de naam zegt reeds veel’ en de melding dat het product ervoor zorgt dat het ganse jaar een mooie zongebruinde teint kan worden bewaard.
Het betrokken publiek, dat gevormd wordt door de doorsnee consument, legt volgens haar dan ook zonder verdere analyse of nadenken het verband met de omschrijving van de hoedanigheid of de soort van het product.

Inzake het onderscheidend vermogen doet ze gelden dat de twee beschrijvende woorden gewoon naast elkaar worden geplaatst en dat de combinatie ervan niet extra biedt ten aanzien van de loutere som van de beide woorden.
Zodoende blijft, wegens het beschrijvende karakter van het teken, dat het ieder onderscheidend vermogen mist.
Zou het teken geen beschrijvend karakter worden toegemeten, dan blijft volgens het Bureau nog dat de twee banale gebruikelijke woorden in een –blijkens het internetonderzoek- gebruikelijke combinatie geen onderscheidend vermogen opleveren.

Ten slotte merkt het Bureau betreffende zijn beslissingpraktijk op dat elk depot wordt beoordeeld in functie van de concrete omstandigheden van het geval.

Beoordeling.

12. Overeenkomstig de rechtspraak van het Hof van Justitie EG (arrest inzake Koninklijke KPN Nederland (Postkantoor) van 12 februari 2004, C-363/99, punten 31, 35, 36 en 73, en arrest inzake MT & C (The Kitchen Company) van 15 februari 2007, C-239/05, punten 31 tot en met 36) gelden samengevat volgende beginselen wanneer een merkenautoriteit zijn onderzoek verricht naar de inschrijving van een merk.

Het onderzoek naar het onderscheidend vermogen mag niet in abstracto worden gevoerd, maar dient rekening te houden met alle relevante feiten en omstandigheden van de registratieaanvraag.
De afweging van die relevante feiten en omstandigheden dient te gebeuren tot op het ogenblik waarop een definitieve beslissing wordt genomen over de aanvraag.

De toetsing dient te geschieden voor ieder van de waren of diensten en desgevallend kan de merkenautoriteit voor de in aanmerking genomen waren en diensten tot uiteenlopende conclusies komen.
Voor elk van de in de aanvraag om inschrijving opgegeven waren en diensten dient de conclusie te worden vermeld, maar wanneer eenzelfde weigeringsgrond wordt ingebracht voor een catagorie of groep van waren of diensten kan een globale motivering volstaan.

13. De rechtelijke instantie bij wie een verhaal is ingesteld tegen de beslissing van de merkenautoriteit dient eveneens rekening te houden met alle relevante feiten en omstandigheden binnen de grenzen van de uitoefening van haar bevoegdheden, zoals vastgesteld door de toepasselijke nationale regelgeving.

Het Benelux Gerechtshof heeft de artikelen 6bis en 6ter van de BMW (thans de artikelen 2.11 en 2.12 van het BVIE) aldus uitgelegd dat in geval van een verhaal tegen een weigeringsbeslissing van het Bureau en de geadieerde rechter de aangevoerde weigeringsgrond niet beaamt, hij verplicht is om, desgevallend ambtshalve, te onderzoeken of een andere weigeringsgrond aan de inschrijving in de weg staat, na partijen hieromtrent te hebben gehoord (BGH, arrest van 29 juni 2006, zaak d’leteren).

Verder heeft het Benelux Gerechtshof eveneens beslist dat wanneer een depot slaat op verschillende waren of diensten uit een administratieve klasse, de geadieerde rechter een bevel beperkt tot inschrijving voor één of enkele van die waren of diensten enkel kan geven in de mate dat ook het Bureau over één of enkele van die waren of diensten heeft beslist en zich niet heeft beperkt tot een beslissing over het geheel van die klasse. De beoordeling dient te steunen op de gegevens die door het Bureau in aanmerking werden genomen of hadden moeten worden genomen (BGH, arrest van 15 december 2003, inzake BMB/Vlaamse Toeristenbond).

14. Bij de toetsing van de beslissing van het BVIE dient voor ogen gehouden te worden dat de uitvoering van de opdracht als doel heeft de vrijwaring van het algemeen belang, dat als oogmerk bij elk van de weigeringsgronden voorzit ( HvJ EG 18 juni 2002 inzake Philips, C-299/99, punt 77; HvJ EG 06 mei 2001 inzake Libertel, Z.C.- 104/01, punt 51; HvJ EG 12 februari 2004 inzake Koninklijke KPN, C-363/99, punt 55; HvJ EG 16 september 2004 inzake SAT.1, C-239/01 punt 24; HvJ 19 april 2007 inzake Celltech, C-273/05, punt 74).

Het algemeen belang kan aan de toewijzing van een onderscheidend teken aan een merkhouder in de weg staan, wanneer zulks onevenredige hinder zou veroorzaken ten nadele van nieuwe marktdeelnemers, precies doordat het teken onderscheidende elementen bezwaart die eenieder ter beschikking dienen te staan.
In die mate primeert de vrije en correcte mededinging op de toewijzing aan een potentiële titularis van exclusieve en in de tijd onbeperkt hernieuwbare merkenrechten op een teken.

15. De absolute weigeringsgrond bedoeld in artikel 2.11.1 b. BVIE die de afwezigheid van ieder onderscheidend vermogen betreft, beantwoordt aan deze ingesteld bij artikel 3, 1. b) van de richtlijn Raad EG van 21 december 1988 (89/104/EEG) betreffende de harmonisatie van het merkenrecht van de Lid-Staten.
De absolute weigeringsgrond vermeld in artikel 2.11.1 c. BVIE die de beschrijvende tekens of benamingen betreft, stemt overeen met deze ingesteld bij artikel 3, 1.c) van de vermelde richtlijn.

Ze dienen derhalve begrepen te worden in de betekenis die er in het Gemeenschapsrecht werd aan gegeven door het Hof van Justitie.

16. De rechtspraak van het Hof van justitie EG luidt constant dat het ‘onderscheidende vermogen’ aldus moet worden begrepen dat een merk zich ertoe behoort te lenen om de waren of diensten waarvoor de inschrijving wordt gevraagd, als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren ten aanzien van deze concurrerende ondernemingen (HvJ EG 04 mei 1999, inzake Windsurfing Chiemsee, C-108/97 en C-109/97, punt 49; HvJ EG 20 juni 1999, inzake Lloyd Shuhfabrik Meyer, C-342/97, punt 22; HvJ 18 jun 2002, inzake Philips, C-299/99, punt 35; HvJ EG, 08 april 2003, inzake Linde & Winward, C-53/01 & C-55/01, punt 40; HvJ EG 25 oktober 2007, inzake Develey, C-238/06, punt 79).

17. De perceptie van een teken door het relevante publiek is determinerend bij de beoordeling van de vraag of er onderscheidend vermogen kan worden aan toegekend.

Een relevante toets hierbij is of al naargelang de positieve of negatieve ervaring die die consument met de waren heeft gehad, hij deze op grond van het merk kan onderscheiden van andere concurrerende om ze opnieuw aan te kopen of ze daarentegen te vermijden (vgl. GEA EG, arrest van 12 maart 2008 inzake SAS/BHIM, T-341/06, punt 29).

In geval de waren of diensten bestemd zijn voor alle consumenten, moet worden aangenomen dat het relevante publiek bestaat uit de normaal geïnformeerde, redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument (HvJ EG 06 mei 2003, inzake Libertel, C-104/01, punt 46; HvJ EG 16 september 2004, inzake SAT. 1 SatellitenFernsehen, C-329/02 punt 24).

18. Eiseres heeft het onder randnummer 04. weergegeven merk ‘SUMMER SKIN’ gedeponeerd voor waren uit de twee administratieve klassen 3 en 5.

De waren waarvoor ze het merk wenst te gebruiken zijn cosmetische producten en toiletverzorgingsmiddelen voor de huid, maar ook haarverzorgings- en reinigingsmiddelen en medicinale preparaten voor behandeling van huid en hoofdhuid.

Het betreft een woordmerk, zonder toevoeging van enig figuratief element.

19. De waren waarvoor merkbescherming wordt gevraagd zijn bestemd voor alle consumenten.

Zodoende wordt in het voorliggende geval het relevante publiek gevormd door de normaal geïnformeerde, redelijk voorzichtige en oplettend handelende gemiddelde consument en dient het onderzoek naar het onderscheidende vermogen derhalve te gebeuren vanuit het perspectief van deze gemiddelde consument.

20. Bij het onderzoek naar het onderscheidende vermogen dient het teken waarvoor merkbescherming wordt gevraagd, te worden beschouwd zoals het wordt gedeponeerd en in functie van de waren en diensten waarvoor de inschrijving wordt gevraagd.

Dit verreist dat het als zodanig in zijn geheel wordt beoordeeld, hetgeen niet betekent dat de eventuele samenstellende onderdelen die er kunnen worden in herkend op zich geen beoordelingselement kunnen vormen (HvJ EG 30 juni 2005, inzake Eurocermex, C-286/04, punten 22 en 23; HvJ EG 25 oktober 2007, inzake Develey, punt 82).

21. Het lijdt geen twijfel dat de gemiddelde consument op het territorium van de Benelux voldoende vertrouwd is met de Engelse taal om die woorden na vertaling te vatten in hun gewone betekenis.
Hij zal er dus de Nederlandse woorden ‘zomer’ en ‘huid’ kunnen in herkennen, of de Franse woorden ‘été’ en ‘peau’.

Nochtans moet worden opgemerkt dat het feit dat een betekenis van die woorden in één van de twee overwegend op het territorium van de Benelux gesproken talen bestaat, niet noodzakelijk voor gevolg heeft dat het ook appelleert aan een herkenningsfactor in de eigen taal bij het doelpubliek.

De gebruikte Engelse woorden kunnen immers op zich of wegens hun combinatie ook gepercipieerd worden als een aandachtstrekker, zonder dat er bij de consument een cognitieve reflex van vertaling en herkenning van woorden in zijn eigen taal mee gemoeid is.

22. De woorden ‘summer’ en ‘skin’ zijn op zich genomen als neutraal of zelf benaal te beschouwen, maar in hun gecombineerd verband, zoals het teken gevormd is, ligt dit anders.

De combinatie van de twee woorden bestaat in het gangbare taalgebruik in het Engels als zodanig niet. Ze geeft geen uitdrukking aan een welomschreven begrip.
In de twee talen die overwegend gebruikt worden in de Benelux bestaat het begrip (vertaald als ‘zomerhuid’ – ‘peau d’été’) trouwens evenmin in het gewone taalgebruik.

De Google-test die door het Bureau werd verricht en die enkele zoekresultaten opleverde, bewijst het tegendeel niet.
Vooreerst moet worden opgemerkt dat de resultaten van deze zoekopdracht allicht wel aangeven dat een term al is gebruikt, maar er kan geenszins uit afgeleid worden dat aan dat gebruik enige representativiteit kan toegeschreven worden voor de woordenschat van de gemiddelde consument.
Vervolgens wordt in het voorliggende geval evenmin aangetoond dat dit gebruik aan het gebruik door eiseres voorafgaat.

23. In het algemeen kan worden gesteld dat in de perceptie van de geviseerde consument in de Benelux de woordcombinatie ‘summer skin’ geen platte zakelijke strekking heeft, maar integendeel getuigt van fantasie en enigszins appelleert aan een sfeer van welbehagen. Het kan verder ook wordenervaren als de uitdrukking van een resultaat dat wordt bereikt indien de producten die onder het teken worden aangeboden, worden gebruikt.

Dit is trouwens niet anders indien de woordcombinatie zou vertaald worden in het Nederlands of in het Frans.

Aldus bezit het teken in zijn geheel beschouwd onmiskenbaar een graad van herkenbaarheid voor de waren waarvoor het is gedeponeerd.
De consument tot wie het is gericht zou bijvoorbeeld in geval hij de waren wegens tevredenheid erover opnieuw wenst aan te schaffen, duidelijk de mogelijkheid hebben om op basis van het merk de waren te herkennen als afkomstig van de onderneming van eiseres.

24. Evenwel kunnen tekens of aanduidingen die gewoonlijk in de handel kunnen dienen tot aanduiding van de kenmerken van de waren en diensten waarvoor de registratie wordt aangevraagd, niet worden geregistreerd. het algemeen belang vereist dat zij voor gebruik worden vrijgehouden voor eenieder (HvJ 23 oktober 2003 inzake Wrigley (Doublemint), C-191/01 P, punt 31; HvJ EG 12 januari 2006 inzake Deutsche SiSi-Werke, C-173/04, punt 62; HvJ EG 19 april 2007, inzake Celltech, C-276/05, punt 75; HvJ 10 april 2008 inzake Adidas, C-102/07, punten 22 en 23).

Aldus komen niet voor inschrijving als merk in aanmerking, de tekens of aanduidingen als bedoeld in artikel 3, 1 c. van de merkenrichtlijn, welke in het normale taalgebruik vanuit het oogpunt van de consument kunnen dienen ter aanduiding van één van de eigenschappen van een waar of dienst als die waarvoor de inschrijving is aangevraagd (HvJ EG 12 februari 2004 inzake Koninklijke KPN C-363/99, punt 57; HvJ EG 23 oktober 2003 inzake Wrigley, C-191/01, punt 32.
Op dit vlak dient ook met de toekomstige te verwachten ontwikkeling rekening te worden gehouden (HvJ EG 4 mei 1999 inzake Windsurfsing Chiemsee, punten 31 en 37). Nochtans is dan vereist dat er actuele marktindiciën zijn waaruit naar rede kan worden afgeleid dat het taalgebruik in die zin kan evolueren (GEA EG, arrest van 12 maart 2008, inzake SAS/BHIM, punt 43).

25. In het geval een merk gevormd wordt door een combinatie van bestanddelen volstaat niet dat elk van de bestanddelen beschrijven is, maar moet het geheel als zodanig kunnen worden gekwalificeerd.

Indien ieder van de bestanddelen op zich beschrijvend is, is de combinatie ervan zulks in regel ook, maar de indruk die de combinatie wekt kan niettemin verschillen van de indruk die de loutere samenvoeging van de bestanddelen wekt.
In zulks geval is de woordcombinatie niet beschrijvend in de zin van artikel 3. 1 c. van de richtlijn.

Zodoende kan bij een merk dat bestaat uit verschillende woorden of een hersamengesteld woord, het onderzoek naar het beschrijvend karakter niet beperkt blijven tot dat van de samenstellende delen, maar dient het geheel te worden beschouwd (HvJ EG 19 april 2007, inzake Celltech, C-273/05, punten 77, 78 en 79).

26. In het voorliggende geval is duidelijk dat de beide termen in het merk, ieder op zich genomen, tot de termen behoren waaraan de betrokken consument, een duidelijke betekenis kan toeschrijven in zijn omgangstaal al zijn het Engelse woorden.

Ze hebben ook een beschrijvend karakter aangezien ze in de handel kunnen dienen om de waren te duiden naar hun bestemming. Ze kunnen aangeven dat ze enerzijds diensten voor de huid en
anderzijds om tijdens of met het oog op de zomer te worden gebruikt.

Nochtans zijn de twee termen onderling bij elkaar gebracht in een verband dat als geheel niet kan gereduceerd worden tot hun enkele combinatie.
Boven is al vastgesteld dat de combinatie van de twee termen als zodanig geen bepaalde betekenis heeft, maar daarentegen wel refereert aan een gegeerd resultaat na gebruik van de producten of aan behaaglijke omstandigheden.

27. Wanneer tekens of aanduidingen worden geschikt op een wijze die het geheel merkbaar onderscheidt van de gebruikelijke wijzen van aanduiding van de betrokken waren of diensten of van de eigenschappen ervan overstijgen ze het uitsluitend beschrijvende. Hun gevoegde presentatie, die niet overeenstemt met een gangbare wijze van aanduiding van de waren, verschaft een extra element (cfr. HvJ EG, 19 september 2002 inzake Deutsche Krankenverscherung (Companyline), C-104/00 P, punten 21 en 23; HvJ EG, 12 februari 2004 inzake Campina Melkunie (Biomild), C-265/00, punt 41).

28. Verder zijn er geen marktindiciën voorhanden op grond waarvan kan worden aangenomen dat het woordgebruik in één van de talen van de Benelux aldus zou evolueren dat voor de waren waarvoor bescherming wordt gevraagd, in een nabije toekomst het woordgebruik een neologisme als ‘zomerhuid’ (summerskin) zou opleveren.

29. Er kan dan ook niet worden aangenomen dat de presentatie van het teken in zijn geheel niets afdoet aan het uitsluitend beschrijvend karakter van woordtekens die kunnen tot aanduiding van een kenmerk en beschemming van de waren waarvoor het is gedeponeerd.

De registratie van het merk bezorgt eiseres overigens slechts exclusieve rechten op het teken in zijn geheel, maar geenszins meteen op alle samenstellende delen ervan afzonderlijk beschouwd.

30. Bijgevolg staat geen van de absolute weigeringsgronden uit artikel 2.11.1 b. en c. BVIE aan de registratie van het teken in de weg.

Verder volgt hieruit dat er geen reden bestaat om het door eiseres in ondergeschikte orde aangevoerde middel geput uit artikel 2.28.2 BVIE nader te behandelen.

31. Bij ontstentenis van een relevante grond tot weigering bestaat er geen reden om het voorlopig geregistreerde merk door te halen.

De vordering van eiseres moet bijgevolg worden toegewezen.

32. Inzake de begroting van de rechtsplegingsvergoeding hebben de partijen tijdens de openbare terechtzichtting verklaard dat er geen reden bestaat om het basisbedrag van de rechtsplegingsvergoeding bepaald in artikel 2 van het koninklijk besluit van 26 oktober 2007 te vermeerderen of te verminderen.

Aangezien de vordering niet op geld waardeerbaar is, wordt de rechtsplegingsvergoeding begroot op het basistarief van 1.200 euro.

OM DEZE REDENEN

HET HOF,

In acht genomen artikel 24 van de wet van 15 juni 1935 op het taalgebruik in gerechtszaken,

Beslist na tegenspraak,

Ontvangt de vordering en verklaart ze gegrond.

Vernietigt de bestreden beslissing waarbij het BBIE besluit tot doorhaling van de inschrijving van het door eiseres gedeponeerde merk.

Beveelt de BOIE om het onder nummer 790475 ingeschreven depot van het merk ‘SUMMER SKIN’ voor de in het depot opgegeven waren uit de klassen 3 en 5 te handhaven.

Veroordeelt verweerster BOIE tot betaling aan eiseres van 1.200 euro rechtsplegingsvergoeding.

Veroordeelt verweerster BOIE tot betaling van de overige door eiseres gemaakte gedingskosten die worden begroot op 186 euro.

Aldus gevonnist en uitgesproken ter openbare terechtzitting van de burgelijke achttiende kamer van het hof van beroep te Brussel, op 22 APRIL 2008

waar aanwezig waren en zitting hielden:

Paul BLONDEEL Voorzitter
Christine SCHURMANS Raadsheer
Koenraad MOENS Raadsheer
Linda NAESSENS Eerstaanwezend adjunct-griffier