Datum
Instantie
CASS NL Merk
BIOMILD Depotnummer
Deposant
Campina Melkunie B.V. Tekst
Rekestnummer: 9090 (R97/155HR)
CAMPINA MELKUNIE B.V. tegen BENELUX-MERKENBUREAU
Uitspraak: 19 juni 1998
Rekestnummer: 9090 (R97/155HR)
Hoge Raad der Nederlanden
Beschikking
in de zaak van:
CAMPINA MELKUNIE B.V.
gevestigd te Zaltbommel,
VERZOEKSTER tot cassatie,
advocaat: mr R.S. Meijer,
tegen
BENELUX-MERKENBUREAU
gevestigd te ’s-Gravenhage
VERWEERDER in cassatie,
advocaten: mrs C.J.J.C. van Nispen en D. van Oostveen.
1. Het gedding in feitelijke instantie
Met een op 6 mei 1997 ter griffie van het Gerechtshof te ’s-Gravenhage ingekomen verzoekschrift heeft verzoekster tot cassatie – verder te noemen: Campina – zich gewend tot dat Hof met het verzoek verweerder tot cassatie – verder aan te duiden als het BMB – te bevelen over te gaan tot inschrijving van het depot van het merk BIOMILD, zoals verricht op 18 maart 1996 onder nummer 867546.
Het BMB heeft het verzoek bestreden.
Het Hof heeft het verzoek afgewezen bij beschikking van 11 september 1997.
De beschikking van het Hof is aan deze beschikking gehecht.
2. Het geding in cassatie
Tegen de beschikking van het Hof heeft Campina beroep in cassatie ingesteld. Het cassatierekest is aan deze beschikking gehecht en maakt daarvan deel uit.
Het BMB heeft verzocht het beroep te verwerpen.
De conclusie van de Advocaat-Generaal Langemeijer strekt ertoe dat de Hoge Raad aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen een prejudiciële vraag zal voorleggen, zoals in deze conclusie onder 2.21 bedoeld, en het geding zal schorsen totdat het Hof van Justitie naar aanleiding van het verzoek uitspraak zal hebben gedaan.
3. Uitgangspunten in cassatie
3.1 Op 18 maart 1996 heeft Campina bij het BMB het merk BIOMILD gedeponeerd voor waren in de klassen 29, 30 en 32 (voor de opsomming van de desbetreffende waren verwijst de Hoge Raad naar rov. 2 van de bestreden beschikking). Bij brief van 3 september 1996 heeft het BMB Campina de in art. 6bis lid 3 BMW bedoelde kennisgeving gedaan. Campina heeft de daarbij door het BMB voor zijn standpunt opgegeven redenen bestreden, maar het BMB heeft haar bij schrijven van 7 maart 1997 laten weten dat inschrijving van het depot werd geweigerd. Campina heeft zich daarop tijdig gewend tot het Hof en heeft een voorziening gevraagd zich daarop tijdig gewend tot het Hof en heeft een voorziening gevraagd op de voet van art. 6ter BMW. Het Hof heeft deze voorziening geweigerd. Daartegen keert zich het door Campina voorgestelde middel van cassatie.
3.2 Bij de beoordeling van het middel moet, omdat Campina een en ander voor het Hof heeft gesteld, maar het Hof zich over die stellingen niet heeft uitgelaten, veronderstellenderwijs ervan worden uitgegaan:
- (i) dat het woord BIOMILD een woord is dat in die zin nieuw is dat het vóór het depot niet deel uitmaakte van de Nederlandse taal;
- (ii) dat zowel voor BIO als voor MILD synoniemen bestaan die rederlijkerwijs ook voor gebruik in aanmerking komen als het erom gaat het publiek duidelijk te maken dat het desbetreffende product de combinatie van eigenschappen bezit die door die termen worden aangeduid.
- (iii) dat Campina minstgenomen sedert september 1996 het merk BIOMILD op grote schaal heeft gebruikt en voor haar onder dat merk aangeboden product intensief reclame heeft gemaakt, zodat reeds op het moment dat het BMB besloot inschrijving van het depot te weigeren (7 maart 1997) moest worden aangenomen dat het onderscheidend vermogen van het teken aanzienlijk was toegenomen, althans door inburgering was ontstaan.
4. Beoordeling van de ontvankelijkheid van het beroep
4.1 De Hoge Raad heeft zich ambtshalve de vraag gesteld of moet worden aangenomen dat van een beslissing ingevolge art. 6ter BMW beroep in cassatie openstaat indien en voorzover het desbestreffende nationale burgerlijk procesrecht tegen door de burgerlijke rechter op verzoekschrift gegeven beslissingen beroep in cassatie toelaat.
4.2 Art. 6ter, zo blijkt uit §6 van hoofdstuk I van het Gemeenschappelijk Commentaar van de regeringen op het Protocol van 2 december 1992 houdende wijziging van de BMW (verder: Gemeenschappelijk Commentaar), opent voor deposanten de mogelijkheid om van het (ambtshalve genomen) besluit van het BMB tot weigering van inschrijving van een depot in beroep te gaan bij de burgerlijke rechter. Het bepaalt de termijn waarbinnen en de vorm waarin dit beroep moet worden ingesteld, en wijst in elk der Beneluxstaten één gerechtshof aan als bevoegde rechter. De bepaling zwijgt evenwel over de vraag of van een op de voet van deze bepaling gegeven beslissing beroep in cassatie openstaat, en het Gemeenschappelijk Commentaar laat zich daarover evenmin uit.
4.3 Voor een ontkennende beantwoording van deze vraag kan het volgende worden aangevoerd.
Al wordt het in art.6ter geregelde beroep gebracht voor de burgerlijke rechter, het richt zich tegen een besluit van een bestuursorgaan. Deze eigen aard van de procedure brengt mee dat niet zonder meer mag worden aangenomen dat het beroep, voorzover in art. 6ter niet uitdrukkelijk geregeld, voor het overige wordt beheerst door het (nationale) burgerlijk procesrecht van de desbetreffende Beneluxstaat. In deze gedachtengang zou, indien het de bedoeling was geweest dat van een beslissing ingevolge art. 6ter beroep in cassatie openstaat indien en voor zover het desbetreffende nationale burgerlijk procesrecht tegen door de burgerlijke rechter op verzoekschrift gegeven beslissingen beroep in cassatie toelaat, dat uitdrukkelijk moeten zijn bepaald of ten minste in het Gemeenschappelijk Commentaar met zovele woorden tot uitdrukking moeten zijn gebracht.
Dat zulks niet is geschied, wijst erop dat de regeringen cassatieberoep niet hebben willen toelaten. Dat is in overeenstemming met hun in het Gemeenschappelijk Commentaar (artikelsgewijs commentaar) tot uitdrukking gebrachte bedoeling om door de in art. 6ter gegeven regeling “het aantal rechtsgangen te beperken”. Ter verzekering van de rechtseenheid is cassatieberoep in elk geval in zoverre niet nodig dat in elk der Beneluxstaten slechts één gerecht met rechtsmacht ter zake van het beroep tegen de weigering van het BMB is bekleed en in deze gedachtengang elk van deze gerechten, ingevolge art. 6 van het Verdrag betreffende de Instelling en het Statuut van een Benelux-Gerechtshof, verplicht is om in het kader van dit beroep rijzende vragen van uitleg van de BMW aan dit hof voor te leggen.
4.4 Voor een bevestigende beantwoording van voormelde vraag kan worden aangevoerd dat bezwaarlijk valt aan te nemen dat de regeringen niet ervan zouden zijn uitgegaan dat op de in art. 6ter bedoelde procedure de nationale bepalingen omtrent de verzoekschriftprocedure voor de burgerlijke rechter van toepassing zijn: zouden zij hebben gemeend dat deze bepalingen toepassing missen, dan zouden zij immers de procedure wel meer in bijzonderheden hebben geregeld. Klaarblijkelijk is dit de zienswijze van die auteurs in België en in Nederland die zonder nadere argumentatie vanzelfsprekend achten dat cassatieberoep openstaat. Ook de beide partijen in dit geding alsmede het Openbaar Ministerie (zie conclusie §1.5) zijn daarvan zonder meer uitgegaan.
4.5 Het gaat hier evenwel om een vraag van uitleg van art. 6ter BMW waarover het Benelux-Gerechtshof zich nog niet heeft uitgesproken en waarvan, gelijk uit het hiervoor overwogene blijkt, naar het oordeel van de Hoge Raad niet kan worden gezegd dat omtrent de oplossing daarvan redelijke twijfel niet kan bestaan. Daarom zal de Hoge Raad, nu de beantwoording van deze vraag noodzakelijk is ter beoordeling van de ontvankelijkheid van Campina in haar cassatieberoep, de in 4.1 geformuleerde vraag aan het Benelux-Gerechtshof voorleggen.
5. Beoordeling van het middel
5.1 Hierna gaat de Hoge Raad veronderstellenderwijs ervan uit dat de onder 4.1 geformuleerde vraag bevestigend moet worden beantwoord. Daarvan uitgaande zal hij, nu het door Campina ingestelde cassatieberoep, beoordeeld naar Nederlands burgerlijk procesrecht, ontvankelijk is, het door haar voorgestelde middel reeds thans onderzoeken. Hij doet dat omdat daarbij zal blijken dat het ook voor de beslissing op het middel noodzakelijk is vragen van uitleg van art. 6ter BMW aan het Benelux-Gerechtshof te stellen. De proces-economie wordt erdoor gediend deze vragen tegelijkertijd met, maar onder voorwaarde van een bevestigende beantwoording van de in 4.1 geformuleerde vraag aan het Benelux-Gerechtshof voor te leggen en het aan dit college over te laten beoordelen of en in hoeverre het ter beantwoording van deze vragen noodzakelijk is prejudiciële vragen te stellen aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen.
5.2 Het Hof heeft geoordeeld dat het verzoek van Campina om het BMB te bevelen over te gaan tot inschrijving van het depot van het teken BIOMILD primair berust op de stelling dat dit teken voor de desbetreffende waren een toelaatbaar merk is waarvan – anders dan het BMB had beslist – niet gezegd kan worden dat het voor die waren elk onderscheidend vermogen mist, en subsidiair op de stelling dat het merk – dat wordt gebruikt voor zuivelproducten – inmiddels, na het depot, door inburgering voldoende onderscheidend vermogen heeft verkregen.
5.3 De primaire stelling van Campina heeft het Hof verworpen: het was van oordeel dat het teken BIOMILD elk onderscheidend vermogen mist voor de waren waarvoor het is gedeponeerd. Dit oordeel berust op een motivering (rov. 5) welke als volgt moet worden begrepen:
- (a) het teken is samengesteld uit de bestanddelen BIO en MILD;
- (b) elk van deze bestanddelen mist voor de waren waarom het gaat, ieder onderscheidend vermogen;
- (c) een teken dat een combinatie is van twee elk ieder onderscheidend vermogen missende bestanddelen, mist ook zelf ieder onderscheidend vermogen, tenzij bijkomende omstandigheden ertoe leiden dat de combinatie méér is dan de som der delen;
- (d) aan deze laatste voorwaarde is in dit geval niet voldaan, met name geeft het teken niet blijk van enige creativiteit;
- (e) uit (a) – (d) volgt: (1°) dat het publiek het teken niet zal opvatten als merk, maar als hoedanigheidsaanduiding (immers als aanduiding van een combinatie van de door de bestanddelen BIO en MILD aangeduide, commercieel wezenlijke eigenschappen van de waar) en (2°) dat het teken als hoedanigheidsaanduiding beschikbaar moet blijven voor concurrenten van Campina.
5.4 De subsidiaire stelling van Campina heeft het Hof eveneens verworpen. Dit oordeel berust op een motivering (rov. 8) waarvan de kern als volgt moet worden begrepen:
- (a) nu de rechter ingevolge art. 6ter BMW slechts heeft te onderzoeken of het BMB terecht heeft geweigerd het depot in te schrijven, is in de op deze bepaling gebaseerde procedure in beginsel uitsluitend de situatie ten tijde van het depot bepalend;
- (b) dat zou anders zijn indien gebruik was gemaakt van de in art. 3 van de Eerste Richtlijn van 21 december 1988 van de Raad van de EG, betreffende aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten, 89/104, voorziene mogelijkheid om te bepalen dat een depot niet wordt geweigerd indien het teken onderscheidend vermogen heeft gekregen sedert het depot, maar dat geval doet zich niet voor.
5.5 Onderdeel 1 van het middel keert zich tegen ’s Hofs onder 5.3, onderdeel 2 van het middel keert zich tegen ’s Hofs onder 5.4 weergegeven oordelen.
5.6 Onderdeel 1.a verwijt het Hof bij zijn in 5.3 onder (b) weergegeven oordeel, voor zover dit betrekking heeft op het bestanddeel BIO, te hebben miskend dat art. 6quinquies B onder 2 van het Verdrag van Parijs niet eraan in de weg staat dat een teken “verwijzend” is. Dit verwijt mist feitelijke grondslag omdat ’s Hofs desbetreffende overweging niet anders kan worden verstaan dan aldus dat het college daarin tot uitdrukking heeft gebracht dat genoemd bestanddeel, naar zijn oordeel, valt onder een of meer van de in genoemde verdragsbepaling omschreven categorieën van niet voor inschrijving vatbare tekens.
5.7 Onderdeel 1.b kan evenmin tot cassatie leiden. Het miskent dat ’s Hofs in 5.3 weergegeven oordelen telkens betrekking hebben op “het publiek”, waarmee het college kennelijk het oog heeft op het gehele, in het onderhavige geval in aanmerking komende publiek. Bij deze stand van zaken behoefte het Hof zich niet uit te laten over de in het onderdeel aan de orde gestelde mogelijkheid, welke trouwens door Campina voor het Hof niet was aangevoerd, laat staan met voldoende feiten onderbouwd.
5.8 De overige klachten van de onderdelen 1 en 2 van het middel stellen – fundamentele en nog niet door het Benelux-Gerechtshof besliste – vragen van uitleg aan de orde inzake de nieuwe, in de tekst van de weg slechts summier geregelde en in het Gemeenschappelijk Commentaar nauwelijks toegelichte figuur van het ambtshalve onderzoek door het BMB en het tegen zijn desbetreffende beslissingen opengestelde beroep op de rechter. Het gaat daarbij onder meer om de reikwijdte van de beoordeling door BMB en rechter (gaat het daarbij louter om de vraag of in abstracto moet worden geoordeeld dat het teken zoals gedeponeerd niet beantwoordt aan de in art. 1 BMW gegeven omschrijving van een merk, resp. behoort tot de in art. 4, onder 1 en 2 aangeduide merken?) en, eventueel en in aansluiting daarop, om de vraag of, indien in concreto moet of mat worden geoordeeld, welke andere feiten en omstandigheden dan in aanmerking mogen komen: is daarbij het beslissende tijdstip dat van het depot, of mag ook met latere omstandigheden rekening worden gehouden? Het gaat daarbij voorts, als louter in abstracto moet worden geoordeeld, om de vraag of de door het Hof daarbij toegepaste “vuistregels” rechtens aanvaardbaar zijn.
Een en ander brengt mee dat over de overige onderdelen van het middel niet kan worden beslist dan nadat het Benelux-Gerechtshof zal hebben geantwoord op de hierna onder 6 te formulieren vragen van uitleg van de art. 6bis en 6ter BMW in onderling verband.
6. Vragen van uitleg van de art.6bis en 6ter
6.1 Voor wat betreft de feiten waarop de door het Benelux-Gerechtshof te geven uitleg moet worden toegepast, verwijst de Hoge Raad naar hetgeen hij hiervoor onder 3.1 en 3.2 heeft overwogen.
6.2 De Hoge Raad oordeelt beantwoording van de volgende vragen noodzakelijk om – voorzover nog nodig – op het cassatieberoep van Campina te kunnen beslissen, waarbij hij onder verwijzing naar hetgeen hij hiervoor onder 5.1 heeft overwogen aantekent dat de vragen II – IX slechts beantwoording behoeven indien vraag I bevestigend wordt beantwoord:
I. Moet worden aangenomen dat van een beslissing ingevolge art. 6ter beroep in cassatie openstaat indien en voor zover het desbetreffende nationale burgerlijk procesrecht tegen door de burgerlijke rechter op verzoekschrift gegeven beslissingen beroep in cassatie toelaat?
II. Heeft het BMB zijn in art. 6bis in lid 1 bedoelde oordelen uitsluitend te baseren op het teken zoals dat is gedeponeerd en de daarbij vermelde waren – met andere woorden: oordeelt het BMB slechts in abstracto – of mag, resp. moet het ook rekening houden met andere hem bekende feiten en omstandigheden (bijvoorbeeld dat de deposant het teken reeds vóór het depot op grote schaal als merk voor de desbetreffende waren heeft gebruikt) – met andere woorden mag, resp, moet het in concreto oordelen?
III. Geldt het antwoord op vraag II evenzo voor het in art. 6bis in lid 4 bedoelde besluit van het BMB tot weigering het depot in te schrijven?
IV. Geldt het antwoord op vraag II evenzo voor het rechterlijk oordeel omtrent het in art. 6ter omschreven verzoek?
V. Aangenomen dat de rechter in een procedure ingevolge art. 6ter in concreto mag, resp. moet oordelen, heeft hij dan uitsluitend rekening te houden met feiten en omstandigheden die zich tot uiterlijk het tijdstip van depot hebben voorgedaan, of mag hij zijn oordeel ook baseren op feiten en omstandigheden die zich nadien hebben voorgedaan?
VI. Moet bij een beoordeling in abstracto van de vraag of een teken dat bestaat uit een nieuw woord dat is samengesteld uit verscheidene bestanddelen, voldoende onderscheidend vermogen heeft om als merk voor de desbetreffende waren te kunnen dienen, ervan worden uitgegaan dat deze vraag in beginsel bevestigend moet worden beantwoord óók indien ieder van die bestanddelen op zichzelf voor die waren elk onderscheidend vermogen mist, en dat zulks slechts anders is onder bijkomende omstandigheden, bijvoorbeeld indien het nieuwe woord een voor de hand liggende en aanstonds voor een ieder begrijpelijke aanduiding vormt van een commercieel wezenlijke combinatie van eigenschappen die niet anders kan worden aangeduid dan door het nieuwe woord?
VII. Indien vraag VI ontkennend moet worden beantwoord, moet dan – nog steeds: bij een beoordeling in abstracto – worden aangenomen dat een teken dat bestaat uit een nieuw woord, dat is samengesteld uit verscheidene bestanddelen, die ieder op zichzelf voor de desbetreffende waren elk onderscheidend vermogen missen, ook zèlf ieder onderscheidend vermogen mist, zodat voorts moet worden aangenomen: (1°) dat het publiek het teken niet zal opvatten als merk, maar als hoedanigheidsaanduiding (immers als aanduiding van een combinatie van de door die bestanddelen aangeduide eigenschappen van de waar) en (2°) dat het teken (hoewel tot het depot nog niet behorende tot de gangbare taal) als hoedanigheidsaanduiding beschikbaar moet blijven voor concurrenten van de deposant, en dat een en ander slechts anders is onder bijkomende omstandigheden die ertoe leiden dat de combinatie van de bestanddelen méér is dan de som der delen, bijvoorbeeld wanneer het nieuwe woord blijk geeft van enige creativiteit?
VIII. Maakt het voor de beantwoording van vraag VII verschil of voor elk van de samenstellende bestanddelen van het teken synoniemen bestaan zodat concurrenten van de deposant die het publiek duidelijk willen maken dat ook hun waren de combinatie van eigenschappen bezitten die door het nieuwe woord wordt aangeduid, dat redelijkerwijs ook kunnen doen door zich van die synoniemen te bedienen?
IX. Legt bij de beantwoording van de vragen VI – VIII nog gewicht in de schaal dat volgens het Gemeenschappelijk Commentaar het BMB ingevolge art. 6bis “slechts evident ontoelaatbare depots” zal mogen weigeren?
7. Beslissing
De Hoge Raad: verzoekt het Benelux-Gerechtshof uitspraak te doen met betrekking tot de hiervoor onder 6 geformuleerde vragen van uitleg van de BMW;
houdt iedere verdere beslissing aan en schorst het geding totdat het Benelux-Gerechtshof uitspraak zal hebben gedaan.
Deze beschikking is gegeven door de president Martens als voorzitter en de raadsheren Korthals Altes, Neleman, Heemskerk en Herrmann, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer Heemskerk op 19 juni 1998.
Voor eensluidend afschrift,
De Grieffier van de Hoge Raad der Nederlanden.
* * * * *