Datum
Instantie
BER NL Merk
INTERNET WORLD Depotnummer
Deposant
Mecklermedia Corporation Tekst
Rekestnummer 97/753
Mecklermedia Corporation tegen BMB
IN NAAM DER KONINGIN
Uitspraak : 5 maart 1998
Rekestnr. : 97/753
HET GERECHTSHOF TE ‘s-GRAVENHAGE, kamer M C-5,
heeft de volgende beschikking gegeven op verzoek van :
de rechtspersoon naar het recht van de staat Delaware (Verenigde Staten van Amerika)
MECKLERMEDIA CORPORATION,
gevestigd te Westport, Connecticut, Verenigde Staten van Amerika,
verzoeker,
procureur : mr T. Cohen Jehoram
tegen
Het BENELUX-MERKENBUREAU,
gevestigd te 's-Gravenhage,
verweerder,
procureur : Mr B.T.M. Steins Bisschop
De Procedure
Bij op 6 oktober 1997 ter griffie van het hof ingekomen verzoekschrift (met producties) heeft verzoeker (hierna te noemen Mecklermedia) het hof verzocht het Benelux-Merkenbureau te bevelen over te gaan tot inschrijving van het depot 874.472 (INTERNET WORLD) voor alle geweigerde waren, althans voor die waren en diensten waarvoor INTERNET WORLD niet uitsluitend beschrijvend is.
Verweerder, hierna te noemen het Bureau, heeft bij op 28 oktober 1997 ter griffie ingekomen verweerschrift (met producties) het hof verzocht het verzoek af te wijzen, met verwijzing van Mecklermedia in de proceskosten.
De mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden op 19 januari 1998, waarbij partijen - het Bureau onder overlegging van producties - hun standpunten hebben doen toelichten aan de hand van pleitnotities, Mecklermedia door haar procureur en het Bureau door Mr J.H. Spoor, advocaat te Amsterdam.
Beoordeling van het verzoek
1. Het verzoekschrift is tijdig ingekomen.
2. Uit het verzoekschrift en de ten processe overgelegde bescheiden blijkt het volgende :
a. Mecklermedia heeft op 5 juli 1996 bij het Bureau het teken INTERNET WORLD onder 874.472 gedeponeerd als woordmerk voor de waren en diensten in de volgende klassen, zoals nader gewijzigd en aangevuld :
klasse 9 : elektronische publicaties, on-line beschikbaar waaronder periodieken, tijdschriften, tijdschriftsupplementen, boeken en gidsen;
klasse 35 : organiseren en houden van handelsshows en tentoonstellingen voor commerciële en publicitaire doeleinden;
klasse 41: organiseren en houden van conferenties.
b. Het Bureau heeft bij brief van 16 januari 1997 Mecklermedia laten weten de inschrijving van het depot 874.472 voorlopig te weigeren.
Als reden(en) heeft het Bureau opgegeven :
"Het teken INTERNET WORLD is samengesteld uit internet en world (Engels voor wereld) en is uitsluitend beschrijvend voor in de klassen 9, 35 en 41 genoemde waren en diensten met betrekking tot de wereld van internet. Derhalve mist het teken ieder onderscheidend vermogen zoals bedoeld in artikel 6bis, eerste lid onder a. van de Eenvormige Beneluxwet op de merken..."
c. Mecklermedia heeft bij brieven van 5 mei, 10 juli en 14 juli 1997 tegen deze voorlopige weigering bezwaar aangetekend.
d. Het Bureau heeft daarin geen aanleiding gezien zijn voorlopige weigering te herzien.
e. Bij brief van 4 augustus 1997 heeft het Bureau Mecklermedia in kennis gesteld van zijn beslissing, inhoudende definitieve weigering van de inschrijving van het depot.
3. Mecklermedia heeft het hof op de voet van artikel 6ter van de Eenvormige Beneluxwet op de merken (BMW) verzocht het Bureau te bevelen tot inschrijving van het depot over te gaan voor alle geweigerde waren en diensten, althans voor die waren en diensten waarvoor het teken INTERNET WORLD niet uitsluitend beschrijvend is. Mecklermedia stelt zich op het standpunt dat de woordcombinatie INTERNET WORLD niet kan worden aangemerkt als een teken dat louter beschrijvend is en ieder onderscheidend vermogen mist.
4. Het Bureau, dat zijn beslissingen heeft gebaseerd op artikel 6bis eerste lid, onder a BMW, heeft verzocht het verzoek af te wijzen.
5. Volgens artikel 6bis lid 1, aanhef en onder a, BMW moet de inschrijving van een depot worden geweigerd indien het gedeponeerde teken niet beantwoordt aan de in artikel 1 gegeven omschrijving van een merk, met name wanneer het ieder onderscheidend vermogen in de zin van artikel 6 quinquies B, onder 2, van het Verdrag van Parijs mist.
Die bepaling luidt :
"Fabrieks- en handelsmerken, als in dit artikel bedoeld, zullen slechts in de volgende gevallen ter inschrijving geweigerd of nietig verklaard kunnen worden :
1. . . .
2. wanneer zij elk onderscheidend kenmerk missen ofwel uitsluitend bestaan uit tekens of aanwijzingen, welke in de handel kunnen dienen tot aanduiding van de soort, de hoedanigheid, de hoeveelheid, de bestemming, de waarde, de plaats van herkomst der waren of het tijdstip van voortbrenging, of gebruikelijk zijn geworden in de gangbare taal of de eerlijke en vaststaande gewoonten van de handel in het land waar de bescherming wordt gevraagd;"
6. Het gaat thans om de vraag of de combinatie van de woorden "INTERNET WORLD" voor de waren en diensten, waarvoor het depot is verricht (of een of meer daarvan), onderscheidend vermogen heeft.
Mecklermedia betoogt in dit verband dat het teken luidt ”INTERNET WORLD" zonder het lidwoord "the", het een drievoudige betekenis heeft en dat de woordcombinatie meer is dan de som van de afzonderlijke delen, waardoor het teken iets extra 's heeft, hetgeen in het buitenland is onderkend, nu INTERNET WORLD in Frankrijk, Spanje, Denemarken en Finland is ingeschreven als merk.
7. Zowel het Engelse woord "world" als het woord " internet " zijn op zich zelf beschrijvend, terwijl ook de combinatie van de woorden onderscheidend vermogen als bovenbedoeld ontbeert voor zover deze betrekking heeft op waren en diensten betreffende (de wereld van) internet.
Naar 's hofs oordeel heeft de woordcombinatie voor die waren en diensten ook geen onderscheidend vermogen op grond van de omstandigheid dat deze verschillende betekenissen heeft. De door Mecklermedia genoemde betekenissen (de abstracte verzameling van internet-ontwikkelingen, het wereldomspannende netwerk dat internet vormt, en internet als virtuele wereld) liggen in elkaars verlengde dan wel hangen nauw met elkaar samen.
Het weglaten van het lidwoord "the", hetgeen, met name in de Engelse taal, voorkomt bij titels van tijdschriften e.d., brengt evenmin met zich mee dat daardoor de woordcombinatie iets extra's krijgt.
Hierbij is mede in aanmerking genomen dat het gebruik van het Engelse woord "world" geen onderscheidend vermogen voor de woordcombinatie met zich meebrengt, daar dit woord , evenals bijvoorbeeld het Duitse woord "Welt", in de Benelux bekende woorden zijn, terwijl het woord "internet" in de Benelux op het gebied van de computer gangbaar taalgebruik is geworden. Evenmin is gebleken dat het (in aanmerking komende) publiek zal begrijpen dat de woordcombinatie voor bedoelde waren en diensten als merk fungeert.
Daarbij komt dat aanvaarding van het teken INTERNET WORLD als merk voor die waren en diensten zou verhinderen dezelfde of soortgelijke waren of diensten aan te duiden met deze woordcombinatie.
De omstandigheid, dat het teken in een viertal landen na vooronderzoek is ingeschreven als merk, betekent niet zonder meer dat het teken dan eveneens in de Benelux onderscheidend vermogen heeft, daar de beantwoording van de vraag of dit het geval is mede afhangt van de opvattingen daaromtrent binnen het Benelux-gebied, nog daargelaten dat ieder verzoek om inschrijving van een depot op zijn eigen merites moet worden beoordeeld. Dit laatste geldt ook ten aanzien van het beroep op de inschrijving door het Bureau van andere merken, zoals INTERNET WORLD, INTERNET MARKETING LAB en het eerdere depot INTERNET WORLD, waarbij opmerking verdient dat in elk geval de eerdere inschrijving van INTERNET WORLD heeft plaatsgevonden onder vigeur van de vóór 1 januari 1996 geldende wetgeving, toen aan het Bureau de bevoegdheid tot weigering, als bedoeld in artikel 6bis BMW, nog niet was verleend.
Naar het oordeel van het hof kan evenwel aan de woordcombinatie enig onderscheidend vermogen niet worden ontzegd voor andere waren en diensten dan die welke betrekking hebben op (de wereld van) internet.
8. Mecklermedia stelt voorts dat het teken INTERNET WORLD door intensief gebruik reeds sinds 1992 is ingeburgerd voor de waren en diensten waarvoor het is gedeponeerd - met inbegrip van waren en diensten die betrekking hebben op (de wereld van) internet -, maar dat het materiaal ter onderbouwing van deze stelling niet tijdig beschikbaar is gekomen.
9. Anders dan het Bureau meent, staat het een verzoeker in beginsel vrij om ter staving van een in het bezwaarschrift gedaan beroep op inburgering alsnog tijdens de verzoekschriftprocedure stukken over te leggen waaruit de inburgering van het desbetreffende teken vóór de datum van het depot kan volgen.
10. Nu in dit geval de gestelde inburgering door Mecklermedia in het geheel niet feitelijk is onderbouwd - ondanks de haar door het Bureau geboden gelegenheid -, wordt deze stelling verworpen. De eerdere inschrijving van het teken INTERNET WORLD (in 1995) is daartoe onvoldoende. Het gaat immers bij inburgering om een intensief en langdurig feitelijk gebruik van het teken in de Benelux, waarvan in casu niet is gebleken.
11. Het bovenstaande brengt mee dat het door Mecklermedia primair verzochte moet worden afgewezen en dat het subsidiair verzochte zal worden toegewezen, met compensatie van kosten, nu beide partijen deels in het ongelijk zijn gesteld.
Beslissing
Het hof :
beveelt het Benelux-Merkenbureau over te gaan tot inschrijving van het depot van het woordmerk INTERNET WORLD, zoals verricht op 5 juli 1996 onder nummer 874.472 en nader aangevuld, voor de diensten in :
klasse 35: organiseren en houden van handelsshows en tentoonstellingen voor commerciële en publicitaire doeleinden, voor zover niet betrekking hebbend op (de wereld van) internet;
klasse 41: organiseren en houden van conferenties, voor zover niet betrekking hebbend op (de wereld van) internet;
wijst het overigens door Mecklermedia verzochte af;
compenseert de kosten van de procedure aldus, dat iedere partij de eigen kosten draagt.
Deze beschikking is gegeven door Mrs Fasseur - van Santen, Van den Ende - Wiefkers en van Sandick, en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 5 maart 1998, in tegenwoordigheid van de griffier.
* * * * *