Doorhalingsprocedure starten

Via een doorhalingsprocedure kun je BOIP vragen een ingeschreven merk uit het register te halen. Doorhaling van een merk kan helpen bij conflicten over merken, maar ook om niet-gebruikte of niet-onderscheidende merken uit het register te halen. Meer over Merkinbreuk aanpakken

Situatie 1: Je bent verzoeker
Als merkeigenaar (houder) kun je een doorhalingsprocedure starten tegen de registratie van een gelijk of (sterk) overeenstemmend later merk dat voor dezelfde of soortgelijke producten en diensten is aangevraagd als die waarvoor jouw eigen merk is geregistreerd. Jij bent dan de verzoeker.

Je kunt ook een doorhalingsprocedure starten zonder dat je een merkeigenaar (houder) bent. Voorbeeld: je zoekt in ons Merkenregister of jouw teken nog beschikbaar is om te registreren als merk. Je komt hierbij een geregistreerd merk tegen waarvan je vermoedt dat dit niet meer wordt gebruikt, of waarvan je meent dat het niet onderscheidend is. In die situatie kun je bij BOIP een doorhalingsprocedure starten.

Anders dan bij oppositie geldt voor het starten van de doorhalingsprocedure geen termijn, deze kan altijd worden gestart.

Situatie 2: Je bent verweerder
Je kunt ook zelf, als houder van een merkregistratie, te maken krijgen met een doorhalingsprocedure tegen jouw merk door een andere partij. Jij bent dan de verweerder. Meer informatie

In beide situaties kan een externe IE-professional je begeleiden en adviseren. Een doorhalingsprocedure is een ingewikkeld juridisch proces. Het is belangrijk dit proces zorgvuldig en correct te doorlopen.

Wanneer

Je kunt een doorhalingsprocedure als merkhouder starten als:

  1. er sprake is van een gelijk merk, aangevraagd voor dezelfde producten of diensten;
  2. er sprake is van een gelijk of overeenstemmend merk, aangevraagd voor dezelfde of soortgelijke producten of diensten, als bij het publiek verwarring kan ontstaan;
  3. er sprake is van gelijk of overeenstemmend merk, dat is aangevraagd voor andere producten of diensten, waardoor er ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van jouw bekende merk;
  4. een later merk verwarring met een algemeen bekend merk kan veroorzaken, zoals bedoeld in artikel 6bis van het Verdrag van Parijs.

Je kunt ook een doorhalingsprocedure starten zonder merkhouder te zijn als:

  1. er sprake is van een beschrijvend merk;
  2. er sprake is van een niet-onderscheidend merk;
  3. er sprake is van een misleidend merk;
  4. er sprake is van een merk dat een vlag, wapen of ander officieel embleem van een staat of internationale organisatie bevat, die beschermd wordt onder artikel 6ter van het Verdrag van Parijs;
  5. er sprake is van een merk dat overlapt met andere intellectuele eigendomsrechten, zoals het modelrecht en het octrooirecht. De wet omschrijft dit als volgt: een vorm of een ander kenmerk van een product (zoals bijvoorbeeld een geluid) kan geen merk zijn als het (1) door de aard van de waar is bepaald, (2) een wezenlijke waarde aan de waar geeft, of (3) noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen. In veel gevallen mist een dergelijke vorm of kenmerk ook onderscheidend vermogen;
  6. er sprake is van een merk dat in strijd is met openbare orde en goede zeden;
  7. er sprake is van een merk dat gedurende vijf jaar niet normaal werd gebruikt;
  8. er sprake is van een merk dat verwijst naar een beschermde geografische aanduiding, een traditionele aanduiding voor wijn, of een gegarandeerde traditionele specialiteit;
  9. er sprake is van een merk dat sterk lijkt op een oudere beschermde naam voor een plantenras;
  10. er sprake is van een merk dat te kwader trouw is aangevraagd;
  11. er sprake is van een merk dat werd aangevraagd door een agent (een gemachtigde of een vertegenwoordiger) op eigen naam en zonder toestemming van zijn opdrachtgever.

Je kunt bij BOIP alleen de doorhaling aanvragen van een Beneluxmerk of een internationaal merk met bescherming in de Benelux. Doorhaling van een Uniemerk moet worden gevraagd bij EUIPO.

Hoe?

Het opstarten en doorlopen van een doorhalingsprocedure is een complex juridisch proces. Er zijn ook kosten aan verbonden. Het is daarom belangrijk dit proces zorgvuldig en correct uit te voeren. Een expert op het gebied van intellectuele eigendom, bijvoorbeeld een IE-professional, kan dit voor je verzorgen. Meer over doorhalingsprocedure starten door IE-professionals

Minimale vereisten

Wij kunnen je doorhalingsverzoek pas in behandeling nemen als de kosten zijn betaald.

Daarnaast moet je bij het indienen van het verzoek tot doorhaling duidelijk aangeven:

  • Wie de verzoeker is. Dit kan zowel een fysiek persoon als een bedrijf zijn. Je kunt ook een doorhalingsprocedure starten als je een licentie hebt op een merk. Hiervoor heb je toestemming nodig van de eigenaar (houder) van het merk. Je gegevens moeten exact overeenkomen met de gegevens zoals vermeld in het register;
  • Van welk merk de doorhaling wordt gevraagd;
  • Op basis van welke grond(en) de doorhaling wordt gevraagd.

Beslissing

Als wij een verzoek tot doorhaling hebben onderzocht, dan volgt zo snel mogelijk een beslissing.

Mogelijke gevolgen

1. De verzoeker krijgt gelijk.

  • Wordt de verzoeker helemaal in het gelijk gesteld? Dan wordt het merk uit het register gehaald of doorgehaald voor die producten en diensten waarvoor verzoeker doorhaling heeft gevraagd. De verweerder betaalt in dit geval het basistarief van de doorhalingsprocedure (1.420 euro) aan de verzoeker;
  • Wordt de verzoeker gedeeltelijk in het gelijk gesteld? Dan blijft het merk van de verweerder voor slechts een deel van de producten en diensten in het register staan. Er wordt niets verrekend tussen beide partijen.

2. De verweerder krijgt gelijk.

  • Wordt de verzoeker helemaal niet in het gelijk gesteld? Dan wijzen wij het verzoek tot doorhaling af en blijft het merk van de verweerder in het register ingeschreven. De verzoeker betaalt bovendien het basistarief van de doorhalingsprocedure (1.420 euro) aan de verweerder;
  • Wordt de verzoeker gedeeltelijk in het gelijk gesteld? Dan blijft het merk van de verweerder voor slechts een deel van de producten en diensten in het register staan. Er wordt niets verrekend tussen beide partijen.

De partijen regelen de betaling van het bedrag van 1.420 euro onderling; dit verloopt nadrukkelijk niet via BOIP. De kostenverwijzing vormt executoriale titel, of met andere woorden: een deurwaarder kan de doorhalingsbeslissing van BOIP uitvoeren en dus op basis van de beslissing de betaling innen in naam van de verzoeker ofwel de verweerder.

Formulier aan het laden...

Volg ons op LinkedIn

Tips en inspiratie voor ondernemers.